“卡斯特”商标10余年纠纷启示录

　　2016年1月11日，最高人民法院的再审判决曾为“卡斯特”系列案件画上了一个句号。然而，近期一封李道之致最高人民法院的公开信在网络上开始流传，使得“卡斯特”案件再次进入公众视线。“卡斯特”案件持续10余年之久，最高人民法院对“卡斯特”案件的裁判结果将具有深远的影响，为以后类似案件的事实认定、法律适用、裁判尺度的衡量提供了重要参考依据。

　　案情介绍

　　1997 年6月2日，班提公司成立。

　　1998年9月7日，温州五金交电化工（集团）公司酒类分公司提出1372099号“卡斯特”商标注册申请。

　　1999年4月16日，廊坊红城堡酿酒有限公司动工建设，欧洲第一大葡萄酒厂商法国Castel公司以投资建厂方式入华。

　　2000年3月7日，第1372099号“卡斯特”商标被商标局核准注册，经续展有效期至2020年3月6日。

　　2001年9月3日，法国Castel公司联手张裕公司成立烟台张裕卡斯特公司，但并没有申请“张裕卡斯特”商标。

　　2002年4月25日，经商标局核准，李道之受让第1372099号“卡斯特”商标。

　　2005年7月8日，法国Castel公司对第1372099号“卡斯特”商标提出“撤三”申请，商标局予以受理。

　　2005年8月16日，李道之与班提公司就第1372099号“卡斯特”商标的许可使用事宜签订了商标许可合同，约定许可期限为2005年8月16日至2010年3月1日。2010年2月2日，双方再次达成协议将许可期限延长至2020年3月6日。

　　2006年7月27日，因地址改变，李道之未在法定期限内提交其使用“卡斯特”商标的证据材料，商标局决定撤销第1372099号“卡斯特”商标，并予以公告。

　　2006年，李道之发现商标被撤，遂向商标评审委员会提起撤销复审。

　　2007年4月25日，李道之与法国Castel公司的关联公司深圳卡斯特公司签署《意向书》，深圳卡斯特公司拟以100万元的价格受让包括“卡斯特”商标在内的一系列商标，但最终未果。

　　2007年10月8日，商标评审委员会作出第8357号撤销复审决定书，撤销商标局的决定，“卡斯特”商标予以维持。

　　2007年12月，法国Castel公司曾与李道之协商以100万欧元的价款受让李道之名下包括“卡斯特”商标在内的一系列商标，最终协商未果。

　　2008年4月8日，北京市第一中级人民法院作出（ 2008 ）一中行初字第40号行政判决书，判决维持商标评审委员会作出的第8357号撤销复审决定。

　　2008年2月26日，李道之以深圳卡斯特公司未履行付款义务构成根本违约为由，向深圳卡斯特公司发送了解除《意向书》专函，并经公证机构公证。

　　2008年11月14日，北京市高级人民法院作出（2008）高行终字第509号行政判决书，维持（ 2008 ）一中行初字第40号行政判决。

　　2011年12月17日，最高人民法院作出（2010）知行字第55号行政裁定书，裁定驳回法国Castel公司的再审申请，李道之“卡斯特”商标予以维持。

　　2008年12月24日，法国Castel公司又就“卡斯特”商标向商标评审委员会提出了商标争议申请，商标评审委员会于2010年5月4日裁定维持“卡斯特”商标注册。

　　2008年，李道之在班提公司的基础上成立上海卡斯特酒业公司，并使用中文商标“卡斯特”。

　　2009年10月23日，李道之向温州市中级人民法院起诉法国Castel公司及其中国代理商，认为其2006年、2007年销售的产品在背标上使用了“法国卡斯特”“法国卡斯特出品”等字样，侵犯了其“卡斯特”商标权并构成不正当竞争。

　　2012年4月10日，温州市中级人民法院作出一审判决，判令法国Castel公司及其中国经销商停止使用“卡斯特”商标，判令其赔偿班提公司和李道之3373万元，随后法国Castel公司向浙江高院提起上诉。

　　2012年6月26日，商标局认定李道之拥有的“卡斯特”商标为驰名商标。

　　2013年3月22日，法国Castel公司在法国驻华使馆对外宣布全面启动“卡思黛乐”中文商标，并将公司的中文译名由“法国卡斯特兄弟简化股份有限公司”更名为“法国卡思黛乐兄弟简化股份公司”。

　　2013年7月16日，浙江高院二审判决维持原判，法国Castel公司回应称不服判决，向最高人民法院提起再审申请。

　　2016年1月11日，最高人民法院作出再审判决，判令法国Castel公司最终赔偿李道之、班提公司50万元人民币。此判决为终审判决。

　　2016年8月2日，针对烟台张裕卡斯特酒庄有限公司提出的确认不侵权之诉，李道之发布致最高人民法院的公开信，认为“张裕·卡斯特酒庄”侵犯“卡斯特”商标权。

　　以上是“卡斯特”案件的大致发展过程，从2005年法国Castel公司申请撤销李道之“卡斯特”商标，到2016年最高人民法院作出再审判决，双方纠纷持续10余年，整个过程涉及多个有争议的话题并富有一定戏剧性。“卡斯特”案件给知识产权理论界、实务界以及企业知识产权管理带来了一系列有价值的启示。

　　启示一：外企应确定品牌对应的中文音译名称，并及时在中国进行中文商标注册，对于已有在先商标，应合理避让并谨慎使用。

　　众所周知，知识产权具有严格的地域性特点，即各国主管机关依照其本国法律授予的知识产权，只能在其本国领域内受法律保护。商标的注册和保护同样具有地域性，只有在本国注册了商标，才能受到本国法律保护。在商标界有一句广泛传播的谚语，即“市场未动，商标先行”，这里的“市场”不仅仅局限于本国市场，也包括国际市场。对于这句话，想要实际执行对企业来说并不是那么容易，包括一些知名外企可能也做不到，商标法律意识仍然淡薄。

　　本案中，法国Castel公司自从1999年入华投资建厂以来，曾先后使用过“卡思特”“卡斯特”“卡斯代尔”等名称作为其“Castel”的中文音译名称。2002年8月2日，法国Castel公司在葡萄酒上面申请了“CASTEL”商标，遗憾的是，法国Castel公司并没有及时确定“CASTEL”的中文音译名称并进行商标注册。这就为日后使用“卡斯特”商标埋下了隐患。

　　同时，在本案中，法国Castel公司入华的时间要晚于1372099号“卡斯特”商标申请时间，法国Castel公司完全可以通过商标在先查询发现这件商标，从而预见到继续使用“卡斯特”商标带来的法律风险，进而进行规避，将法律风险降到最低。然而从后面的进程可发现，法国Castel公司并没有及时规避使用“卡斯特”商标，虽然其在2005年提出了“卡斯特”商标申请，但无疑要被驳回。

　　最高人民法院在再审判决中认定：由于“卡斯特”系李道之的注册商标，在双方当事人未就商标转让或者转让磋商期间使用事宜达成协议的情形下，法国Castel公司、深圳卡斯特公司明知该商标存在纷争，仍然在该葡萄酒产品相关报关单据中使用该商标，未尽到合理避让他人注册商标的义务，该种使用行为侵犯了李道之对“卡斯特”商标的专用权。

　　对于外企而言，在其本国市场主要是使用英文等外文商标，但是进入中国市场之后就要入乡随俗，因为中国消费者识别商品与服务来源更多依据的是中文商标。随着经济全球化的发展，中国市场已经成为外企国际化必不可少的组成部分，但很多外企在中国只申请了英文商标，而没有及时申请中文商标，导致品牌在进入中国后使用中文商标遇到障碍，最后不得不更换中文商标。例如法国奢饰品牌“HERMES”、韩国第一大化妆品集团爱茉莉太平洋旗下知名品牌“Hera”、美国“New Balance”都遇到此类问题。外企应该在没有进入中国之前即确定品牌对应的中文音译名称，并及时进行商标注册。进入中国市场之后，对于已有在先商标，应做到合理避让谨慎使用，商标权是法律赋予的一项强权，外企想要以合法使用中文音译名称来对抗商标权是不可行的。不要存在侥幸心理，对法律的轻视势必带来严重的法律后果。

　　启示二：商标侵权案件中主观恶意的认定标准

　　在商标侵权案件中，主观和客观行为的认定对案件定性及赔偿有着重要意义。本案中，法国Castel公司在商品包装、报关文件等上面使用“卡斯特”商标，构成商标法意义上的使用，客观上已侵犯李道之的商标权。但是在主观认定上，最高人民法院和一、二审法院有着不同观点。

　　一、二审法院认定：法国Castel公司认为其系世界知名的葡萄酒制造商，具有相当的知名度，不具有使用“卡斯特”商标、混淆商品来源的主观意图。法院认为，诚然，法国Castel公司在国内外具有相当的知名度，在中国市场的销售规模也非常庞大，但自2005 年以来，法国Castel公司就“卡斯特”商标先后提出撤销申请、提起商标争议程序，期间还与李道之就“卡斯特”商标的转让事宜进行过磋商，这已经足以证明法国Castel公司明知“卡斯特”商标存在且至今有效的事实。由此可以认定法国Castel公司明知以商标方式或者作为字号突出使用“卡斯特”字样可能会侵害李道之的商标权，故其关于善意使用的抗辩不能成立。

　　最高人民法院认定：首先，根据一、二审法院查明的事实，现没有证据证明李道之等对法国Castel公司、深圳卡斯特公司的被诉侵权行为提出异议。此外，在北京市高级人民法院作出二审判决后，深圳卡斯特公司即停止了对该标识的使用，在我最高人民法院作出驳回再审裁定后，法国Castel公司放弃了对“卡斯特”中文企业名称的使用，因此从使用时间期间上难以认定法国Castel公司和深圳卡斯特公司有侵害“卡斯特”商标权的故意。其次，从法国Castel公司、深圳卡斯特公司的使用行为看。由于“卡斯特”同时是深圳卡斯特公司、法国Castel公司的企业字号，法国Castel公司的商标“CASTEL”音译为“卡斯特”具有一定的合理性，加之双方当事人曾就“卡斯特”中文商标归属进行磋商。在没有证据证明李道之等明确反对该种使用方式的情况下，难以认定法国Castel公司、深圳卡斯特公司前述使用行为具有恶意。再次，所有的酒都在法国酿造、灌装，而且正面及背面酒标也都在法国生产、粘贴，据此可以认定法国Castel公司并无与李道之的“卡斯特”商标相混淆的故意。

　　而在另一起备受关注的“新百伦”商标侵权案件中，虽然有着和“卡斯特”案件相似的情形，但在主观恶意的认定上却有所不同。“新百伦”案件中，广东省高级人民法院认定：新百伦公司在其关联公司新平衡公司对“新百伦”商标提出的异议被商标局裁定不成立的情况下，明知或者应知周乐伦对“百伦”“新百伦”商标享有权利，但其仍在标识及宣传其产品时持续地、广泛地使用“新百伦”字样，无视他人商标权的存在和中国商标法的相关规定，侵权主观故意明显。

　　两个案件中主观恶意认定的区别在于，“卡斯特”案件中，在北京市高级人民法院和最高人民法院关于“卡斯特”商标“撤三”案件裁决后，法国Castel公司即停止了使用“卡斯特”商标和企业名称。据此并结合其他因素综合考量后，最高人民法院认定法国Castel公司不具有主观恶意。“新百伦”案件中，新百伦公司在异议被驳回后，并没有及时停止相关行为，仍然持续地、广泛地使用“新百伦”字样，主观上无视他人商标权和中国商标法，据此法院认定具有明显的主观恶意。

　　由此可知，商标侵权案件中，主观恶意的认定并不是孤立的，而是综合考量当事人的每一个民事行为，当事人应该谨慎约束自己的行为方式。并根据行政程序、谈判磋商的过程、相关程序结果对其利弊程度，不断调整自己的策略和行为方式。只有以“诚实信用”的民事行为准则为基础，合理约束自己的行为方式，才有可能在侵权赔偿数额判定中占据一定优势。

　　启示三：商标“撤三”案件中商标“合法使用”的认定标准

　　使用是商标的灵魂所在，使用对于商标权保护范围的确定、侵权赔偿数额的判定至关重要。在商标“撤三”案件中，商标使用应为商业性使用，同时应满足公开、真实、合法三要件，商标才有可能不被撤销。在“卡斯特”商标“撤三”案件中，商标是否合法使用是争议的一个主要焦点。

　　法国Castel公司认为，商标法规定的“3年不使用”中的商标使用仅指“合法使用”，而不包括“违法使用”。在本案中，《中华人民共和国进出口商品检验法》等法律对进口、销售葡萄酒产品作了强制性、禁止性规定，根据这些规定，班提公司如果要在国内进口并销售葡萄酒，必须经过必要的检验和审核程序，并取得相关证书。李道之并未提供任何证据证明班提公司具有合法进口及销售的资格，并未提供任何证据证明其进口的葡萄酒取得了上海市相关行政部门出具的批发和零售许可证，并未提供任何证据证明其销售的葡萄酒的质量合格。因此，李道之对“卡斯特”商标的使用属于违法使用，非法销售过程中产生的发票显然不能作为争议商标合法使用的证据。

　　最高人民法院则认为：由于本案的争议商标为注册商标，故对其使用的审查应以商标法实施条例第三条的规定为法律依据，商标的使用符合该条规定的，应视为商标法意义上的使用。法国Castel公司提出的班提公司销售“卡斯特”干红葡萄酒时尚未取得《进出口食品标签审核证书》的问题，属对进口商品销售管理的问题，与商标的使用及合法使用无关，应由进口商品管理的相关法律、法规给予调整。

　　商标合法使用指的是商标使用要符合法律规定，但商标法对应符合何种法律规定并没有予以明确，在实践中，最高人民法院关于“合法使用”的认定标准曾经有过改变。

　　在“康王”商标“撤三”案件中，最高人民法院认为商标法（2001）第四十四条第（4）项规定的“使用”，应该是商标在商业活动中进行的公开、真实、合法的使用，判断商标使用行为合法与否的法律依据，不限于商标法及其配套法规。经营者在违反法律法规强制性、禁止性规定的经营活动中使用商标的行为，不能认定为商标法规定的使用行为。

　　在“卡斯特”商标“撤三”案件中，最高人民法院对合法使用的认定标准之所以有所改变，还是要回归到商标法（2001）第四十四条第（4）项的立法本意上来，该条款的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的。笔者认为，最高人民法院在“卡斯特”商标“撤三”案件中对合法使用的认定更具有合理性，“康王”商标“撤三”案件中对合法使用的认定过于严格，商标“撤三”制度在于促进商标使用，而不是管理如何使用，如果使用过程中有瑕疵，或者违反了其他法律法规的规定，可以由相关主管部门予以处罚规制，但这显然不属于商标法第四十四条第（4）项所要调整的范围。

　　启示四：赔偿数额的确定标准

　　商标法（2001）第五十六条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”

　　“卡斯特”商标侵权诉讼中，温州中院、浙江高院两级法院的判决结果都是判令法国Castel公司赔偿李道之、班提公司3373万元。最高人民法院再审判决最终将判赔数额从3373万元改判为50万元。最高人民法院的改判思路和依据主要有以下几点。

　　1.一、二审法院判决高额赔偿的依据不被认可，无法可依

　　首先，张裕公司、建发公司非本案当事人，其与本案亦无法律上的利害关系，亦与法国Castel公司、深圳卡斯特公司属于不同的市场经营主体，在没有确切证据证明的情况下，以该两公司利润率推定法国Castel公司、深圳卡斯特公司利润率，没有事实和法律依据。其次，根据法律规定，侵害商标专用权的赔偿数额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，即赔偿数额应当与侵权行为之间具有直接的因果关系。特别是法国Castel公司、深圳卡斯特公司并无侵犯李道之、班提公司商标权的主观恶意的情况下，李道之、班提公司要求以法国Castel公司和深圳卡斯特公司所获得的利益作为计算赔偿数额的依据，其应当证明法国Castel公司和深圳卡斯特公司所获得的利益与侵权行为之间的因果关系，即该获益系因侵害其商标权而直接获得。根据本案证据，难以认定法国Castel公司和深圳卡斯特公司所获得的利益全部系侵害李道之、班提公司商标权所致。再次，在本案中，李道之、班提公司并未举证证明其因为法国Castel公司、深圳卡斯特公司之行为所受到的损失。最后，李道之、班提公司作为权利人，在有法律、司法解释明确规定可以依权利人利润率为计算依据的情况下，并未向法院提交其利润率。

　　由此，最高人民法院认为请求以与本案无任何法律上利害关系的案外人的利润率作为计算赔偿数额的依据，无事实和法律依据，不予支持。

　　2.赔偿数额的具体确定

　　根据商标法（2001）第五十六条的规定，最高人民法院认为在本案中，确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉，商标许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

　　首先，最高人民法院认为根据双方当事人之间的历史纠葛及谈判过程，本案中难以认定法国Castel公司使用“卡斯特”的目的是搭“卡斯特”商标之便车，加之双方当事人之间就“卡斯特”商标的相关行政程序、诉讼程序及磋商过程，使得本案不是一般意义上的侵犯注册商标专用权纠纷。

　　其次，判定赔偿数额时，被诉侵权人的使用方式等是否具有恶意是应该着重考虑的因素。关于主观恶意认定在前述启示二部分已经有所论述，在此不再赘述。最高人民法院认为根据现有的证据，难以认定法国Castel公司、深圳卡斯特公司在其生产销售的葡萄酒标签上使用“卡斯特”标识具有主观恶意。

　　再次，需要考虑“卡斯特”商标的使用及知名度情况以及法国Castel公司的知名度情况。根据最高人民法院“撤三”案件再审裁定书可以认定“卡斯特”商标进行了公开、真实、合法的使用，但结合李道之在该案中提交的相关证据，难以证明李道之、班提公司在被诉侵权行为发生之前，对“卡斯特”商标进行了大规模的使用及宣传行为。亦不能证明在本案被诉侵权行为发生之时，“卡斯特”商标具有较高的知名度。相反，根据查明的事实及现有证据，可以证明法国Castel公司生产的葡萄酒在被诉期间具有较高的知名度。

　　最后，考虑“卡斯特”商标许可费情况，李道之提供的商标许可合同中并无相关许可费条款。

　　综上，结合本案事实并考虑商标权人使用商标的情况、双方当事人就诉争商标的措施情况、侵权行为的性质、期间、后果等因素，最高人民法院酌情确定本案赔偿数额为50万元。

　　总结

　　虽然最终的赔偿数额从3373万元变成了50万元，法国Castel公司避免了高额赔偿，但纠纷带给法国Castel公司的负面影响是不可估量的，“卡斯特”案件也给企业界上了一堂生动的知识产权课。企业应该谨遵法律规定，审慎行使手中的知识产权，降低商业交易中的法律风险。同时，最高人民法院在“卡斯特”案件中对于商标使用、主观恶意、赔偿标准等问题的认定对以后类似案件的审理有着重要的指导意义。