徐新明律师代理的全自动淘洗磁选机专利无效行政纠纷案胜诉

提要：

石家庄金垦科技有限公司（以下简称金垦公司）拥有一项“全自动淘洗磁选机”实用新型专利（以下简称本专利），申请日为2008年3月17日。

针对本专利，沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称隆基公司）于2016年6月17日向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。金垦公司于2016年11月8日提交了修改后的权利要求。专利复审委员会经审理后于2017年2月17日作出第31484号无效宣告请求审查决定，在修改后的权利要求基础上继续维持该专利权有效。

2019年，隆基公司针对本专利又提出两次无效宣告请求，国家知识产权局经审理后于2020年12月29日作出第47496号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利权全部无效。

金垦公司委托徐新明律师向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定。北京知识产权法院于2021年4月1日受理此案，于2022年5月6日开庭审理，于2022年9月28日作出（2021）京73行初5146号行政判决，驳回原告金垦公司的诉讼请求。

徐新明律师代理金垦公司向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年11月23日受理此案，于2023年2月17日开庭审理，于2023年11月22日作出（2022）最高法知行终820号行政判决。最高人民法院认为，由于采用不同的证据具体结合方式评价创造性可能得出不同的结论，故如果国家知识产权局从无效宣告请求人罗列的证据中自行选取证据结合方式，则超出了无效宣告请求的范围，既违反请求原则，亦违反听证原则，程序违法。最终，最高人民法院判决撤销北京知识产权法院（2021）京73行初5146号行政判决及国家知识产权局第47496号无效宣告请求审查决定，责令国家知识产权局就隆基公司针对上述专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

一、关于本专利及本案的各方当事人

（一）关于请求人隆基公司

隆基公司成立于2005年，位于辽宁省沈阳市，是一家以从事专用设备制造业为主的上市公司，注册资本11217.6万元。

（二）关于金垦公司及本专利

金垦公司成立于2009年，位于河北省石家庄市，是一家专业的电磁选矿设备制造商，具有完整的产品研发、制造、销售、技术服务体系，其生产的全自动淘洗磁选机已达到国际先进水平，不仅在国内拥有超过90%的市场占有率，还出口至其他国家和地区。

河北昌辉机电设备有限公司（以下简称昌辉公司）是金垦公司的前身，其名下拥有一项专利号为200820076534.2、名称为“全自动淘洗磁选机”的实用新型专利（即本专利），申请日为2008年3月17日，授权公告日为2009年3月11日。2015年6月26日，昌辉公司将上述专利权转让给金垦公司。

本专利是一种新型全自动淘洗磁选机。所谓全自动淘洗磁选机，是在水的切割力、冲击力、浮力和电磁场力的共同作用下，将矿物质中含铁的强磁性颗粒与含铁较少或不含铁的弱磁性及非磁性杂质相分离，最终形成精矿。

二、隆基公司针对本专利提出第一轮无效宣告请求

2016年6月17日，隆基公司针对本专利首次提出无效宣告请求，主要理由为本专利不具备创造性。

本专利共有五项权利要求：

1. 一种全自动淘洗磁选机，其基本结构包括：内、外筒体组成洗选筒，内筒体连通顶部倾斜设置的尾矿溢流槽，溢流槽上方设置圆柱形给料器，给料器侧面连通给料管，给料器下部沿洗选筒轴线设置落料管，内、外筒体之间设置励磁线圈，磁选筒底部设置连通内筒体的精矿出口，其特征在于：洗选筒底部设置环绕洗选筒的圆环状进水环，进水环内侧开放、连通内筒体，沿进水环内腔切线方向设置进水管，洗选筒内筒体顶部出口设计为截面逐渐增大的倒置圆台结构。

2.根据权利要求1所述的全自动淘洗磁选机，其特征在于所述洗选筒内筒体顶部出口面积为内筒体截面积的1-3倍。

3. 根据权利要求1所述的全自动淘洗磁选机，其特征在于所述洗选筒中部自落料管下端至进水环位置，设置一根与落料管同轴的圆柱形平衡柱。

4.根据权利要求3所述的全自动淘洗磁选机，其特征在于所述平衡柱直径与落料管直径相等。

5. 根据权利要求1所述的全自动淘洗磁选机，其特征在于所述给料器的给料管进口沿给料器内腔切线方向设置。

在口头审理过程中，金垦公司当庭提交了权利要求书的修改文本，删除了授权公告的权利要求1、2、5，对权利要求3、5的序号做适应性调整后作为新的权利要求1、2。修改后的权利要求书全文如下：

1. 一种全自动淘洗磁选机，其基本结构包括：内、外筒体组成洗选筒，内筒体连通顶部倾斜设置的尾矿溢流槽，溢流槽上方设置圆柱形给料器，给料器侧面连通给料管，给料器下部沿洗选筒轴线设置落料管，内、外筒体之间设置励磁线圈，磁选筒底部设置连通内筒体的精矿出口，其特征在于：洗选筒底部设置环绕洗选筒的圆环状进水环，进水环内侧开放、连通内筒体，沿进水环内腔切线方向设置进水管，洗选筒内筒体顶部出口设计为截面逐渐增大的倒置圆台结构；所述洗选筒中部自落料管下端至进水环位置，设置一根与落料管同轴的圆柱形平衡柱。

2. 根据权利要求1所述的全自动淘洗磁选机，其特征在于所述平衡柱直径与落料管直径相等。

2017年2月17日，专利复审委员会作出第31484号无效宣告请求审查决定（以下简称第31484号无效决定），在专利权人2016年11月8日提交的权利要求1、2的基础上继续维持该专利权有效。

第31484号无效决定认为：“本专利通过将圆柱形平衡柱设置于落料管和进水环之间的位置，结合进水管沿进水环内腔切线方向设置的环形进水环、洗选筒内筒体的截面逐渐增大的倒置圆台结构的出口的技术特征，整体解决了水压或矿量发生扰动时产生的溢流面不稳定、原工作状态易被破坏的技术问题，为本专利带来了有益的技术效果。”

三、金垦公司起诉隆基公司侵权并索赔两千多万元，隆基公司针对本专利提出第二轮无效宣告请求，国家知识产权局以不具备创造性为由宣告本专利权全部无效

（一）隆基公司针对本专利提出第二轮无效宣告请求

2019年6月，金垦向石家庄市中级人民法院起诉隆基公司侵犯上述专利权，索赔约2400万元。石家庄市中级人民法院受理立案。嗣后，隆基公司提出管辖权异议，并针对本专利提出第二轮无效宣告请求。

隆基公司于2019年8月26日向国家知识产权局提出无效宣告请求，理由是本专利权利要求1-2不具备创造性，不符合专利法第22条第3款之规定。

国家知识产权局受理了上述无效宣告请求，同时成立合议组对本案进行审查。合议组成员为：魏屹（组长），谢杨（主审员），李华（参审员）。

隆基公司分别于2019年8月26日、2019年9月23日、2020年6月24日、2020年7月15日提交了意见陈述书，并先后提交了23份证据。

（二）合议组从请求人提交的现有技术证据中自行选择四份证据加以组合，认定本专利不具备创造性，宣告本专利权全部无效

2020年7月16日，合议组以远程的方式对本案进行口头审理。2020年12月29日，国家知识产权局作出第47496号无效宣告请求审查决定（即被诉决定），认为：本专利权利要求1的技术方案相对于证据2、证据3、证据12、证据19和公知常识的结合不具有实质性特点和进步，不具备创造性。国家知识产权局据此决定：宣告本专利权全部无效。

合议组从请求人提交的现有技术证据中自行选择了以下证据加以组合，进而认定本专利不具备创造性：

证据2：授权公告号为CN2666558Y、授权公告日为2004年12月29日的中国实用新型专利文件。

证据3：授权公告号为CN2642401Y、授权公告日为2004年9月22日的中国实用新型专利文件。

证据12：授权公告号为CN2836920Y、授权公告日为2006年11月15日的中国实用新型专利文件。

证据19：授权公告号为CN1428203A、授权公告日为2003年7月9日的中国发明专利申请公开文件。

被诉决定将证据2作为最接近的现有技术，认定本专利权利要求1限定的技术方案与证据2相比存有如下区别特征：

（1）是否设置外筒体，本专利的磁选机还包括外筒体，内、外筒体组成洗选筒，且励磁线圈设置在内外筒体之间，证据2中未明确是否包含外筒体。

（2）给料管的设置位置不同，本专利的给料管连通在给料器侧面，而证据2的给矿管1设置在给矿斗2的上方。

（3）是否设置进水环，本专利洗选筒底部设置环绕洗选筒的圆环状进水环，进水环内侧开放、连通内筒体，沿进水环内腔切线方向设置进水管，而证据2中仅公开通过切线给水管进水，未公开设置进水环。

（4）是否设置平衡柱，本专利洗选筒中部自落料管下端至进水环位置，设置一根与落料管同轴的圆柱形平衡柱，而证据10中未设置平衡柱。

四、金垦公司向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销被诉决定，法院经开庭审理后判决驳回原告金垦公司的诉讼请求

（一）被诉决定程序和实体均有错误，金垦公司将国家知识产权局诉至北京知识产权法院

金垦公司不服国家知识产权局第47496号无效宣告请求审查决定（即被诉决定），决定委托中国知识产权律师网首席律师徐新明向北京知识产权法院提起诉讼。

徐新明律师经认真研究本专利、隆基公司提交的请求书、意见陈述书及现有技术证据，发现被诉决定无论是在程序方面还是在实体方面均存在明显的错误：就程序而言，被诉决定以隆基公司未提出的证据组合评价本专利的创造性，违反请求原则和听证原则，程序违法；就实体而言，被诉决定将区别技术特征的整体技术效果予以切割，将不同现有技术中的零散技术特征或技术特征的局部简单拼凑，强行认定现有技术存在技术启示，进而错误认定本专利不具备创造性。

鉴此，徐新明律师团队（以下简称代理律师）代理金垦公司于2021年3月向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院判令撤销被告国家知识产权局作出的第47496号无效宣告请求审查决定；责令被告国家知识产权局针对第三人沈阳隆基电磁科技股份有限公司就专利号为200820076534.2、名称为“全自动淘洗磁选机”的实用新型专利所提无效宣告请求重新作出审查决定。

起诉的主要事实和理由：

1.被告国家知识产权局超越职权，以无效请求人未提出的证据组合评价涉案专利的创造性，违反请求原则和听证原则

被告在其作出的被诉决定中，使用了以证据（D）2作为最接近的现有技术，结合证据12、证据3、证据19和公知常识给出的技术启示，否定了涉案专利的创造性。然而，无效请求人在整个无效过程中均未提出以D2+D12+D3+D19+公知常识的证据组合方式来评价权利要求1的创造性。因此，被诉决定使用了请求人未曾提出过的证据组合方式，违反了请求原则和听证原则。

2.已生效的第31484号决定在认定本专利整体具有有益技术效果的基础上，认定本专利权利要求具备创造性，对被告有拘束力

已经生效的第31484号决定将“自落料管下端至进水环位置设置一根与落料管同轴的圆柱形平衡柱”“切向设置进水管”“环形进水环”“截面逐渐增大的倒置圆台结构”等作为一组关联技术特征综合考虑，客观考量其协同作用和有机联系，进而认定本专利“整体上解决了水压或矿量发生扰动时产生的溢流面不稳定、原工作状态易被破坏的技术问题，为本专利带来了有益的技术效果”，从而具有创造性。

第31484号决定对本案被告具有拘束力。

3.被诉决定将本专利解决技术问题的完整技术手段割裂，忽略了区别技术特征的整体技术效果

本专利中，切向进水（沿进水环内腔切线方向设置进水管）、环缝喷水（进水环内侧开放、连通内筒体）、自落料管下端至进水环位置设置平衡柱，三者之间紧密联系、相互依存，构成了一个完整的技术手段：通过协同作用共同解决相关技术问题、产生整体的技术效果，在将本专利与最接近现有技术（证据2）进行对比时，应当将三者作为一个关联技术特征予以整体考虑。然而，被诉决定将完整的技术手段割裂，切断三者之间的紧密联系，无视其相互依存、协同作用共同解决相关技术问题的事实，将三者拆分为不同的区别特征，这种认定严重违背创造性评判的基本原则。

4.被诉决定将本专利的技术特征碎片化，将散落于不同现有技术中的零散技术特征或技术特征的局部简单拼凑在一起，强行认定现有技术中存在技术启示

（1）证据3并未公开环缝供水方式，也没有给出相应的技术启示，被诉决定认定事实不清，适用法律错误。

（2）证据19并未公开平衡柱，也没有给出相应的技术启示，被诉决定认定事实不清，适用法律错误。

综上，被告违反请求原则和听证原则，程序违法。被诉决定先入为主，将本专利解决技术问题的完整的技术手段割裂，切断技术特征之间的有机联系，从而错误认定区别特征。被诉决定将技术特征碎片化，将散落于不同现有技术中的似是而非的零散技术特征或技术特征的局部简单拼凑在一起，强行认定现有技术中存在技术启示。被诉决定认定事实不清，适用法律错误，应予撤销。

2021年4月1日，北京知识产权法院受理本案，案号为（2021）京73行初5146号，合议庭组成人员为：赵明法官（审判长）及两名陪审员。

（二）北京知识产权法院合议庭先入为主地认定被告国家知识产权局作出被诉决定的程序合法，继而错误认定本专利不具备创造性，判决驳回原告的诉讼请求

1.一审法官对于本案程序问题的认定先入为主

2021年10月13日，北京知识产权法院通过12368向原告金垦公司的代理律师发送信息：您在北京知识产权法院的石家庄金垦科技有限公司与国家知识产权局其他一案因案情疑难、复杂，审理期限延长6.0个月，请您知晓！

由此可见，本案属于疑难、复杂案件，以至于法院需要延期审理。

2022年5月6日上午9:30，北京知识产权法院线上公开审理本案。庭审甫一开始，合议庭两位陪审员即关闭话筒，全程静默，庭审由审判长赵明法官主持。

当金垦公司代理律师宣读完毕起诉状，赵明法官就开门见山地问金垦公司是否继续坚持有关被告程序违法的主张，金垦公司代理律师对于赵明法官的询问颇感疑惑，回答称坚持，赵明法官随即表明自己的观点：被告作出被诉决定的程序合法。

本案尚未经审理，更未经合议庭合议，赵明法官就先行表明自己的意见，这是典型的先入为主。一审合议庭（准确的说是赵明法官）程序违法。

2.一审法官偏离中立立场，对于本案实体问题的审理明显违法

（1）一审法官对于本专利及现有技术缺乏基本了解

当庭审进入实体审理阶段，当谈及本专利的技术方案时，赵明法官突然冒出一句：“内筒体不是实心的吗？”赵明法官的问话令人吃惊！前已述及，因本案属于复杂、疑难案例而延期审理，作为主审法官应在本案开庭前阅读过本专利的说明书和权利要求书。本专利说明书明确记载：“洗选筒中部自落料管下端至进水环位置，设置一根与落料管同轴的圆柱形平衡柱，不但可平稳上升水流，同时也挤占磁场作用的盲区，使磁场对矿粉的磁力作用力更加均匀。”

从上述内容不难看出，内筒体内部既设置有平衡柱，又有上升的螺旋水流，当然是空心的。

当金垦公司代理律师作出如上答复后，结果赵明法官又质疑：水自身有重力，难道不是往下流吗？下边有出口，水应该从下边出口流出去才对。

金垦公司代理律师解释说下边是精矿出口，且安装有电动阀门，螺旋水流整体是上升的，从尾矿出口流出。但赵明法官仍然坚持自己的观点。

无奈之下，金垦公司代理律师只好提示赵明法官，这个问题可以参考隆基公司提供的现有技术，证据2说明书第3页第5-6行记载：“其目的是为了弥补磁选柱中心区域上升水流速度相对周边较低的不足。”证据3说明书第5页第2-3行记载：“水从水环9内外两侧的斜通孔喷出后在内选别区16及外选别区17内螺旋旋转上升”。

赵明法官这才作罢，不再坚持其观点。

上述情形表明，截至本案开庭时，赵明法官对于本专利及现有技术缺乏最起码的了解。

（2）赵明法官全然不顾司法礼仪，对金垦公司态度极为恶劣，且限制金垦公司正常发言

被诉决定认定，区别技术特征（3）中的环缝供水已被证据3中的斜通孔公开。对此，金垦公司代理律师认为，本专利中的环缝和证据3中的斜通孔具有本质的区别。金垦公司代理律师欲将证据3中的“斜通孔供水”和本专利的“环缝供水”进行对比说明二者之间的区别，刚说出：“证据3……”，赵明法官即厉声呵斥：“你不要提证据3！”

赵明法官的话令人愕然——被诉决定正是引用证据3否定了本专利的“环缝供水”，被诉决定认为证据3中的“斜通孔供水”公开了本专利的“环缝供水”。既然是被诉决定引用的证据3，赵明法官为什么不让金垦公司代理律师提及证据3？！

金垦公司代理律师欲进一步陈述意见，刚说出“本领域技术人员……”，赵明法官又怒声呵斥：“你不要提本领域技术人员“！金垦公司代理律师还想继续发言，再次遭到赵明法官的粗暴打断。

根据专利审查指南有关规定，发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员知识和能力进行评价。因此，评价本专利的权利要求，须站位本领域技术人员，而赵明法官竟然明目张胆地否定这一原则！

赵明法官偏离中立立场，先入为主，罔顾司法礼仪，对待金垦公司态度十分恶劣，且无理限制金垦公司的发言。庭审尚未结束，金垦公司已经预见到一审的判决结果。

2022年9月28日，北京知识产权法院作出（2021）京73行初5146号行政判决，驳回原告金垦公司的诉讼请求。

五、金垦公司向最高人民法院提起上诉，最高人民法院经审理后判决撤销北京知识产权法院（2021）京73行初5146号行政判决及国家知识产权局第47496号无效宣告请求审查决定，责令国家知识产权局重新作出审查决定

徐新明律师代理金垦公司向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年11月23日立案，并依法组成合议庭：崔宁法官（审判长），顾正义法官，柯胥宁法官。2023年2月17日上午，最高人民法院线上开庭审理本案，庭审中，隆基公司确认，其主张的无效理由所引用的证据组合方式以国家知识产权局口头审理中隆基公司的意见为准。庭审结束后，合议庭调取了国家知识产权局进行口头审理的审理记录和录像。

2023年11月22日，最高人民法院作出（2022）最高法知行终820号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2021）京73行初5146号行政判决；二、撤销国家知识产权局第47496号无效宣告请求审查决定；三、国家知识产权局就沈阳隆基电磁科技股份有限公司针对专利号为200820076534.2、名称为“全自动淘洗磁选机”的实用新型专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

（一）金垦公司的主要上诉理由

1.程序问题

（1）请求人隆基公司在无效请求意见陈述书中明确提出，以证据2作为最接近现有技术所使用的现有证据组合方式为：D2+D12，D2+D4，D2+D17，D2+D18，D2+D19，D2+D20，而并未主张D2+D12+D3+D19+公知常识的证据组合方式。

（2）隆基公司并未就D2+D12+D3+D19+公知常识这种证据组合方式具体陈述理由。

（3）隆基公司已经明确排除了证据2同时结合证据12和证据19的现有技术组合方式。

隆基公司在意见陈述书中主张：“依据上述1.1.1、1.1.2、1.1.3的说明可知。上述区别技术特征（1）及区别技术特征（2）已经在现有技术文件（证据12、证据4、证据17、证据18、证据19、证据20）中被公开，并且其解决的技术问题、取得的预期效果及所起到的作用都是一样的，因此在他们分别结合的基础上得到权利要求1所请求保护的技术方案，对本领域技术人员而言是显而易见的。” 这表明，隆基公司已明确排除证据2同时结合证据12、证据3、证据19和公知常识的证据组合方式。

2.实体问题

即使以被诉决定使用的D2+D12+D3+D19+公知常识的组合方式评价本专利的创造性，本专利依然具有创造性。

（1）即便上述本应作为整体关联考虑的区别特征被分别公开于不同的现有技术中，但如现有技术中没有给出将上述区别特征相互结合以解决发明实际解决的技术问题的技术启示，则依然不足以否定发明的创造性。本专利不属于简单的证据叠加。

（2）证据3并未公开区别特征（3），也没有给出相应的技术启示，被诉决定及一审判决认定事实不清，适用法律错误。

（3）证据19并未公开平衡柱，也没有给出相应的技术启示，而是给出了相反的技术启示。被诉决定及一审判决认定事实不清，适用法律错误。

（二）最高人民法院对本案程序问题的认定

关于程序问题，最高人民法院认为：

“本案中，首先，隆基公司曾在无效宣告请求意见陈述书提出多种证据结合方式作为主张本专利不具备创造性的理由。根据被诉决定的记载，隆基公司在口头审理中明确了其无效宣告请求的理由，但其中并不包括以证据2作为最接近的现有技术主张本专利不具备创造性的理由。由于被诉决定评价创造性所采用的证据组合并不在其记载的隆基公司最终明确主张的无效宣告理由范围内，且金垦公司在本案中主张国家知识产权局作出被诉决定的程序违法，在此情况下，负有举证责任的国家知识产权局未提交足以证明隆基公司以证据2、证据12、证据3、证据19及公知常识的证据组合主张本专利不具备创造性的口头审理记录、录像等证据，难以证明其审查范围在当事人提出的无效宣告请求的范围之内。

“其次，即便考虑隆基公司在口头审理中没有放弃其此前曾在无效宣告请求意见陈述书中提出的无效理由。根据隆基公司于2019年9月23日向国家知识产权局提交的无效宣告请求意见陈述书中的记载，隆基公司明确主张以证据2作为最接近的现有技术，分别结合证据12、证据4、证据17、证据18、证据19、证据20时，权利要求1不具备创造性。隆基公司作为无效宣告理由的证据组合不包括被诉决定评述权利要求1创造性时所采用的证据2同时结合证据12、证据3、证据19和公知常识的证据组合。仅凭该意见陈述书具体评价意见部分记载的‘环状水环也是本领域的惯用技术手段，在多篇现有技术中均有公开，例如……证据3’‘上述区别特征（1）及区别特征（2）已经在现有技术文件（证据12、证据4、证据17、证据18、证据19、证据20）中被公开’等内容，无法得出隆基公司曾明确提出以证据2同时结合证据12、证据3、证据19和公知常识的证据组合作为无效宣告理由的结论。如上所述，国家知识产权局也没有提交证据证明隆基公司在口头审理中明确了该种证据组合方式。因此，国家知识产权局只是从隆基公司罗列的证据中自行选取证据结合方式进行审查，其作出被诉决定的理由超出了隆基公司无效宣告请求的证据组合范围。

“同时，在案亦无证据能够证明金垦公司在被诉决定作出之前对采用该种证据组合方式评价创造性具有陈述意见的机会，故国家知识产权局作出被诉决定亦不符合听证原则。综上，金垦公司的相关上诉理由成立，本院予以支持。”

（三）最高人民法院对本案实体问题的认定

关于实体问题，最高人民法院认为：

“由于国家知识产权局作出被诉决定的程序违法，故本院不能基于缺乏正当程序基础的证据组合对本专利创造性进行审查。但是需要指出的是，国家知识产权局在重新作出审查决定或基于其他证据组合对本专利的创造性进行评价时，应当重点考虑区别特征是否整体发挥作用取得技术效果、本专利是否属于两项以上现有技术的简单叠加等因素，依法作出判断。”

六、结语

本案中，国家知识产权局合议组在作出被诉决定时，超出隆基公司无效请求的证据组合范围，从隆基公司罗列的证据中自行选取证据结合方式评价本专利的创造性，程序违法。国家知识产权局作出被诉决定的程序违法性不可谓不明显，而北京知识产权法院的主审法官未经审理便迫不及待地当庭确认国家知识产权局作出被诉决定的程序合法；而其审理实体问题过程中的异常表现，则更是匪夷所思。北京知识产权法院合议庭的违法性进一步加重。

由于国家知识产权局作出被诉决定的程序违法，最高人民法院无法对本专利的创造性进行评价，但为本案的下一步实体审理指明了方向。