被诉专利侵权时一定要启动专利无效程序吗？

众所周知，在现代市场竞争日趋激烈的大环境下，利用知识产权这一法律工具进行市场争夺与打击竞争对手，逐渐成为业界新常态。在企业被诉专利侵权时，及时启动宣告对方专利无效的法律程序，是一种优选的、强有力的解决侵权纠纷的手段。宣告对方专利无效有以下三点优势。

首先，只要能将侵权纠纷原告方的专利权成功无效掉，其权利基础即不复存在，自然就可以彻底解决被诉专利侵权纠纷的问题，进而解决影响已方正常生产经营的干扰因素，在市场竞争中处于有利地位。

其次，在部分诉讼案件中，被告方可以通过专利无效宣告程序，迫使专利权人对其专利权的权利要求作出缩小保护范围的解释，从而利用禁止反悔原则，证明被诉产品不落入其保护范围，赢得侵权诉讼案。

最后，即使是本方在专利侵权诉讼案一审被判侵权成立并承担经济赔偿责任的情况下，只要在法院二审程序结束前能成功无效掉涉案专利，被诉侵权方同样能彻底摆脱侵权纠纷[1]。

基于上述原因，在遭遇被诉专利侵权后，大部分侵权诉讼案件中的被告方都会选择立即启动专利无效程序。然而，由于我国采用的是专利侵权纠纷和专利有效性纠纷由不同的执法机关在不同程序中分别独立进行审判的制度，专利权人起诉被告方侵权的案件是在受理法院审理，而启动专利无效宣告程序需要向国家知识产权局提起，且走完宣告专利权无效程序至少需要6个月时间，有些复杂疑难案件甚至经历一年多才能出审理结果。更何况在某些情况下，即使启动了专利无效宣告程序，也难以获得预定的专利无效结果，无法解决侵权纠纷问题，或者利用专利无效程序并非最佳的侵权纠纷抗辨方案。本文将具体介绍哪些情况下不需要启动专利无效程序就可以解决侵权纠纷，或者只能通过其他途径来解决专利侵权纠纷问题。

当企业遭遇被起诉专利侵权或被投诉专利侵权时，首先需要根据具体案情分析判断专利侵权诉讼或投诉是否明显不能成立。如果结论为是，则无须启动专利无效程序，即可通过在法院诉讼程序中陈述答辩意见、提供己方反证等方式，获得案件审理法院或行政机关的支持，从而快速解决专利侵权纠纷。

专利侵权诉讼明显不能成立的情形，主要包括诉讼主体资格有瑕疵与被诉侵权行为不能成立两大类。诉讼主体资格有瑕疵，包括原告方不是涉案专利的专利权人、其具有起诉权的专利许可协议有瑕疵等情况。

本文主要介绍被诉侵权行为不能成立，从而无须在被诉侵权时启动专利无效程序的七种情况。

被诉产品或被诉方法明显不落入专利权的保护范围

当原告方诉被告方的侵权产品或使用的方法明显不落入涉案专利权的保护范围时，作为被告方仅需积极应对侵权诉讼或投诉，向受理案件的法院或行政机关或电商平台提供详细的比对说明，证明己方生产销售的产品或使用的方法与涉案专利所保护的技术方案完全不同或者缺少若干技术特征，则案件的结局就会向着驳回原告方的诉讼请求或获得相应机构的不侵权处理决定的方向发展。

在广东某电器公司诉北京某科技公司“电饼铛”外观设计专利侵权纠纷一案中，虽然被诉产品与涉案专利产品种类相同，但在消费者更关注的产品部位上（包括电饼铛的顶盖形状、把手以及控制面板形状和比例、电饼铛后部连接处的造型等方面）均存在明显区别，正常使用时容易被直接观察到。被告方向法院陈述了其被诉产品的近十处与涉案专利不同之处，提出了被诉产品设计与涉案专利整体视觉效果存在实质性差异的抗辩意见。此后，一、二审法院均支持了被诉产品不落入涉案专利保护范围的观点，驳回了原告方的诉讼请求[2]。

实际上，根据《2022年中国专利调查报告》给出的数据[3]，在过去五年内，法院审理的专利侵权诉讼案件中，以无赔偿为判决结果或以和解结案的案件总体比例为33.7%。也就是说，在相当比例的专利侵权诉讼案件中，法院最终判定的结果为被诉产品不落入涉案专利权的保护范围。

被诉产品或被诉方法使用的是现有技术

当被诉侵权方的被诉产品或被诉方法早于涉案专利权的专利申请日时，可以使用现有技术抗辩，而无需启动专利无效程序。

现有技术抗辩是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

在某海运集装箱公司与某空港设备公司诉某机场系统公司侵犯“登机桥辅助支撑装置和带有该装置的登机桥及其控制方法”发明专利侵权纠纷一案中，被告方启动了专利无效宣告程序。但最终，2016年10月10日，最高人民法院经再审程序提审，作出了支持被告方现有技术抗辩成立的（2016）最高法民再179号民事判决。

该案中，被告方提供了一份《产品操作和维护手册》以及随产品销售而交付使用者的附录Y作为证据，证明了被诉侵权的登机桥辅助支撑装置产品曾经由被告方的关联公司在涉案专利的申请日之前，即制造并安装在美国旧金山国际机场。披露有基本机械结构、液压缸和液压操作系统的该相应的附录Y作为《产品操作和维护手册》的一部分，一直存放于旧金山国际机场，且对该附录Y的使用者及接触者均没有设定保密义务，其能够为不特定公众所获取。因此，被告方实施的技术方案也即附录Y中记载的技术方案，在涉案专利申请日前就处于公开状态，被告方实施的技术属于现有技术，故其制造、销售被诉侵权产品的行为不构成侵犯涉案专利权，亦无需承担侵权责任[4]。

在电商平台上被投诉专利侵权

上面介绍的案件涉及专利权人作为原告向法院起诉被告方专利侵权时的情形，而专利权人还有可能通过向电商平台投诉，指控竞争对手销售的产品涉嫌专利侵权，要求电商平台删除被诉侵权产品的相关链接、下架被投诉产品。这种情况下，电商平台通常都有自己制定的知识产权侵权纠纷解决机制。例如，天猫电商平台收到专利权人投诉后，会将投诉信息转达给被投诉人卖家，要求其在指定的三个工作日内进行申诉；如果申诉的意见成立，则被投诉产品可以在电商平台上继续销售，否则将会被作下架处理。这种情况下，被投诉方处理侵权纠纷的时间非常有限，不太可能用启动专利无效的方法去解决侵权纠纷，而需要寻求其他途径处理投诉。

在广州某化妆品公司投诉美国某指甲产品公司在天猫旗舰店上销售的印章眉粉产品涉嫌侵犯“眉毛印章”外观设计专利权一案中[5]，天猫平台转达了投诉方的投诉后，要求被投诉方在三个工作日内通过“卖家中心-客户服务-知识产权”网络端口进行申诉，超时未申诉或申诉不成立的，淘宝网将根据淘宝规则进行删除被投诉产品、对卖家进行扣分等相应处罚。被投诉人积极应对纠纷，向电商平台提供了己方在网上公开发布过该被诉产品，且发布日期比涉案专利申请日还早两个月的证据，以及被投诉方针对被投诉产品申请专利保护，且其申请日早于涉案外观设计专利申请日的事实，从而申诉成功，确保了己方的爆款产品得以在网上旗舰店继续销售。

此外，在电商平台遭遇被投诉专利侵权时，还可以通过当地的知识产权保护中心或服务中心等第三方机构出具专利侵权检验技术咨询报告，来证明已方被诉产品与涉案专利不相同，此类证据更易被电商平台所采信。

侵权行为证据有瑕疵或不能证明被告方实施了侵权行为

在专利侵权诉讼中，法院通过原告方与被告方提供的证据来查明案件事实，并依据相关法律法规进行审判。在某些诉讼案件中，原告方提供的侵权行为证据存在明显瑕疵，或者不能证明被告方实施了侵权行为，也即不足以证明其主张的专利侵权事实，从而导致专利侵权诉讼也明显不能成立。

在广州知识产权法院审结的上海某照明公司诉广东中山某照明公司侵害实用新型专利权纠纷一案中，涉案专利为“一种磁性安装元件及光学模组、照明模组及照明灯具”。原告方提交的证据显示，被诉产品上标示了被告公司名称的标贴是可随意撕开的，其标示的公司地址与被告方的工商注册经营地址也不符，且被诉产品及外包装盒上均标有第三方的品牌标识，无证据显示该标识与被告公司存在关联性。综上，法院判定原告提供的证据不足以证明专利侵权行为成立，驳回了原告方的诉讼请求[6]。

被诉侵权方可以使用法定不视为侵犯专利权的抗辩

除了上面介绍的几种专利侵权明显不能成立的情形，专利侵权诉讼中的被告方也可以审视涉案侵权纠纷是否涉及如下几种《专利法》中明确规定的不视为侵犯专利权的情形，包括：

权利用尽：专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的。

具有先用权：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

临时过境：临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的。

专为科学研究和实验而使用有关专利的。

以上这些情形下，即使出现专利侵权纠纷，被告方也可以主张适用法定抗辩情形，而不需要去无效相关涉案专利。因为根据《专利法》的规定，这些情况下实施专利技术本身就不视为侵权，实施者无须承担任何民事法律责任，自然也就无需大动干戈去启动专利无效宣告程序了。

专利权人的专利权稳定性较高

虽然坊间有“没有无效不掉的专利”的说法，理论上来讲，任何单位或个人也可以一次又一次针对某涉案专利提起无效宣告请求，只要每次请求使用的是不同的现有技术证据，不属于“一事不再理”原则所规定的情形即可。但是，在专利制度的历史长河中，也确实有一些原创性、开拓性较高的专利技术。对于此类专利技术，很难找到申请日之前的现有技术证据，自然也就不太可能将其无效掉。

专利号为ZL201420522729.0的实用新型专利“一种一体式自拍装置”就是这样一个典型案例。该一体式自拍装置包括伸缩杆及用于夹持拍摄装置的夹持装置，所述夹持装置包括载物台及设于载物台上方的可拉伸夹紧机构，所述夹持装置一体式转动连接于所述伸缩杆的顶端，所述载物台上设有一缺口，所述夹紧机构设有一与所述缺口位置相对应的折弯部，所述伸缩杆折叠后可容置于所述缺口及折弯部。该自拍装置具有使用方便、便于携带的特点，尤其适用于外出旅游者。

截至2023年2月，从负责审理专利无效案件的国家知识产权局向专利无效宣告请求人发出的《口头审理通知书》来看，自2016年以来，该项专利已经历了至少21次专利无效，国家知识产权局针对该项实用新型专利经合并审理后已作出了12份《无效宣告请求审查决定书》，除了权利要求1被宣告无效之外，其余全部权利要求2-13仍维持有效状态[7]。

在这种情况下，要想通过专利无效这种途径来解决侵权纠纷显然难度极大，被诉侵权人恐怕只能寻求与对方和解，通过支付一定的专利权使用费来解决侵权纠纷。如果想继续生产该被诉产品，则需要与专利权人进行谈判，获得专利权的实施许可。这也符合《专利法》鼓励发明创造、保护专利权人合法权益的基本宗旨。

需要快速解决专利侵权纠纷

企业之间的市场竞争对于某些产品类型来说有明显的时效性特点。比如，家电产品往往赶在每年的五一、国庆、双十一及春节前后大力促销，空调产品往往赶在七、八月份的暑期热销。如在此时被诉侵权，导致促销与热销产品被电商平台下架或者不允许线下销售，将对企业全年的销售业绩造成重大影响，必须快速解决侵权纠纷。而专利无效至少需要六个月的时间，显然不可行。这种情况下，在判定被诉产品或方法确实落入对方专利权保护范围时，可以及时与对方进行谈判，通过支付专利许可费、专利交叉许可等。

注释：

[1]吴贵明.侵权诉讼中的专利无效策略.中国知识产权报，2021年4月21日第2191期.

[2]浙江省高级人民法院民事判决书，（2022）浙民终1019号。

[3]国家知识产权局战略规划司/国家知识产权局知识产权发展研究中心.2022年中国专利调查报告.2022年12月.

[4]最高人民法院知识产权法庭诉讼实用手册.北京 ：知识产权出版社，2020年4月.

[5]淘宝网违规案件处理编号 ：10061176472。

[6]广州知识产权法院民事判决书，（2019）粤73知民初325号。

[7]incoPat专利数据库 ：https://www.incopat.com/detail/initCompare.