发明人认定中的“实质性特点”并不仅限于发明创造区别于现有技术的实质性特点

近日，最高人民法院知识产权法庭审结了苏州开某药业股份有限公司（以下简称开某公司）与郭某、周某峰发明创造发明人署名权纠纷两案，明确了发明人身份确认的相关裁判标准，对于依法保护科学家、科研人员的人身权益，引导专利权人和企业诚实守信、充分尊重科研人员的创造性贡献，鼓励企业与科研人员合作共赢，具有积极意义。

郭某系苏某大学重症医学研究所所长、主任医师，周某峰系苏某大学教授、博士生导师。开某公司系名称为“一种硫代咪唑烷酮化合物的晶型、盐型及其制备方法”的发明专利权人，该专利所涉的化合物系一种雄性激素受体拮抗剂，即式（I-A）结构的硫代咪唑烷酮化合物（又称普克鲁胺），主要用于治疗乳腺癌和晚期前列腺癌。2020年2月8日，郭某、周某峰向开某公司提出将普克鲁胺用于抑制雄激素通路来抑制新型冠状病毒（英文名为SARS-CoV-2，以下简称新冠病毒）感染的途径，同时调控因新冠病毒引发的重症的思路，遂与开某公司开展相关合作。2020年4月，郭某、周某峰与开某公司法定代表人、相关员工等发表《通过雄激素受体（AR）拮抗剂抑制AR-ACE 2/TMPRSS 2信号轴可能为男性COVID-2019患者带来治疗益处》文章。2021年6月，开某公司向国家知识产权局申请名称为“硫代咪唑烷酮药物在治疗COVID-19疾病中的用途”的发明专利（以下简称涉案专利），其所涉的化合物即为普克鲁胺，并于2023年4月获得授权，发明人未包括郭某、周某峰。郭某、周某峰分别向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，请求判令确认郭某、周某峰为涉案专利的发明人。

一审法院认为，郭某、周某峰全流程参与了涉案专利的研发和试验，提出了涉案专利的技术构思、验证构思可行性的方案以及修改构思的方案等，对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献，应确认郭某、周某峰是涉案专利的发明人。此外，虽然开某公司与郭某、周某峰在研发涉案专利时未能就权益分配进行协商并及时订立相关书面合同，但仍应恪守法律与道德的基本要求，开某公司在申请涉案专利时未将郭某、周某峰列为共同发明人，有违诚实信用原则。一审法院就两案作出判决：分别确认郭某、周某峰为涉案专利的发明人，开某公司自两案一审判决发生法律效力之日起30日内就涉案专利办理发明人信息著录项目变更手续，将郭某、周某峰列为发明人；开某公司于两案一审判决生效之日起15内在其官方网站、官方微信公众号连续30天刊登郭某、周某峰为涉案专利发明人的声明。

开某公司不服一审判决分别提出上诉，认为国家知识产权局就涉案专利申请文件作出的第一次审查意见通知书已经指出，郭某、周某峰提出的普克鲁胺可降低TMPRSS 2和ACE 2的表达，用于治疗COVID-19（COVID-19为Corona Virus Disease 2019的英文简写，系新型冠状病毒SARS-COV-2引起的疾病，即2019冠状病毒病，也称新型冠状病毒肺炎、新型冠状病毒感染，简称新冠肺炎）已被对比文件公开。为了授权前景，开某公司删除了涉案专利申请文件中已被对比文件公开的相关技术方案，而保留了普克鲁胺用于治疗新冠病毒的变异株SARS-CoV-2 P.1或SARS-CoV-2 B.1.1.7引起的疾病的新用途，即涉案专利的实质性特点。因而，郭某、周某峰对涉案专利的实质性特点未作出创造性贡献，开某公司对权利要求的修改未违反诚实信用原则。

最高人民法院二审认为，“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献”的认定应当以专利申请文件中的相关技术内容作为主要依据，尤其是其中有关背景技术、技术问题、发明目的、有益效果、具体实施方式等内容。专利授权、确权行政程序中，审查员在评价特定权利要求的新颖性、创造性时作出的有关认定，是以特定的现有技术为参照的，可以在认定发明人身份时作为重要参考因素，但不能仅仅以此为据，否定特定的发明人对于专利技术方案所作出的实质性贡献。必须充分考虑与发明创造的形成有关的在案证据，对相关事实作出综合认定。一般而言，对专利技术方案的创造性作出实质贡献的人，当然是发明人，但不能说，发明人仅限于对专利技术方案区别于对比文件的技术特征作出实质贡献的人。如果技术问题的发现以及发明构思的提出在研发活动中起到关键作用，对此作出创造性贡献的人，一般也可主张被列为发明创造的发明人。

本案中，首先，郭某与周某峰在新冠疫情的初期就已敏锐地发现了相关的问题和规律，并开展了相关的研发，早在2020年2月初即已提出有关发明构思，即通过恩杂鲁胺（亦为一种AR抗结剂）抑制雄激素通路来抑制新冠病毒感染的途径，并调控因新冠病毒引发的重症。其次，涉案专利属于已知化合物的新的医药用途发明，是基于已知的化合物，发现其新的医药用途而形成的发明创造。涉案专利的核心在于已知化合物的新医药用途的发现和应用，开某公司在与郭某、周某峰合作之前，并未发现、了解或者掌握普克鲁胺可能用于新冠病毒感染者的治疗，正是在郭某、周某峰首先提出的普克鲁胺“老药新用”，将之用于COVID-19治疗的发明构思的基础上，后续的临床研究才有了基础，进而才能确认普克鲁胺可以用于治疗新冠病毒变异株引起的疾病，形成涉案专利整体技术方案。复次，涉案专利的实质性特点包括普克鲁胺用于治疗COVID-19的用途，而不仅仅是开某公司所主张的治疗新冠病毒变异株引发的疾病。根据涉案专利说明书的相关记载以及开某公司针对《第一次审查意见通知书》的意见陈述，可以认定涉案专利的实质性特点既包括普克鲁胺用于治疗SARS-CoV-2 P.1或SARS-CoV-2 B.1.1.7型变异株引起疾病的用途，也包括普克鲁胺用于治疗COVID-19的用途，而后者是前者的前提和基础，二者具有延续性和相关性。此外，郭某、周某峰还实质性参与了涉案专利技术的其他相关研发活动。因此，在两案中可以认定郭某、周某峰为涉案专利的发明人。据此，二审判决驳回上诉、维持原判。2024年8月16日，开某公司在其官方网站首页、官方微信公众号“开某药业”刊登《关于第202110657053.0号专利增加发明人的说明》，公告郭某、周某峰为涉案专利的发明人之一，积极履行了生效判决确定的刊登声明的义务。

两案明确了关于科研人员的专利发明人身份的裁判标准，对被告企业的不诚信行为予以负面评价。两案判决指出：“依法确定发明人身份，保护发明人的署名权，是对发明人创造性劳动的充分尊重和肯定，有助于进一步激发科研人员创新创造活力，同时，也有利于充分保障发明人依法主张、获得奖励、报酬的合法权利，有效激励和保护科技创新。”两案判决还特别指出：“在提出专利申请时，权利人应当遵循诚信原则，实事求是、客观完整地依法列明‘对发明创造的实质性特点作出创造性贡献’的发明人，这既是对科研人员创新劳动和成果的肯定和尊重，也有利于更好地汇聚产学研创新创造合力，整合创新资源，激励科研人员研发出更多更好的科技成果，助力发展新质生产力。”希望企业能够“遵循诚信原则，加强科研诚信建设，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，厚植企业创新文化土壤。”

两案一、二审判决彰显了鼓励和尊重科技创新、严格保护发明人署名权、维护科学家合法权益、弘扬科研诚信的鲜明态度，有助于更好地激发科研人员的创新创造热情、服务加快发展新质生产力，营造最有利于保护科技创新的法治环境。