慕尼黑州法院：不合比例抗辩如何影响SEP侵权案的判决

根据慕尼黑州法院2022年11月25日的判决，在不存在特殊情况的 SEP 案件中，新的不合比例抗辩通常并不能为实施者提供附加抗辩（即除FRAND 抗辩以外），前提是 SEP 持有人已遵守其 FRAND 义务。

一、德国专利法立法背景

根据2021年《德国专利法》第 139款第1项第3句，“基于个案的特殊情况和诚信原则，禁令请求给侵权人或第三方遭受不成比例且非因专有权导致的困难时，则排除该请求。(Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde。)”

该条款是在德国工业界的鼓动下于 2021 年增设的，目的是限制自动禁令。然而，立法者对新条款的解释性备忘录明确指出，该条款应用于明确自动禁令的颁发，而非质疑之。作为德国宪法的一般原则，比例原则适用于国家当局的任何行为，包括法院判决。事实上，尽管不太情愿，但德国联邦专利法院早在2016年审理“热交换器”案时就适用过比例性原则（2016年5月10日XZR 114/13 –  Wärmetauscher）。

正如在立法程序中清楚地表明并由解释性备忘录所确认的那样，立法者的目的是将不合比例抗辩限制在特殊情况下。这一规定隐含在该条款的措辞中，称“不合比例的困难 [...] 并非专有权所致”。相反，任何专有权及其执行（例如，排除任何第三方使用该权利）所固有的任何困难和逻辑后果都不能构成比例性抗辩的理由。

在判断（不合）比例原则时，必须在整体利益衡量中考虑所有“个案情况”和“诚信原则”。新条款的解释性备忘录示例列举了所需考虑的某些方面，例如：

• 侵权人是否试图获得许可；

• 专利所有人的利益是否仅仅体现在金钱上；

• 该专利是否仅涉及一项复杂产品的微利润组件；或者

• 是否会影响到重要的第三方利益（例如，关键基础设施）。

二、慕尼黑州法院判决

慕尼黑州法院已在三个平行的 SEP 案件中对不合比例的抗辩作出裁决。

根据慕尼黑州法院的说法，专利持有人通过许可方式利用其专利这一事实并不能将请求禁令救济归类为不合比例，特别是在 SEP 案件中。如果 SEP 持有人遵守其 FRAND 义务，则不能认为 SEP 持有人的利益具有金钱性质这一事实而责难SEP 持有人。其利益的初步金钱性质是由于 SEP 持有人有义务提供和协商 FRAND 许可——正如其FRAND声明和反垄断法所规定的那样。在不合比例抗辩时，不得要求 SEP 持有人遵守这些义务。

因此，如果 SEP 持有人遵守其 FRAND 义务，若不存在特殊情况，不成比例抗辩不会为实施者提供附加抗辩。在许可谈判结束之前，SEP持有人不必放弃启动司法诉讼来避免不合比例的抗辩。否则，德国专利法第 139 条确立的规则与例外关系将被颠倒，其立法目标将被误解。

此外，法院辩称，至少在FRAND案件中，针对复杂产品的SEP不能考虑不成比例性。这是因为实施者通常有权根据FRAND条款签订许可协议。许可协议尚未签订是实施者的过错（如果SEP持有人遵守了其FRAND义务）。在权衡利益时，也必须考虑实施者不愿意获得许可证的情况。

慕尼黑州法院的裁决并不令人惊讶，总体上符合德国法院对不合比例抗辩的严谨看法。然而，该判决依然给出了以下三大启示。

三、三大启示

首先，德国立法者打算引入不合比例抗辩对自动禁令做出澄清，其目的是在极其特殊情况下将用作自动禁令矫正的比例原则的强制性所适用的法律编纂成法典。在德国司法实践中，不合比例抗辩对绝大多数专利侵权案件的结果几乎没有影响。

其次，这种推论更适用于SEP案件。在这种情况下，慕尼黑州法院似乎将强加给当事人双方的所谓“FRAND 舞蹈(指SEP 所有者和实施者在谈判期间处于极不确定状态时所需的谈判步骤)”义务作为利益平衡的结果，其通常决不能因为不合比例而使双方利益失衡。因此，在 SEP 所有人遵守其 FRAND 义务且无特殊情况的 SEP 案件中，实施者通常很难以不合比例为由提出抗辩。

最后，正如慕尼黑州法院所承认的，这些在特殊情况下可能会有所不同。第三方的重大利益（例如，维护关键电信基础设施的公共利益）是否属于这种特殊情况还有待观察。