北京长青泰餐饮娱乐有限公司诉上海天上人间娱乐有限公司商标侵权、不正当竞争纠纷案

  本案主要涉及以下法律问题：

    一、关于诉前禁令的适用问题

    我国商标法规定，商标注册人或利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。据此，法院在审查是否发布禁令时需要考虑的因素主要有两个：一是被申请人正在实施或即将实施的行为是否有侵犯申请人知识产权的极大可能性，即申请人对被申请的实体诉讼是否有胜诉的可能性。“胜诉可能性”是一个盖然性范畴，这种可能性的概率有多大，以及如何评判由法官综合案情进行裁量。参照国内外司法实践经验，法官认定“胜诉可能性”要素一般通过审查申请人权利的有效性及被控侵权的可能性两方面因素来实现。二是对被申请人正在实施或即将实施的行为如不及时制止，是否将使申请人的合法权益受到难以弥补的损害。对于这一抽象的条件，TRIPS协议及各国国内法均未规定具体的适用标准，结合国内外司法实践经验，对于“难以弥补的损害”的衡量，可以综合以下几点因素考虑：1、推定对申请人造成难以弥补的损害──凡申请人的权利受到侵害的事实得以证明或申请人己就有效的权利受到侵害的事实具备胜诉的可能性者，给申请人造成无法挽回的损害即得以推定；2、原告是否故意延缓提起禁令的申请──申请人必须及时提起禁令的申请；3被申请人的行为是否呈持续状态等。

    本案中，申请人在申请时提交了商标注册证，证明了其权利的有效性。同时，申请人提交了被申请人的工商登记资料，申请人拍摄的被申请人经营场所矗立的含有“天上人間”字样的霓虹灯招牌的照片，以及广东省深圳市中级人民法院判决在饮食服务经营场所突出使用“天上人间”招牌的行为构成商标侵权的民事判决书，根据上述证据，法院有理由认为被申请人正在实施侵犯申请人注册商标专用权的行为，且不及时制止将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害。

    二、对于被告所实施的商标侵权行为的认定

    被告在审理中辩称：(1)其已被许可使用注册在第33类商品即含酒精的饮料上的“天上人間”文字商标。(2)根据有关规定从事服务行业的企业名称牌匾可适当简化。(3)服务行业具有明显的地域性，原告位于北京，而被告位于上海，两地相差甚远，不可能造成相关消费者的误认。

    对此，法院认为：(1)虽然被告已被许可使用注册在含酒精饮料上的“天上人間”文字商标，但是根据工商机关核定的经营范围，被告并不是一家生产含酒精类饮料的公司，也不是一家提供含酒精类饮料的餐饮公司，而是一家从事卡拉OK服务的娱乐公司。而且被告使用“天上人间”标识所从事的是卡拉OK服务，与原告注册商标核定使用的范围相同。因此，被告在从事卡拉OK服务中向顾客提供含酒精类饮料，并未改变被告所从事的卡拉OK服务的性质。被告被许可使用注册在含酒精的饮料商品上的“天上人間”文字商标，也并未改变被告实际超越商标许可使用范围，而在其从事的卡拉OK服务上使用“天上人間”标识这个事实。(2)虽然从事服务行业的企业名称牌匾可适当简化，但前提应当是不得侵犯他人的合法权利。被告在从事与原告相同的卡拉OK经营活动中使用企业名称的简称，理应尊重原告的注册商标专用权。被告将“天上人間”作为企业名称的简称突出使用，并与原告的注册商标权发生冲突而引起纠纷时，法院根据解决权利冲突中保护在先权利和禁止混淆的原则，应当认定被告的行为侵犯了原告的在先权利。(3)虽然双方当事人经营地点不同，但北京和上海作为中国最大的两个经济文化中心，相互间消费者流动性大，双方同时在卡拉OK服务中使用“天上人间(間)”字样的商业标识，足以使相关消费者误认为原、被告之间存在某种关联。综上，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项的规定，被告将“天上人间”作为企业字号并在经营场所突出使用与原告注册商标中相同的“天上人間”的行为已构成对原告所享有的商标专用权的侵害。

    三、对于被告所实施的不正当竞争行为的认定

    将与他人在先注册商标中相近似的文字登记为企业名称中的字号，造成消费者混淆或者可能混淆市场主体、商品与服务的来源，通常行为人的主观用意是不正当地利用他人的商业信誉为自己的商品与服务争取消费者，是不诚信的行为，没有遵守公认的商业道德标准，应当认定构成不正当竞争。所以，行为人在实施该行为时主观上是否存在故意，对法院认定此种行为是否构成不正当竞争十分重要。

    本案中，法院推定被告将与原告注册商标相近似的“天上人间”文字作为企业名称的字号并使用的行为，具有主观故意。首先，厂商登记并使用字号的行为有无恶意，应当以一般的商业习惯作为判断的依据。根据一般的商业习惯，生产同类商品或者从事相同服务的厂商不应将同行业中其他经营者的注册商标作为字号予以登记并使用。被告违反一般的商业习惯，应当推定其具有主观恶意。其次，将同行业中的其他经营者的注册商标登记为字号并使用，且造成相关公众对商品或者服务来源以及不同经营者之间具有关联关系的混淆，是一种明显违反诚实信用原则的行为。一旦行为人实施了该种行为，可以推定其具有主观恶意。再者，被告在登记“天上人间”字号时，向案外人要求许可使用核定在第33类含酒精的饮料商品的“天上人間”注册商标，是一种欲盖弥彰的行为，足以印证其具有企图规避法律、侵害原告合法权利的主观恶意。综上，被告登记并使用“上海天上人间娱乐有限公司”企业名称的行为构成对原告的不正当竞争行为。

    四、关于商标权与企业名称冲突纠纷民事责任承担方式的确定

    在商标权与企业名称冲突时，法院判决侵权人基于不正当竞争行为承担损害赔偿、消除影响的民事责任的做法是较为统一的，而如何在判决主文中确定侵权人承担停止不正当竞争行为的责任方式，在司法实践中做法不一。目前存在的做法主要有如下几种：1、判决侵权人停止使用其企业名称或停止在其企业名称中使用诉争文字；2、判决侵权人限期向有关部门变更企业名称；3、判决撤销侵权人的企业名称。笔者认为，撤销企业名称应适用行政程序。《企业名称登记管理规定》第5条规定登记主管机构有权纠正已登记注册的不适宜的企业名称，上级登记主管机关有权纠正下级登记主管机关已登记注册的不适宜的企业名称。对已登记注册的不适宜的企业名称，任何单位和个人可以要求登记主管机关予以纠正。商标权人为了保护自己的权益不被继续侵害，可以以法院判决作为权利冲突存在的有力证据，通过行政程序要求相关行政机关撤销相应的企业名称。相关当事人对行政机关的行政决定不服的，可以提起行政诉讼。所以，作为民事诉讼的判决主文不宜直接判令侵权人撤销企业名称，判决主文以判决侵权人停止不正当竞争行为的表达方式为妥，同时可以在判决书的“本院认为”部分对这条较为原则的判决主文进行分析阐述，将停止不正当竞争的含义加以明确。

    本案的判决即在这方面作了尝试。关于被告应当承担的停止不正当竞争行为的民事责任，“本院认为”部分从以下三方面作了详细的阐述：(1)由于被告对经过工商行政机关核准使用的企业名称享有权利，而撤销已经授权的被告企业名称必须经过专门的程序，本院不宜在民事诉讼中直接判决撤销被告的企业名称。(2)虽然本院判决主文表达为被告停止对原告的不正当竞争，但是根据保护在先合法权益原则，判决被告停止不正当竞争行为的含义是明确的，就是指被告应当自本判决生效之日起，停止在原有的经营范围内继续以任何方式使用“天上人间”字号，并立即向相关工商行政机关变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“天上人间”字样。(3)如果被告自本判决生效之日起继续在原有的经营范围内使用“上海天上人间娱乐有限公司”的企业名称，其行为构成侵权行为的继续和扩大，原告可以自行向相关的工商行政机关申请撤销被告的企业名称，同时可以就被告继续实施的侵权行为向人民法院提起诉讼并要求被告赔偿原告的经济损失。

    【附 录】

    作者：陆萍，民五庭助理审判员

    裁判文书：(2003)沪二中民五(知)初字第178号民事判决书

    合议庭：谢晨(审判长) 周庆余 陆萍(承办法官)