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ciplawyer@163.com高智之智与反制（下）
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#在此向孙远钊老师和龙翔律师对本文创作给予的帮助表示感谢#
Part 2: 中国企业应对高智的预警与策略
1.企业的风险预警分析
如上文所述，中国企业进军美国市场必须要对高智等NPE进行预警和防范，虽然预警分析比较困难，但也不是无计可施、无章可循。
对其分析的关键是要立足于我方自身的产品或技术特点，围绕着风险专利的“可诉性”开展跟踪和溯源分析。所谓的风险专利“可诉性”是指原告在专利侵权诉讼中需要证明被告有侵权行为，因此不管NPE使用何种专利起诉专利侵权，涉诉专利都要与指控侵权的产品或者技术存在着某种特定的关联度和相似性（至少需满足侵权初步判定的要求），并且这种侵权可能的关系还应比较容易被察觉和证明，因此中国企业根据不同来源的侵权可能区分出不同种类的风险专利，然后追根溯源，调查相关风险专利与NPE的关系，评估出被诉风险级别，具体分析内容如下：
1.1风险专利的类别和风险级别
根据高智涉诉专利来源、特点和中国企业的基本情况，风险专利的类别和风险级别具体情况如下：
1）标准必要专利：比如涉及LTE,IEEE 802.11（e）、(g)、（i）、（n），TKIP,WAP,WAP2,CDMA等标准的必要专利；该类风险的级别很高，是中国企业在美国需要重点警惕和防范的风险专利。
2）重要技术的基础专利，比如涉及MMS、SMS、DSL、ADSL等领域基础技术的专利；该类风险的级别很高，是中国企业在美国需要重点警惕和防范的风险专利。
3）与被告产品或技术比较相似且容易比对、证明被告侵权的相关专利，比如2012年高智诉AT&T案（1:12-cv-00193）和2016年高智诉联想案（1:16-cv-10860），高智都是通过被告网页上发布的关于被告产品介绍或使用说明来证明被告的相关产品侵犯了高智的涉诉专利权；该类专利风险较高，但是其可以被主动降低，为此中国企业在美国的产品销售和宣传需要进行适应性的避险处理，避免自己的产品或技术与风险专利出现明显相似或直接联系，加大NPE证明我方侵权的难度。
4）被告关联公司申请的专利，比如“坑队友”-BELL ATLANTIC 公司申请并出让的相关涉诉专利；该类专利风险级别一般，需要具体情况具体分析，主要发生在有技术承继或并购、合资等场合。
5）被告在后申请引用的专利（大部分是被审查员引用），比如在2013年高智诉Symantec案（1:13cv00440）中，高智在指控Symantec 侵犯其拥有的US6598131专利权时，“疯狂”列举出27件Symantec公司的专利曾经引用过US6598131专利的情况，并以此来证明Symantec存在侵犯该涉诉专利的主观故意；该类专利风险级别较低，因为经研究表明，中国企业的专利申请较少引用他方专利。
6）可以通过其他途径证明出与被告技术相似或接近的专利，比如Nokia、TELCORDIA TECHNOLOGIES等公司申请的相关涉诉专利，该类专利风险级别一般或待定，需要具体情况具体分析。
7）重要发明人或有关机构的专利，比如TZANNES MARCOS研发的ADSL2、VDSL2标准必要专利，ENG JOHN W或LI XIAO DONG研发的4G LTE标准必要专利，以及香港科技大学和加州理工大学的研究成果等；该类专利风险级别一般或待定，需要具体情况具体分析，现发现北京交通大学和中国科学院有关研究所等单位申请相关专利与高智涉诉专利比较接近，但是相关专利未发生转让，未产生实际影响。
8）包含其他重要因素的专利，比如MOTOROLA申请的US6131032A可能与加强网络监控的法案“CALEA”相关，该类专利风险级别待定，需要具体情况具体分析。
1.2 分析的指标
限于篇幅原因，本文对风险专利的数量、专利权利要求保护范围、相关专利权利要求与我方技术或产品比对情况、专利法律状态等常规专利预警分析指标不进行过多介绍，本文主要结合高智诉讼的特点和规律，讨论分析高智这种类型NPE时需要特别考虑的主要因素，具体指标如下：
1）风险专利的组合情况
除了需要从专利权利要求、技术、市场、法律等维度分析相关风险专利组合的保护范围、相互的配合度和联系、技术的可规避性或可替代性等问题，还要结合专利的其他属性来分析相关风险专利是否存在组合的可能性，比如表3所述的BELL ATLANTIC申请的US5790548A、US6424636B1等5件专利之中4篇专利为同族专利，5篇均被AT&T在后专利申请引用，因此相关专利有可能形成一个专利包；再比如Aware, Inc申请的US6798735B1、US6266348B19等9件专利之中绝大部分是TZANNES MARCOS 研发出来的，所以Aware公司申请的9件专利与TZANNES MARCOS单独申请的US7826545B2等4件专利存在的较多引用和同族关系，而上述专利均为ADSL2、VDSL2标准必要专利，所以相关专利有可能构成另一个专利包。
2）NPE或中介机构的识别
从功能上看，可以将NPE分为两类，一类是负责发起诉讼，比如高智、Uniloc、Clouding IP等，此类NPE站在明处，通过诉讼的曝光比较容易被人所知悉和了解；另一类是 “搬运工”或协作者，主要负责收购风险专利、专利流转及提供必要协助等工作，该类NPE比较低调和神秘，一般能查询到的相关资料会比较少，对其的分析可以从以下几个方面入手：
公司的注册地信息方面，该类信息可以从专利局公布的专利转让或许可公告中查询到，比如上文所述的DAPHIMO CO. B.V, LLC；OVERSOURCE CO. NY, LLC；XOCYST TRANSFER AG L.L.C等，上述机构的注册地与高智的完全一样，因此很可能就是高智设立的壳公司。
公司的名称方面，其中有的公司名称直接透露隶属关系，比如INTELLECTUAL VENTURES HOLDING 81 LLC、INTELLECTUAL VENTURES HOLDING 66 LLC等。有的公司名称透露了公司性质或主业，比如TREBLE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY；TAFFCO THREE FUND, L.L.C；PLATEAU INVESTMENTS B.V. LLC；IPR LICENSING INC；Patents - Professional Solutions (PRO-PATS) Ltd等。还有的公司名称主要是一个不知所云的怪称谓，也没有表明企业性质或主业信息，比如DAPHIMO CO. B.V, LLC；OVERSOURCE CO. NY, LLC；DITROMOSSI REMOTE BV, L.L.C等。
公司专利的拥有情况，有的负责中间环节的NPE公司可能拥有的专利数量不会很多，但是相关专利的性质和关系却很特殊，比如DAPHIMO CO. B.V LLC共拥有39件专利，其中38件为1:13-cv-00116案的涉诉专利或其同族专利。
其他因素，公司之间的专利转让交易情况，如果相关公司主要业务是与其他疑似NPE的公司进行专利交易，那么该公司很有可能也是NPE。
3）风险专利及其组合的转让情况
通常而言，如果风险专利包尚未形成，或者主要掌握在同业竞争对手手中，那么相关企业遭受NPE诉讼侵袭的可能性不大；反之如果不同来源的大量风险专利或专利包已聚集到NPE手中，并且不同来源的风险专利都主要指向同一个或一类目标，同时NPE正在向高智进行风险专利的转移，那么就有可能是高智要向该目标动手的前兆。比如1:12-cv-00193案中高智从相关NPE手中收购到涉诉专利后，只隔了11天就向AT&T等公司发起了诉讼，而在1:13-cv-01668案中高智竟然只用了5天时间。
4）诉讼发生的时间要素
通过上文分析可知，高智发动诉讼的过程之中有以下几个时间点比较重要：
首先是风险专利（或涉案专利）的买入时间，高智一般会分两个时间段买入专利，当第二阶段买入并登记公告后，高智会在较短时间内发动诉讼；
其次是案件诉讼发起的时间，高智会考虑最大限度发挥专利包的整体效益；所以案件发起的时间通常不会与涉诉专利包中最“老”专利到期失效的时间相差太远，在最“老”专利到期前的一年半内，高智可能就会发起诉讼；
再次是与被告相关产品销售情况的结合，在被告使用相关技术或销售产品的初期阶段，高智一般不会发起诉讼，当被告的侵权行为持续一段时间并取得较好收益时，才是高智动手的最佳时机。
最后是高智的行为方式，高智在不长的时间间隔里有反复向同一个目标发起诉讼的行为习惯，因此这也可能也能成为分析高智的切入点。
综合分析上述几个重要时间节点和高智的行为表现，就有可能对高智的专利运营和诉讼行为进行分析和预判。
2.中国企业被诉风险预警分析
经研究发现、高智诉AT&T系列案和高智诉联想案中大约有22件涉诉专利与华为、中兴、腾讯、移动、联通、浪潮等著名中国企业的专利技术比较接近或相似。虽然两者技术接近或相似并不意味着中国企业真的就构成了侵权，但双方的技术接近或相似意味着两者之间产生了某种联系、交集和构成了一定程度上的侵权可能，而高智又是喜欢和擅长利用这种联系的NPE；并且上述风险专利涉及较多SEP或基础专利；再加上相关专利已用来起诉过美国的AT&T或中国的联想等企业，高智对这些专利的运用早已得心应手、游刃有余。
因此上述中国企业在美国面临被诉侵权的风险还是比较高的，具体情况见下表：
值得一提的是US5790793A号涉诉专利，该专利现已到期失效，但是该专利与腾讯公司申请的WO2015144070A1、WO2014201803A1专利相似，并且还与MOBILIAD INVESTMENTS & TRADING LTD （疑似NPE）申请的WO2006086353A2专利比较接近；同时腾讯的上述专利还与DOT COM DEV INC（疑似NPE）申请的US5796952A高度相似，该公司只有这一件专利，多年以来一直缴纳年费维持着，并且该专利明年3月就将到期失效，腾讯要小心该公司会像高智那样，通过专利侵权诉讼来发挥这件独苗专利的“余热”；另外由JWL IP HOLDINGS LLC（疑似NPE）申请的US20160110800A1专利也与腾讯公司的上述专利技术接近，并且该公司只拥有两件专利。目前腾讯公司在美国正被一家老牌NPE-Uniloc起诉，因此腾讯公司的专利与多个NPE拥有专利相似的情况比较危险，应该引起公司的高度重视和慎重处理，要避免出现在美国遭受NPE的围攻的不利局面。
在1:13-cv-00116:高智诉AT&T案方面，涉诉专利主要涉及ADSL2、VDSL2标准必要专利，华为在该领域面临的被诉侵权风险较高；中兴等公司涉及的涉诉专利较少，如果上述国内企业或科研单位在美国市场有相关的业务或产品销售，则对有关涉诉专利应该加以防范。
在1:13-cv-01668：高智诉AT&T案方面，涉诉专利主要涉及4G LTE标准必要专利，华为在该领域面临的被诉侵权风险最高，中兴、北京信威通信、上海原动力通信、北京新岸线无线等公司涉及的风险专利较少，如果上述国内企业在美国市场有相关的业务或产品销售，则对有关涉诉专利应该加以防范。
在1:16-cv-10860：高智诉联想案方面，涉诉专利US8387132B2与华为的CN103414535A专利技术比较接近，虽然后者专利未在美国申请，但是如果华为在美国使用涉及该专利的技术或产品应当格外小心。另一涉案专利US6968459B1与浪潮、北京先锋博创科技等多家国内企业各自申请的专利相似；并且高智起诉了联想后，又用该涉案专利接着起诉了Netapp等公司，该专利的打击范围和打击力度正在增加，表明该专利的风险级别很高，如果上述国内企业在美国市场有业务或产品销售，应该对该专利保持高度警惕。
3.中国企业被诉风险预警分析
面对NPE发起的专利侵袭，国内企业应该做到冷静面对、充分准备、精准反击。一方面被诉公司需要采取：对涉诉专利权利要求（特别是独立权利要求）的技术特征与被指控产品或系统进行逐一对比分析，分析己方被控产品是否存在不构成侵权情形，以及寻找无效涉诉专利的理由和证据等常规应对措施；另一方面，被诉企业应该利用美国最高法院最新判决确定的审判精神，善于寻找、发现和攻击高智的弱点和软肋，本文提出以下几点应对高智侵权诉讼指控的思路：
3.1 避实击虚
如上文所述，目前发现的涉诉专利风险主要来自于SEP，相关专利想无效掉或进行不侵权抗辩都比较困难，国内企业在应对诉讼时，要善于发现和攻击高智在诉讼中的可能出现的弱点和漏洞。
比如，高智可能出现原告主体不适格的问题。在高智诉 United States Cellular公司案（1:13-cv-01672）中，原告为高智I和高智II，该案共有11件涉诉专利，不存在两公司共有的情形，其中高智I拥有US6952408B2、US6023783A两件专利的所有权，高智II拥有剩余的US5602831A、US8310993B2等8件专利的权利，因为两公司均为独立法人主体，因此同案起诉会造成当事人法律关系、专利权利要求保护范围、侵权认定和责任承担等方面混淆不清或难以认定，因此被告请求法院驳回原告起诉，受理法院接受了被告的动议驳回了原告的起诉。此举必然会打乱高智的部署，即使其想另案再行起诉，也需要耗费较多的时间和精力，被诉的中国企业可以因此争取到宝贵的准备应对时间。
比如，高智的诉讼资格可能出现瑕疵。参见2012年2月高智诉AT&T专利侵权案（1:12-cv-00193）的起诉状，高智在该案中指控AT&T侵犯了其对US5960032A号享有的实施许可权，当时该专利的所有权人为香港科技大学，高智自称取得了该专利的排他性实施许可权，但在诉讼时该许可行为并没有经过宣告登记程序，所以没有产生对抗第三方效力，并且高智也没有提交任何证据来证明其获得了该专利的许可权，所以高智对该专利享有的诉讼资格可能也存在重大瑕疵，被告可以基于这点理由要求法院驳回高智对该项专利提出的侵权指控。
比如，高智可能得承担被告的诉讼费用。根据2014年美国联邦最高法院对Lumen View Technology LLC诉 Findthebest.com等案件的判决结果，《美国专利法》第285条“判决胜诉方的合理律师费用由败诉方承担”之“例外情形”的裁量权的门槛得到了降低，地方法院从此有权判令败诉方承担胜诉方的诉讼费用。因此如果能够证明高智可能存在原告主体不适格、诉讼资格有瑕疵、未尽到应尽的举证义务和滥用诉权等情形，作为被告的中国企业可以向法院请求高智败诉时要承担己方支付的诉讼费用，这无疑会将诉讼压力转移给高智。
3.2 反守为攻
不侵权确认之诉，是应对侵权乱诉的普遍手段，是侵权警告函收受方，进行主动反击的有利武器。当中国企业遭受NPE侵权警告时，如果经过仔细分析、论证得出我方产品或技术不侵权对方涉诉专利的结论后，我方为了扭转局面，可以反守为攻，对其发起不侵权确认之诉。比如2010年高智诉Hynix Semiconductor公司案（1:10cv01066），高智起诉被告侵犯了US5598374A、US6373753B1、US6462998B1、US5963481A、US5982696A等专利权，诉讼发起后受到同样侵权威胁的Elpida Memory公司马上于2011年向高智发起了专利无效和不侵权确认之诉（1:11cv00623），相关不侵权确认之诉取得的效果不错，高智到目前为止未向Elpida Memory公司发起过侵权诉讼。类似的案例还有Xilinx Inc诉高智案（1:11cv00666）等。
3.3 党同伐异
第一类“敌人的敌人”—专利无效方面可能可以找到的盟友。经研究发现，IBM和爱立信等著名企业经常对高智涉诉专利提出多方复审IPR（inter partes review）的无效程序，其中IBM对高智US7757298B2等11件涉诉专利提起过IPR，爱立信则无效过US6455937B1等12件。IBM和爱立信并不是因为自己被高智起诉了才对付高智，实际上他们的真实目的是为了“围魏救赵”—帮被高智起诉的合作伙伴或友商减轻诉讼压力。敌人的敌人就是朋友，何况联想等公司与IBM合作关系密切，很多中国企业也与爱立信的关系也不错，因此必要时刻中国企业可以考虑“借刀杀人”，找技术实力雄厚、无效专利经验丰富的IBM或爱立信帮忙无效高智的涉诉专利。
第二类“敌人的敌人”—反“专利流氓”的NPE。美国的RPX公司是专门对付“专利流氓”的公司，RPX公司也大量收购专利，但不主动发起诉讼，而是利用这些专利来帮助企业降低来自NPE 的诉讼风险以及与其达成专利许可所需要的巨额费用。RPX公司采用的会员付费方式，会员只要支付一定的费用，就可使用RPX公司的专利。目前，RPX公司有250多家会员企业，包括苹果、三星、谷歌、微软、亚马逊、索尼等众多国际知名企业。RPX公司可以以较合适的价格买下客户认为具有高风险的专利。据悉，RPX公司每年平均花在购买专利上的费用高达1.25亿美元。截至2015年年底，RPX公司收购了超过1.5万件专利。
在分析涉诉专利US5790793A（该专利涉及创建，发送，接收和处理信息方法和系统的技术）时，发现RPX公司收购的US7904344B2、US7886017B2、US8712835B1等20件专利与US5790793A相似或接近，表明该公司的实力还是比较强的。因此中国企业在评估该公司相关专利的实际价值和作用后，可以考虑成为该公司的会员，一方面可以使用该公司收购的专利，另一方面还可以通过该公司去收购一些高风险的专利，避免其落入NPE之手。
4.企业出让专利时的注意事项
如上文所述，关联公司（比如BELL ATLANTIC 公司）、重要技术专家（比如TZANNES MARCOS和 ENG JOHN W等）或相关科研院所（比如香港科技大学和加州理工大学）等主体出让的相关专利被NPE收购后，有可能会给相关企业造成较大的不利后果和影响，因此为了避免NPE的诉讼困扰，保护己方和友商的商业利益，专利出让方应该对拟出让专利与进行评估和鉴别，企业或科研院校在出让其专利前需要三思而后行，应当重点考虑以下几个因素：
1、受让对象
受让对象如果不加以限制，有关专利被高智等NPE买去后，专利出让方有可能会被NPE用自己申请的专利反过来指控自己的关联公司侵权，这种以其人之道，还治其人之身的做法有可能产生亲者痛，仇者快的不利后果。比如上文提到AT&T关联公司申请的US5534912A、US6424636B、US6101182A、US5790548A等专利被高智收购后又用来起诉AT&T公司的情况。
2、出让范围、规模及方式
因为NPE财力有限，一般不会一次交易买进数量太多的专利，所以如果专利出让是采取分散、小批量的方式，并且不关注受让方的性质以及收购目的，那么专利出让的行为有可能是在助纣为虐，因为出让的专利有可能会被NPE用来攻击出让方的合作伙伴、友商甚至相关产业，比如高智收购AT&T及其关联公司的US6826694B1、US6715084B2 等专利后，起诉了Capital One Financial Corporation Capital One Bank等美国金融机构；高智收购了MCAFEE 公司的US7415727B1、US7765593B1专利后，起诉了Trend和Check Point Software Technologies等企业。
3、权利的保留
为了避免出现上述不利情形，专利出让时，出让方可以通过协议的方式保留某些权利或限制受让方再出让、起诉权等方面的权利行使，比如2012年赛门铁克公司（下文简称为Symantec）向一家“进攻型”美国NPE-Clouding IP公司出让了US7836292、US6925481等64件涉及云计算、云存储和云服务等方面的专利，正当Clouding IP准备利用这些专利向Google、Motorola、Rackspace等公司大开杀戒时（详见1:12-cv-00639, 1:12-cv-00675），却出现了“友谊的小船说翻就翻”的情况，Symantec公司随后发表声明称根据专利出让协议相关章节的约定，Clouding IP并不享有上述专利的所有权，所以Clouding IP无权提起专利侵权诉讼，2014年法院因此驳回了Clouding IP发起的相关起诉。Symantec做出这种“大义灭亲”的举动一定伤透了“小伙伴”的心（败诉后的Clouding IP于2015年1月将上述相关专利迅速出让给了DBD CREDIT FUNDING 公司），但是可能会有利于行业整体利益和公众福祉。（详情见http://www.delawareiplaw.com/2014/08/judge-stark-dismisses-clouding-ip-cases-lack-standing-clouding-ip-lacks-substantial-rights-14-patents-suit.html）
4、出让方未来将从事的商业模式和义务领域
一般而言，当出让方大量出让专利时，如果其随后退出相关专利涉及的技术领域或业务范围，一般就可以规避被诉专利侵权的风险。比如IBM决定退出PC和服务器市场后，就将相关业务领域的技术和专利打包出让给了联想，后来IBM在新的业务领域发展得很不错，因此其能够免受高智的诉讼威胁（与之类似的还有爱立信等公司）。相反地，如果企业是在经营困难、资金紧张甚至面临破产重组等不利情况下被迫出售其拥有的大批专利，而且该企业还继续留在原来的业务领域，那么其就有可能成为NPE的攻击目标。该企业在表现出虚弱的同时又失去了专利的保护，暴露出了太多的破绽。比如摩托罗拉在将其大部分手机通讯专利转让给联想和谷歌等公司后，仍然留在手机通讯领域，因此尽管其生产的Photon Q 4G LTE, Atrix HD 和 Electrify M等型号手机销量平平，但是依然被“趁你病，要你命”的高智发动专利诉讼穷追猛打。（详情可见0:13-cv-61358）
综上所述，高智作为全美最大的NPE，虽然组织严密、实力雄厚，诉讼经验丰富，但是深入研究其内在特点和操作规律后，可以发现其并不是无懈可击，也不是无法战胜的，因此中国企业只要做好专利预警分析和风险应对工作，就完全有把握规避或击退对方的专利诉讼侵扰。
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