创造性判断中发明实际解决的技术问题的确定

豪沃公司诉国家知识产权局实用新型专利权无效行政纠纷案——创造性判断中发明实际解决的技术问题的确定

一审案号：（2018）京73行初9181号

二审案号：（2019）最高法知行终32号

裁判要旨

在创造性判断过程中确定发明实际解决的技术问题时，应当根据区别技术特征在专利技术方案中所实现的作用、功能或者效果等对技术问题进行适当归纳概括，既不能归纳概括得过于上位，又不能简单地将区别技术特征所实现的作用、功能或者技术效果等同于发明实际解决的技术问题。

案情介绍

上诉人（原审被告）：国家知识产权局

上诉人（原审第三人）：喀什博思光伏科技有限公司（简称喀什博思公司）

被上诉人（原审原告）：山东豪沃电气有限公司（简称山东豪沃公司）

本案涉及专利号为20152043××××.5，名称为“一种光伏组件及其自动清扫装置”的实用新型专利，专利权人为喀什博思公司，申请日为2015年6月24日，优先权日为2014年12月23日，授权公告日为2015年11月25日。针对上述专利权，山东豪沃公司于2018年1月30日向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告请求，并提交相应材料。同日，专利复审委员会向双方当事人发出无效宣告请求受理通知书，并将无效宣告请求书及其附带的证据副本转送给喀什博思公司。专利复审委员会于2018年7月24日作出被诉决定，维持涉案实用新型专利权有效。山东豪沃公司不服决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院原审判决：一、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第36657号无效宣告请求审查决定；二、国家知识产权局专利复审委员会针对山东豪沃公司就专利号为20152043××××.5、名称为“一种光伏组件及其自动清扫装置”的实用新型专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。案件受理费一百元，由被告国家知识产权局专利复审委员会负担。国家知识产权局、喀什博思公司不服原审法院判决，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院二审认为，原审判决认定事实不清，适用法律错误，应予撤销。被诉决定认定事实清楚，适用法律正确。遂判决如下：一、撤销北京知识产权法院（2018）京73行初9181号行政判决；二、驳回山东豪沃电气有限公司的诉讼请求。一、二审案件受理费100元，均由山东豪沃电气有限公司负担。

典型意义

创造性判断所运用的“问题—解决方案”思路中，一般遵循三个步骤：确定最接近的现有技术；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域普通技术人员而言是否显而易见。在第二个步骤中，确定发明实际解决的问题时，通常是以最接近的现有技术为参照，在分析发明与最接近的现有技术相比所存在的区别特征的基础上，考虑区别特征整体上所能达到的技术效果来确定。因此，发明所要解决的技术问题是改进最接近的现有技术以提供比该最接近现有技术更好的技术效果的目标和任务。在这一意义上，发明所解决的技术问题是客观的，区别特征的确定是理解发明实际解决的技术问题的基础。在此基础上，还应考虑本领域普通技术人员在阅读说明书所记载的内容后能够得出的技术效果。

本案涉及的其中一个争议焦点问题就是如何根据区别技术特征所能达到的效果确定专利实际解决的技术问题。在创造性判断中确定发明实际解决的技术问题时，首先要确定区别技术特征在专利技术方案中所产生的作用、功能或者技术效果，然后在此基础上进行适当的归纳和概括。二审法院明确指出，为确定发明实际解决的技术问题而进行归纳概括时，既不能归纳概括得过于上位，从而低估了本专利的创造性，也不能简单将区别技术特征在本专利技术方案中实际所产生的作用、功能或者技术效果作为发明实际解决的技术问题，从而高估了本专利的创造性。