商业标识类侵权案件行为保全的审查要件

作者：张棉 杭州知识产权法庭

裁判要旨

禁令作为一种严厉的提前介入的临时性救济措施，对双方当事人的利益都有着重大影响，因此要遵循积极审慎的原则。在侵害商标权及不正当竞争纠纷案件中适用禁令，需要对申请人所主张权利商标的显著性和知名度、被申请人的主观意图以及被诉侵权行为是否会对申请人的合法权益造成难以弥补的损害等方面进行重点审查。在确有必要的情况下，法院不仅可以责令被申请人停止使用涉嫌侵权的企业名称，还可以要求其立即变更该企业名称。

案例索引

杭州市中级人民法院（2017）浙01民初1681号（2017年12月19日）。

案  情

申请人：阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，以下简称阿里巴巴集团）、浙江天猫网络有限公司（以下简称天猫公司）。

被申请人：广东天猫投资集团有限公司、广州天猫化妆品有限公司、广州天猫投资有限公司、广州天猫房地产开发有限公司、广州天猫知识产权事务所有限公司、广州天猫珠宝有限公司、广州天猫生物科技有限公司、广州天猫品牌管理有限公司、广州天猫药业科技有限公司、广州天猫供应链管理有限公司、广州天猫电器有限公司、广州天猫餐饮管理有限公司、广州天猫农业科技有限公司、广州天猫通讯技术有限公司、广州天猫食品有限公司、广州天猫工商财税代理有限公司、广州天猫环保科技有限公司、周少文。

申请人阿里巴巴集团、天猫公司提交的初步证据及被申请人的陈述可以证明，被申请人广州天猫餐饮管理有限公司经营的“如宾汕头牛肉火锅城”，招牌上使用了“广州天猫投资成员品牌”字样；被申请人广东天猫投资集团有限公司、广州天猫化妆品有限公司、广州天猫投资有限公司、广州天猫房地产开发有限公司位于广州市白云区齐富路自编5号君富商务中心222室的经营场所内多处使用了“广东天猫集团”字样；被申请人广东天猫投资集团有限公司的网站（www.vipalibaba.com、www.vipalibaba.cn、www.vipali.cn）上多处有“广东天猫投资集团”、“天猫集团”、“天猫人”、“广东天猫”字样，网站上同时显示有集团成员企业及业务宣传。同时，被申请人广东天猫投资集团有限公司等注册、使用含有“天猫”文字的企业名称；被申请人广东天猫投资集团有限公司在网站上宣传“广东天猫投资集团于2016.11.11（天猫双11）成立”、“2016年11月11日，这是富含历史意义的时刻，‘广东天猫投资集团’正式取得省工商局注册登记管理机关核准企业登记，意味着‘广东天猫’是中国首家以及唯一合法权益的天猫集团”。故申请人阿里巴巴集团、天猫公司提出行为保全申请：1.被申请人一至被申请人十八立即停止侵犯申请人注册商标专用权及不正当竞争行为，包括停止在一切商业活动中（包括但不限于在其企业名称和字号、官方网站、广告宣传等处），以任何形式使用与申请人享有专用权的注册商标相同或者近似的标识；2、被申请人一至被申请人十七停止使用“天猫”或类似字样作为其企业字号、变更其企业名称，变更后的企业名称中不得含有与申请人享有专用权的标识相同或近似的字样；3、被申请人一至被申请人十八不得在其设立的任何公司或其他主体的名称中使用“天猫”或其他与申请人享有专用权的标识相同或近似的字样。

审  判

杭州市中级人民法院经审理认为：阿里巴巴集团系第10130978号等“天猫”系列商标的注册人，天猫公司负责天猫平台（tmall.com）的管理和运营，系上述商标的被许可人，且经阿里巴巴集团明确授权可以提起诉讼，故两申请人与本案有利害关系，系适格主体。上述商标尚属保护期限内，法律状态稳定，两申请人享有的涉案注册商标专用权应受法律保护。第10130978号“天猫”商标已获得了广泛的公众知晓度，被认定为驰名商标的可能性较高，申请人依据驰名商标能够获得跨类保护和反淡化保护。被诉侵权标识与第10130978号“天猫”商标的相同或高度近似，容易使相关公众联想到申请人的“天猫”商标，减弱其商标的显著性，构成商标侵权的可能性较高。同时，被申请人在明知申请人“天猫”商标和字号的情况下，仍然注册了一系列以“天猫”为字号的公司并在商业活动中使用，主观上存在攀附申请人的“天猫”商标和字号声誉的意图，其行为构成不正当竞争的可能性极高。被申请人在网站上的宣传用语，以一般公众施以普通的注意力，容易造成其与申请人具有关联关系的印象，构成不正当竞争的可能性亦较高。如被申请人继续上述被诉商标侵权及不正当竞争行为，一旦认定侵权成立，可能会对申请人第10130978号“天猫”商标所承载的巨大商誉造成难以用金钱来衡量和弥补的损害，为维护申请人的合法权益，防止损害的进一步扩大，责令被申请人立即停止实施被诉侵权行为具有紧迫性和必要性。而采取行为保全措施并不影响被申请人正常的经营活动，对被申请人造成的损失有限。

综上，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条之规定，裁定如下：

一、被申请人广东天猫投资集团有限公司、广州天猫化妆品有限公司、广州天猫投资有限公司、广州天猫房地产开发有限公司、广州天猫餐饮管理有限公司立即停止在经营场所、网站（www.vipalibaba.com、www.vipalibaba.cn、www.vipali.cn）上使用带有“天猫”字样的标识，效力维持至判决生效之日止；

二、被申请人广东天猫投资集团有限公司、广州天猫化妆品有限公司、广州天猫投资有限公司、广州天猫房地产开发有限公司、广州天猫知识产权事务所有限公司、广州天猫珠宝有限公司、广州天猫生物科技有限公司、广州天猫品牌管理有限公司、广州天猫药业科技有限公司、广州天猫供应链管理有限公司、广州天猫电器有限公司、广州天猫餐饮管理有限公司、广州天猫农业科技有限公司、广州天猫通讯技术有限公司、广州天猫食品有限公司、广州天猫工商财税代理有限公司、广州天猫环保科技有限公司立即停止在商业活动中使用带有“天猫”字样的企业名称，并于本裁定生效之日起十五日内向工商行政管理部门申请变更企业名称，变更后的企业名称不得包含“天猫”字样，效力维持至判决生效之日止；

三、被申请人广东天猫投资集团有限公司立即停止在网站（www.vipalibaba.com、www.vipalibaba.cn、www.vipali.cn）上的被诉虚假宣传行为，效力维持至判决生效之日止；四、驳回阿里巴巴集团、天猫公司的其他行为保全申请。

评  析

一般而言，禁令的颁发需要从以下几方面进行考察：

一、申请人主张的权利基础是否有效且稳定；

二、被申请人的行为构成侵权的可能性；

三、如不采取行为保全措施，是否会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害；

四、不采取行为保全措施给申请人带来的损害是否明显超过采取行为保全措施给被申请人带来的损害。

本案为侵害商标权和不正当竞争纠纷，结合申请人的主张和被申请人的答辩意见，法院认为，尤其需要重点考察申请人所主张权利商标的显著性和知名度、被申请人的主观意图以及被诉侵权行为是否会对申请人的合法权益造成难以弥补的损害。

一、申请人所主张权利商标的显著性和知名度

被申请人认为其集团旗下各公司的经营范围较广，申请人的注册商标核定使用的商品和服务类别有限，不可能制约其各类经营使用行为。对此，法院认为，因被申请人在网站和经营场所中并没有展开具体与某类商品或服务相关联的经营活动，故对于被申请人使用含有“天猫”文字标识的行为是否构成对申请人所主张的一系列“天猫”商标权的侵犯尚难以确定，申请人已经注册的商标核定使用的商品和服务类别也的确难以涵盖商业活动的方方面面。但是根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第七项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，商标的保护范围和程度要与商标的显著性和知名度相一致，我国商标法律制度对于驰名商标给予了比普通商标更大范围、更高程度的保护。

就申请人所主张的第10130978号“天猫”商标而言，其本身为臆造词，显著性非常高，同时申请人提供了阿里巴巴集团年报、市场推广费用专项报告、天猫双十一的媒体新闻报道、中国电子商务协会推荐函、艾瑞咨询关于中国电子商务行业年度监测报告等证据，证明自2012年1月申请人旗下的“淘宝商城”更名为“天猫”后，“天猫”平台的用户规模、网络浏览量、商品交易总量等逐年快速增长，在电子商务领域处于行业领先地位，申请人在“天猫”平台上持续地使用了上述“天猫”注册商标，并且投入巨额广告费用，对上述“天猫”注册商标进行了大量、广泛、深入的宣传和推广，因此第10130978号“天猫”商标已获得了广泛的公众知晓度，被认定为驰名商标的可能性较高，申请人依据驰名商标能够获得跨类保护和反淡化保护。

在电子商务平台上购物已经成为了我国普通社会公众日常生活的一部分，第10130978号“天猫”商标能够涵盖的相关公众范围非常广，在普通社会公众对第10130978号“天猫”商标均有所接触和认知的情况下，被诉侵权标识与第10130978号“天猫”商标的相同或高度近似，容易使相关公众联想到申请人的“天猫”商标，减弱其商标的显著性，从而对申请人的商标权利造成损害。因此，被申请人的行为完全有可能构成对申请人注册商标专用权的侵犯。

二、被申请人的主观意图

在商标侵权可能性的判断中，被申请人的主观意图并非构成侵权的必要条件，但是往往可以作为侵权判断的参考因素。在本案中，被申请人在经营场所、网站中同时使用了申请人的创办人马云的版画像、语录、天猫双11等宣传图片和文字，其不正当地利用驰名商标市场声誉的主观意图非常明显，可用以佐证上述的商标侵权判断。

而在不正当竞争行为的判断中，对被申请人的主观意图进行考察的重要性就更为凸显，只有在被诉侵权人具有主观过错的情况下，才有可能认定不正当竞争行为的成立。在本案中，申请人指控被申请人实施的不正当竞争行为包括：1.被申请人注册、使用含有“天猫”文字的企业名称；2.被申请人在官网上虚构广东天猫投资集团的成立时间，并宣称其是中国首家以及唯一合法权益的天猫集团。

对于第一项被诉的不正当竞争行为，根据《中华人民共和国商标法》第五十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款的规定，对于注册商标和企业名称的冲突，人民法院应当区分不同的情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，依法处理。如果注册使用企业名称本身具有不正当性，不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称的，即使规范使用仍足以产生市场混淆的，可以按照不正当竞争处理，责令停止使用或变更企业名称。在本案中，被申请人广东天猫投资集团有限公司及其下属公司的登记成立时间均是在2015年、2016年间，而申请人早在2012年就注册了第10130978号“天猫”商标，如前所述，“天猫”商标和字号已经具有非常高的知名度，为相关公众所知悉，被申请人将“天猫”作为其企业字号，容易引起相关公众对市场主体及其商品、服务来源的混淆误认。更重要的是，申请人提交了大量的证据，包括域名仲裁裁决、商标不予注册的决定、商标注册查询网页截图、（2017）沪静证经字第3374号公证书、以“阿里”“淘宝”作为字号的企业信用信息公示报告等，以证明被申请人周少文及其控制的多家公司大量注册与“天猫”、“阿里”、“淘宝”等相关的域名、商标、企业字号，并在相关网站中予以售卖，被申请人亦陈述其曾经参与过申请人“天猫”平台LOGO设计的社会招募，这充分说明被申请人在明知申请人“天猫”商标和字号的情况下，仍然注册了一系列以“天猫”为字号的公司并在商业活动中使用，主观上存在攀附申请人的“天猫”商标和字号声誉的意图，其行为构成不正当竞争的可能性极高。 

一般情况下，禁令的颁布以在商业活动中停止使用相关企业名称即可，但在本案中，鉴于被申请人周少文控制的多家公司大量注册与“天猫”“阿里”“淘宝”等相关的域名、商标、企业字号，在申请人已经对其采取了相应维权行动并获支持的情况下，被申请人仍然持续实施对申请人的被诉侵权行为，具有明显的主观恶意，而且知识产权侵权行为亦具有一定的隐蔽性，被申请人若在商业活动中继续使用企业名称，其行为将难以准确、及时地被发现，因此被申请人仅承诺在商业活动中停止使用企业名称而不变更企业名称，不足以有效地制止被申请人可能实施的不正当竞争行为，法院认为，有必要责令被申请人立即变更企业名称。

对于第二项被诉的不正当竞争行为，被申请人提交了企业集团登记证书，证明其登记的企业集团名称为广东天猫投资集团，成立时间为2016年11月11日，网站上不存在虚假宣传的事实。对此法院认为，根据《最高人民法院关于审理反不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第八条第一款第三项的规定，虚假宣传的本质在于引人误解，而非仅仅是信息本身的真实与否。被申请人在网站上宣传“广东天猫投资集团于2016.11.11（天猫双11）成立”“2016年11月11日，这是富含历史意义的时刻，‘广东天猫投资集团’正式取得省工商局注册登记管理机关核准企业登记，意味着‘广东天猫’是中国首家以及唯一合法权益的天猫集团”，被申请人刻意将成立时间与“天猫双11”联系在一起，在明知有在先的具有较高知名度的“天猫”注册商标及字号的情况下，仍然使用“中国首家”、“唯一”等宣传用语，其主观意图就是误导公众，以为被申请人与申请人具有关联关系，而以一般公众施以普通的注意力，亦容易造成其与申请人具有关联关系的印象，构成不正当竞争的可能性较高。

三、如不采取有关措施，是否会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害

行为保全作为一种严厉的提前介入的救济措施，需要充分地考量申请人的合法权益是否存在难以弥补的损害之虞，如果申请人的商誉未受到损害，或者损失能够用金钱予以计算，且被申请人有足够的经济能力支付赔偿，就没有在判决前采取行为保全措施的必要。但在本案中，法院认为存在采取行为保全措施的必要性，理由如下：第一，根据被申请人在网站上的宣传及陈述，其正在规划进行全产业、生态多元化的经营发展，如被申请人继续上述被诉商标侵权及不正当竞争行为，不仅会导致后续行为的难以控制，造成相关公众进一步的混淆误认，而且对于申请人第10130978号“天猫”商标所承载的巨大商誉，可能造成难以用金钱来衡量和弥补的损害。第二，被申请人广东天猫投资集团有限公司及其下属公司虽然认缴了高额的注册资本，但均未实际缴纳，被申请人也未提交其他证据以证明其经营状况和财务能力，如被申请人继续上述被诉商标侵权及不正当竞争行为，一旦认定侵权成立，被申请人亦没有足够的经济能力来进行损害赔偿，可能使判决最后难以执行。为维护申请人的合法权益，防止损害的进一步扩大，责令被申请人立即停止实施被诉侵权行为具有紧迫性和必要性。

根据被申请人的陈述，其尚未开展与其工商登记的经营范围相一致的经营活动，目前处于规划中，被申请人为公司运营所投入的成本限于办公支出、申请相关知识产权的费用等，且被申请人的成立时间仅有1-2年，其并没有通过自身的经营活动为其企业名称附加更高的价值，其所称的损失更多地是附着在申请人所拥有的“天猫”商标和字号的知名度和影响力上，因此采取行为保全措施并不影响被申请人正常的经营活动，对被申请人造成的损失有限。相对于不采取行为保全措施会给申请人带来的损害，采取行为保全措施会给被申请人带来的损害明显较小。综合以上各方面考虑，为加大对知名品牌的保护力度，遏制“傍名牌、搭便车”行为，维护公平竞争的市场秩序，法院最终裁定对于申请人的行为保全申请予以支持。