我国专利授权后依职权更正法律制度研究

作者 | 黄筱筱 国家知识产权局专利局审查业务管理部

近年来，我国知识产权创造运用水平大幅提高，保护状况明显改善，全社会知识产权意识普遍增强，知识产权工作取得长足进步，对经济社会发展发挥了重要作用。同时，与发达国家相比，我国仍面临知识产权大而不强、多而不优等问题。

提升专利质量，是我国由要素驱动发展向创新驱动发展，由知识产权大国向知识产权强国迈进的必然要求。其中，专利审查是知识产权保护的源头和专利工作的基础。把好专利审查授权关，避免不当授权，向社会公众提供保护范围清晰适当、权利稳定可期的专利权是专利审查质量提升的关键所在。

为了落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中的“合理扩大专利确权程序依职权审查范围，完善授权后专利文件修改制度”相关文件精神，及时有效回应创新主体和社会公众对授权专利质量的关切，一个亟待解决的问题是：错误的授权后专利文件，直至错误的授权结论，一经发现，专利行政部门能不能依职权更正？如何依职权更正？（需要特别说明的是，本文中的“更正”，既包括修改错误的授权后专利文件，也包括撤销错误的授权结论。）

笔者将在本文中通过比较中美两国授权后依职权更正法律制度在适用情形、启动条件、参与各方、流程设置、法律后果等方面的异同，分析我国现有专利授权后依职权更正法律制度的不足，借鉴美国专利授权后依职权更正审查实践，以期为我国完善专利授权后依职权更正法律制度提出立法建议。

专利授权后依职权更正法律制度比较

（一）中国现行专利授权后依职权更正法律制度和审查实践

为了保证专利权利的稳定性，防止专利权人滥用请求权，目前，对于专利授权后依职权更正，我国仅在专利法和专利法实施细则中予以有限准许和谨慎实践。

根据专利法第四十五条的规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。对于上述法律规定中的“任何单位”，是否可以扩大解释为包括国家知识产权局（专利局复审无效审理部）？目前，尚无审查实践加以支持。但是，回顾本款法条的立法史，正是考虑到可以由专利复审委员会（即专利局复审无效审理部的前身）承接“主动纠错”职能，发挥无效宣告制度纠正不当授权的专利、维护公众和利害关系人利益的作用。2000年我国专利法进行修改时，立法者将撤销程序与无效宣告程序整合，取消了原有的撤销程序，仅仅保留无效宣告程序，并沿袭至今。

根据我国专利法实施细则第五十八条的规定，国务院专利行政部门对专利公告、专利单行本中出现的错误，一经发现，应当及时更正，并对所作更正予以公告。也就是说，对于专利授权后发现的错误，国家知识产权局可以依职权予以更正的范围仅限于：专利公告、专利单行本中出现的错误。上述错误包括文字和符号的明显错误以及印刷错误。所谓“明显错误”，是指不正确的内容可以从原文的上下文中清楚地判断出来，没有作其他解释或者修改的可能。“文字和符号的明显错误”范围参照《专利审查指南》第一部分第一章第2节、第一部分第一章第8节、第一部分第二章第8节、第一部分第二章第8.3节、第一部分第三章第10.3节、第二部分第八章第5.2.2节、第二部分第八章第5.2.4.2节、第二部分第八章第6.2.2节的相关规定，与国家知识产权局在初步审查和实质审查程序中可以依职权修改的明显错误的范围等同。

由上述法律规定和现行专利审查实践可知，我国对于专利授权后依职权更正的启动条件较为严苛，其适用情形较为有限，其法律后果较为可控。国家知识产权局仅能根据专利法实施细则第五十八条的规定，依职权更正专利公告、专利单行本中出现的文字和符号的明显错误以及印刷错误。

（二）美国现行专利授权后依职权更正法律制度和判例法实践

根据35 U.S.C（United States Code Title 35，美国法典第35卷，即美国专利法）、37 C.F.R.（Code of Federal Regulations Title 37，美国联邦法规第37卷，即美国专利商标版权联邦法规）的规定，美国现行专利授权后依职权更正程序主要可以分为两种：更正证书（Certificate of Correction）和单方再审（Ex Parte Reexamination）。

1.更正证书相关法律规定和判例法实践

根据35 U.S.C§254和37 C.F.R.§1.322的相关规定，对于专利档案中明确披露的，因美国专利商标局的过错造成的错误，一经该局发现，局长可以主动（acting sua sponte）签发更正证书以纠正上述错误，并在专利档案中予以记录。

根据判例法（common law）实践，上述错误可分为下列3种情形：（united states code service〈lawyers edition〉〈patents 35 U.S.C§§113-280〉）

（1）局长签名缺失；

（2）抄录过程中发生的文书错误；

（3）权利要求部分必要内容（如数学公式等）缺失等印刷错误。

综上所述，通过签发更正证书纠正错误，不会改变已授权结论，不会影响专利权的有效性。

2.单方再审相关法律规定和判例法实践

关于单方再审程序的一般法律规定：通过单方再审程序，任何人在专利授权之后的任何时间均可要求美国专利商标局重新审查已授权专利的权利要求的可专利性。根据35 U.S.C.§303-04的规定，单方再审请求人必须提出质疑专利可授权性的实质性新问题（substantial new question，SNQ)。单方再审程序通常在中央再审单元（central reexamination unit，CRU）中进行。CRU是由3名经验丰富的审查员组成的小组。根据MPEP§2236的相关规定，CRU SPRS（CRU supervisory patent reexamination specialist，中央再审单元主管专利再审专家）应当重新指定审查员再审，而不能指定给原审查员。单方再审程序本身只涉及美国专利商标局和专利权人，单方再审请求人通常不能进一步参与该程序。专利权人对最终审查意见通知书（final office action, FOA）不服的，可以根据37 C.F.R.§1.181向美国专利商标局局长提出呈请，也可以根据MPEP§2273向专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提起上诉。专利权人对PTAB的决定不服的，可以根据35 U.S.C.§141向联邦巡回上诉法院（Federal Appeal Circuit Court）提起上诉。根据35 U.S.C.§307的相关规定，一旦单方再审程序结束，美国专利商标局将会颁发和公布单方再审证书。证书将反映专利权利要求的最终状态，包括取消被最终确定没有可专利性的权利要求，确认被最终确定有可专利性的权利要求，加入修改后的或者新的有可专利性的权利要求。在一次单方再审查程序结束之后，还可以提起另一次单方再审查程序，但是后者所依据的基础将是前一次程序修改后的权利要求。总之，单方再审程序是一个可以在美国专利商标局，而不是去PTAB或法院挑战已授权专利的可专利性的行政程序。

关于依职权启动单方再审程序的法律规定：根据37 C.F.R.§1.520 和 MPEP§2239的相关规定，美国专利商标局局长可以在无人请求且无须付费的情况下，在专利可执行期间范围内，启动单方再审程序。如果审查员发现了影响可专利性的实质性新问题，也可以根据37 C.F.R.§1.525和 MPEP§2246的相关规定启动单方再审程序。但是，由局长决定启动单方再审程序的情形很少（rare），只有在令人信服的情况下，在重新审查与专利有关的所有事实之后，才会作出此类决定。

如，2010年1月12日，美国专利商标局局长罕见地根据37 C.F.R.§1.520 和 MPEP§2239的相关规定，命令启动单方再审程序。涉案专利涉及一种使税负最小化的方法（美国专利号：6,567,790）。自1981年以来，由局长启动的单方再审程序的数量不足所有已启动复审程序数量的1％，而近年来则更低，这也是为什么说该情形罕见的原因。再审命令由审查政策委员会高级顾问罗伯特·巴尔（Robert Bahr）签发，多达58页，详细解释了为什么该局认为存在质疑可专利性的实质性新问题，并附有权利要求表。

我国健全专利授权后依职权更正法律制度的立法建议

对于专利公告、专利单行本中出现的文字和符号的明显错误以及印刷错误，国家知识产权局可以直接根据专利法实施细则第五十八条的规定，依职权启动授权后更正程序。对于错误的授权结论，即不应当授权但予以错误授权的，建立专利授权结论依职权更正法律制度，主要有两种立法思路：一种是将专利法第四十五条中规定的“任何单位或者个人”扩大解释为包括国家知识产权局或者专利审查员，另一种是通过修改专利法和专利法实施细则，建立依职权撤销专利权制度，即在专利法和专利法实施细则中增加下列条款：

第X1条 对于已经授予专利权的专利，一经发现不应当授权的情形，国务院专利行政部门可以自行启动撤销专利权程序。

国务院专利行政部门应当告知专利权人撤销专利权的理由并提供证据。专利权人应当在指定期限内答复；期满未答复的，不影响作出撤销专利权决定。撤销专利权的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。

第X2条 对国务院专利行政部门撤销专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。

第X3条 被撤销的专利权视为自始即不存在。撤销专利权的决定，对在撤销专利权无前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

笔者建议采用第二种立法思路，即通过修改专利法和专利法实施细则，建立依职权撤销专利权制度。其优势在于：

1.与现有的无效宣告制度相对独立，有利于避免发生职能冲突。

如果突破现有无效宣告制度实践，把专利法第四十五条中规定的专利权无效宣告请求人扩大解释为“（包括国务院专利行政部门在内的）任何人”，在一个无效宣告审理程序中，会出现国务院专利行政部门职能冲突和角色错配的情况，即国务院专利行政部门既是无效宣告请求人，又是作出无效宣告决定的裁判者，有悖于无效宣告制度通过采用“准司法”程序，即通过无效宣告请求人和专利权人双方控辩并由国务院专利行政部门居中裁判以再次确认权利合法性和巩固权利稳定性的设计初衷。

相较之下，依职权撤销制度与现有无效宣告制度相对独立，能避免发生上述情况。依职权撤销制度的核心是国务院专利行政部门为了纠正错误的授权结论而依职权启动的行政程序，其本身就是由行政机关和行政相对人（必要时引入利害关系人作为第三人）双方参与、正面博弈的程序，其本身就有别于现有无效宣告制度三方参与、三方制约平衡的程序运行模式。依职权撤销制度的启动、运行和救济程序模式不必参照司法程序模式，符合行政法律的普遍原则和专利法律的专门规则即可。

2.有利于确立专门的启动条件、程序设计、机构设置、系统开发等。

“修改”一个已有制度，看上去似乎比“建立”一个新制度更加简单快捷。但是，“修改”可能对已有制度的依从性和稳定性产生负面影响，也更容易承接已有制度规则固化的负累。因此，尽管存在前期制度建设成本较高的问题（详见下文），建立相对独立的依职权撤销制度，更有利于推动国务院专利行政部门设置职能清晰的专门机构、配备分工明确的专门人员、设计运行高效的专门程序和开发界面简洁的专门系统。从制度的可持续发展性和中长期收益比方面考虑，笔者认为，建立相对独立的依职权撤销新制度，是值得尝试的。

3.相对于美国类似制度，我国国务院专利行政部门和专利权人具有更大的灵活性和参与度

如前文所述，对于依职权再次评价专利权有效性，美国引入了（依职权）单方再审制度，明确规定可由美国专利商标局局长或审查员自行启动该程序。单方再审程序属于行政程序，是一种比司法审查更快、能以更低成本解决专利权有效性问题的途径。但是，为了防止再审请求人滥用权利，在制度创设初期，对再审请求人、美国专利局商标局和专利权人启动和参与再审程序的条件和程度做了诸多限制：如单方再审的受理条件仅限于“提出质疑可专利性的实质性新问题”，再审请求人不能再参与后续程序等。

与美国单方再审制度不同，依职权撤销制度是对专利权有效性的再次全面审查。即使没有发现质疑可专利性的实质性新问题，只要存在依法不应当授权的情形，国务院专利行政部门都可以依职权启动撤销程序。专利权人可以通过提交答复意见和权利要求书修改文本主动改正缺陷以维护专利权有效性，利害关系人也可以作为第三人参与撤销程序。最后，因为撤销程序由国务院专利行政部门依职权启动，且撤销决定实质上是对申请文本进行再次审查后作出的确权决定，为了节约行政资源，制度规定专利权人不服撤销决定的，可以直接向法院起诉。这就避免了如美国单方再审程序一样将再审最终审查意见再次拖入行政程序的诉累。（对于因发现质疑可专利性的实质性新问题而启动的撤销决定，可否规定专利权人可以直接起诉，此处待议。）

建立依职权撤销专利权制度的劣势在于：

1.制度建设所费成本较高，所需时间较长。

如前文所述，作为专利法律领域一项全新制度的依职权撤销制度，前期制度建设成本会较为高昂。社会调研、制度设计、意见征集、各级审批所需耗费的时间较长，无法及时解决我国目前低质量专利申请较多、审查质量和审查效率不高的问题。

2.全部撤销的制度特点会造成不必要的权利动荡。

与现有无效宣告制度可以宣告部分权利要求无效不同，撤销制度中的“撤销”，是对已授权结论的整体撤销，不存在部分撤销和全部撤销的区分。因此，对于因部分权利要求不符合授权条件而“被迫”撤销的专利权，可能使符合授权条件的那部分权利要求“被迫”从一个已确定的权利状态重新回到一个不确定的权利状态。这样不必要的权利动荡，对于专利权人和善意第三人无疑是显失公平的。

因此，笔者建议，在设计依职权撤销制度时，规定国务院专利行政部门可以在作出撤销决定的同时，根据专利权人在撤销程序中提出的答复意见和修改文本重新作出授权决定，以避免产生如前文所述的不必要的权利动荡。

3.法律后果的提前预判可能造成制度运行失衡。

与无效宣告请求人启动无效宣告程序时，对其法律后果仅有单方评估不同，国务院专利行政部门在依职权启动撤销程序时，对其可能造成的法律后果其实已经作出了一定程度上的提前预判。相较于专利权人，国务院专利行政部门当然占据更为强势的法律地位，具有更为专业的检索和审查资源。行政程序运行失衡的一个直接后果，就是会迫使专利权人转向寻求司法救济，在司法机关提起大量诉讼，从而占据大量司法资源，加重司法机关和专利权人的负担。

因此，笔者建议，在设计制度细则时，应当从启动条件、举证责任、证据类型等方面对国务院专利行政部门的职权加以限制，并在答复、修改、救济等程序中给予专利权人更大的主动性和灵活性，以监督国务院专利行政部门合法、正当行使职权，保障专利权人的合法权益。