专利申请视为撤销的原因分析及建议

作者 | 宋亚玲  国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心发明专利实质审查员

          蓝立伟  国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心发明专利实质审查员

专利申请的视为撤销（简称“视撤”，包括主动撤回）有多种原因，本文通过多个实际案例，对“不具备新颖性或创造性”“公开不充分”“分案申请不得超出原申请记载的范围”“存在形式缺陷具有授权前景”四种视撤原因进行了详细的分析，以为申请人/代理人的发明申请以及审查员的实质审查工作提供有利的帮助，减少低质量的发明申请的出现。

//原因一：不具备新颖性或创造性//

（一）权利要求保护一种施工工艺或方法，权利要求技术特征多，多篇现有技术拼凑，对比文件以期刊居多，尤其申请人/发明人自己早期发表的期刊

申请号为201110215772.3，发明人黄某等，申请日为2011年7月29日，名称为“无砟轨道板张拉防漏检方法”的发明申请，其发明点（采用在张拉千斤顶上设置钢珠的方式，在锚穴四周形成压痕，作为轨道板完成张拉工序的标识）已被申请人早期发表期刊[1]公开（在轨道板预应力张拉施工前，在千斤顶上加弹珠的方式在张拉过程中直接形成压痕，以达到直观效果，避免漏张拉或重复张拉，对轨道板张拉起到了很好的控制作用）。

申请号为201110436035.6，发明人傅某某等，申请日为2011年12月22日，名称为“超高层建筑结构重力荷载下长期变形分析与控制方法”的发明申请，其发明点被对比文件[2]公开。

申请号为201511030002.6，发明人赵某某等，申请日为2015年12月31日，名称为“一种密实薄壁填充砌块施工工艺”的发明申请，权利要求1的技术特征长达一页，对六个步骤“(1)后砌墙体上、下部的处理、(2)芯柱、(3)门抱框设置、(4)与主体结构连接部位芯柱设置、(5)过梁设置、(6)水平系梁设置”均进行了详细的描述。审查员采用两篇期刊（对比文件1[3]、对比文件2[4]）对其进行评述，此案在发出第一次审查意见通知书后视撤。

（二）改进点较小，对比文件为发明人的早期专利申请文件

申请号为201410432554.9，申请日为2014年8月25日，名称为“一种上部带受弯钢筋的预应力混凝土槽型板及框架结构体系”的发明申请，申请人为柳某某，本国优先权数据为CN201310436794.1（2013.9.13）和CN201310436515.1（2013.9.13）。根据《专利审查指南》的第二部分第八章记载：

“４.6.2.1部分优先权的核实由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善，申请人在其在后申请中，可能会增加在先申请中没有的技术方案。在这种情况下，审查员在核实优先权时，不能以在后申请增加内容为理由断定优先权要求不成立，而应当对在后申请中被在先申请清楚记载过的相同主题给予优先权，即给予部分优先权。具体地说，在在后申请中，其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权；而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权，应当视为是在在后申请的申请日提出的。就整个申请而言，这种情况称为部分优先权，即该申请的部分主题享有优先权，也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权。”

该申请要求享有两个优先权，经核实，权利要求3-6、9-11的附加技术特征并未记载在优先权文本中，即本申请权利要求3-6、9-11所保护的技术方案并未记载在在先申请中，不符合《专利法》第二十九条第一款的规定，不能享有该优先权，故其申请日为2014年8月25日。故对比文件1（CN104018582A，申请人向专利局提出的专利申请，申请日2014年6月16日，公开日为2014年9月3日）构成了权利要求3、4、9、11的抵触申请，从而使权利要求3、4、9、11所要求保护的技术方案不具备《专利法》第22条第2款规定的新颖性。对于享有优先权的权利要求，采用申请人柳某某的早期申请（CN102864839A）作为最接近的现有技术。

（三）技术方案极其简单，发明点非常低

申请号为201310426273.8，申请日为2013年9月17日，名称为“一种建筑群”的发明申请，其发明点在于：通过商品房和厂房的一定面积配比（商品房的总建筑面积N和该厂房的总面积M之间的关系为：N：M=10:2～5）和距离配比（任意一个厂房和任意一个商品房之间的距离D为：500m≤D≤15000m）解决业主就业难题。审查员进行了充分检索后，无法获知公开本申请的面积配比和距离配比，但是对比文件1[5]公开了本申请的发明构思（一个大规模的住宅区里，里头要有相应的就业岗位，比如说为消费者为生产者提供的各种服务业、加工制造业，在这个周边必须要有这样一些企业发展起来；必须把生活小区、住宅小区跟产业园区有机整合起来”，以防“鬼城”出现），于是通过说理方式指出：“大规模的住宅区一般是由多栋商品房组成，加工制造业或产业园区一般由多栋厂房组成，由对比文件1所公开的在一个大规模的住宅区里头设置加工制造业，可推知，商品房与厂房之间的距离在15公里以内；为了避免‘鬼城’的出现，尽量满足住宅区居民的就业，本领域技术人员根据经验或调研而容易想到本申请的面积配比。”最后，本案在发出第一次审查意见通知书后逾期视撤失效。

申请号为201210179054.X，申请日为2012年6月4日，名称为“一种改性沥青防水卷材双工位成型工艺及其设备”的发明申请，其发明点为“两份幅宽一米的胎体材料并列布置于一套成型设备，同时完成开卷、预浸、涂盖、覆膜冷却、成品卷取步骤，大幅增加产能”。然而“开卷、预浸、涂盖、覆膜冷却、成品卷取”被对比文件1[6]公开（该生产工艺包括利用胎基展卷机进行开卷、预浸机组进行预浸、涂盖机组进行涂盖、覆膜装置进行覆膜、冷却装置进行冷却、自动卷毡机进行成品卷取，胎基展卷机应具备双工位功能），但是对于发明点，审查员在第一次审查意见通知书中采用说理的方式对其进行了创造性评述（如何提高卷材的产能早已是本领域的共识，通过加宽生产设备的宽度，以便同时处理两份卷材，犹如增加一套卷材的生产线或将两条卷材的生产线合并一起，同时处理双份卷材，使产能成倍增加，这种简单的增加产能的技术手段，对本领域技术人员而言并不需要付出创造性劳动）。申请人答复第一次审查意见通知书时陈述，正是由于此公知常识（防水卷材的幅宽为一米）使得本领域技术人员在研究如何提高产能时，一直依靠或者试图单纯依靠提高单幅卷材的生产速度来实现，而从未有报道公开在一条产线上同时处理两份卷材的方案。仅仅依靠提高生产速度来增加产能的技术方案提升效果有限，不可能达到成倍增加的效果，权利要求1请求保护的技术方案克服了本领域中通过提高生产速度来增加产能的惯性思维。对此，审查员再次检索，看看专利库里面是否存在两米以上幅宽的防水卷材，若存在，又基于“防水卷材的幅宽为一米”的公知常识，故为获知本申请的“一条产线上同时处理两份卷材的方案”再次进阶。果不其然，专利文件CN202192832U公开了一种宽幅自粘高分子复合防水卷材一次成型生产线，其工作幅宽为3.05m，而生产的产品幅宽为3.05m，不同于现在市场上1m幅宽的产品（参见说明书第[0005]段）。“可见，现有技术早已存在工作宽度高达3.05的防水卷材生产设备，基于此，如果只是生产1m幅宽的防水卷材，本领域技术人员也容易想到可同时处理两份、甚至三份1米宽的卷材”。本案最终在发出第二次审查意见通知书后逾期视撤失效。

对于此类技术方案简单、发明点较低的专利申请，以个人申请居多。能检索到公开发明点的对比文件固然好，但倘若没有时，可另辟蹊径，不仅动之以情，晓之以理，通过说理的方式让申请人心服口服，还可检索打破常规的现有技术作为辅助证据。

（四）明显抄袭他人，产品用途避而不谈，更改产品名称

申请号为201610840360.1，发明人冯某某，申请日为2016年9月22日，名称为“一种具备防尘警示功能的户外专用装饰板”的发明申请，分类号E04F13/072（由专门适用的、结构化或成形的覆盖或衬里构件构成的）、B08B1/02（运动中工件的清洁，如在传送装置上的成卷织物，物品）。该申请权利要求1为：“一种具备防尘警示功能的户外专用装饰板，包括装饰板本体，其特征在于，所述装饰板本体由基板和装饰板组合构成，所述基板设于所述装饰板下端，所述基板为钢板，所述装饰板为陶瓷板，所述装饰板前端面上下端各安装有一旋转风机清洁器，所述旋转风机清洁器前端设有旋桨头，所述旋桨头枢接套于所述旋转风机清洁器上，所述旋桨头上设有多片安装旋转桨叶，所述旋转桨叶端面上套入清洁毛刷棒，所述旋桨头外侧端面上还喷制有反光剂，所述装饰板前端绘制有图案。”申请文件只是记载“提供一种具备防尘警示功能的户外专用装饰板，能够适用于户外装饰使用，装饰板前端还安装旋转风机清洁器来对装饰板本体进行自净”。

对于装饰板，一般建筑领域均只是用于墙体表面，起到装饰作用，无需自净和警示。审查员以“板+(自净or自洁or清洁)+警”作为关键词检索，也没有检索到相关现有技术。审查员又从自净、警示两方面入手，忽略保护客体“板”和分类号，通过检索，发现很多公开本申请发明构思的对比文件。事实上，该装饰板申请的分类号应分到E01F9/011（道路标志或交通信号装置，如标志柱或标志牌）或E01F15/02（用于使行驶的车辆减速、反向或停止行驶的安全装置）。道路标志需要起到自净、警示作用，考虑本申请是一种保护板，故审查员挑选了一篇自清洗反光板专利（一种自清洗反光板，CN201276681Y）作为对比文件。

该案例中，专利申请人的技术方案明显抄袭他人，申请文件对产品用途避而不谈，并更改产品名称，故而造成初审审查员将分类号分错（E01F9/011、E01F15/02均不是审查E04F13/072的实质审查员的审查范围）。申请人应当避免抱着侥幸心理抄袭他人专利，而应把所有心思放到产品的新颖性/创造性上，这样获得的专利权才更可靠、更稳定。

//原因二：公开不充分//

申请号为201510668537.X，名称为“钢幕墙结构”的发明申请，其为个人申请，无代理机构。其权利要求1为：“一种钢幕墙结构，包括钢转件，其特征在于：钢转件内设有转动板，转动板不止一个，其呈平行排列设置在钢转件上，钢转件内侧面设有调节角码，调节角码通过螺栓分别与钢转件及一钢条连接，钢条竖向设置在调节角码内侧面上，钢条内侧面安装有限位板，限位板内设横梁，限位板与钢条之间通过限位构件连接，限位板内侧面设有卡接板，卡接板两端竖向开有通槽，卡接板分别卡接在限位板及幕墙本体上，幕墙本体设置在卡接板内侧面上，幕墙本体表面开有透气孔。”说明书附图如图1。

此案保护一种钢幕墙结构，是常见的建筑结构。在此之前，审查员审查过很多关于幕墙结构的专利申请。但是在理解本申请的技术方案时，无论是翻阅与幕墙相关的书籍/规范还是查阅幕墙专利申请，都难以理解本申请的技术方案。故在第一次审查意见通知书中，审查员指出，“说明书附图只有一幅平面图，钢转件、转动板、角码、限位板、卡接板具有多种结构，仅仅通过上述名词和一幅平面图无法获知上述名词的结构；而且各个构件的连接关系不清楚，如转动板2如何呈平行排列设置在钢转件1上，调节角码3如何通过螺栓分别与钢转件1及一钢条4连接，钢条4内侧面如何安装限位板5，限位板5与钢条4之间如何通过限位构件连接，限位板5内侧面如何设有卡接板7，卡接板7两端竖向开有通槽的作用是什么，卡接板7通过何种方式分别卡接在限位板5及幕墙本体8上，幕墙本体8表面为什么开有透气孔9，为什么孔内填充有海绵体。”故本申请的说明书未对发明作出清楚、完整的说明，致使所属技术领域的技术人员不能实现该发明，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。本案在发出第一审查意见通知书后并没有答复，逾期视撤失效。

虽然专利审查提倡以三性评判为主线，但是其前提是能理解技术方案。专利申请文件的撰写需要一定专业知识，当案件生涩、难以理解时，尤其是针对无代理的个人申请，不妨让申请人把技术方案完整呈现后再进一步实质审查。

//原因三：分案申请不得超出原申请记载的范围//

申请号为201510072104.8，名称为“组合的可折叠展示棚结构”的发明申请，该案是分案，母案为200780015352.2。对于分案的审查，《专利审查指南》（2010年版）第二部分第六章“3.3分案的审查”指出，对分案的审查包括对分案申请的审查以及对分案以后的原申请的审查，应当依据《专利法实施细则》第四十二条和第四十三条进行：（1）根据《专利法实施细则》第四十三条第一款的规定，分案申请的内容不得超出原申请记载的范围；（2）根据《专利法实施细则》第四十二条第二款的规定，一件申请不符合《专利法》第三十一条第一款和《专利法实施细则》第三十四条规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；（3）其他的审查与对一般申请的审查相同。在理解本申请后，审查员发现该申请权利要求1、5、8记载“可收缩周界桁架框架包括由以剪刀构造枢转连接的连杆元件构成的单个周界桁架对”并没有记载在母案申请的申请文件中，故分案申请不符合《专利法实施细则》第四十三条第一款的有关“分案申请不得超出原申请记载的范围”的规定。此案在发出第一审查意见通知书后并没有答复，逾期视撤失效。

遇到分案申请，首要任务是核实“分案申请的内容不得超出原申请记载的范围”，而非立即检索和进行新颖性/创造性的评述。

//原因四：存在形式缺陷具有授权前景//

一些申请案例中，审查员在审查意见通知书中指出申请具有授权前景，但可能还存在其他形式缺陷，然而申请人并未予以答复，最终其申请最终逾期视撤失效而未获得专利权，实属可惜。对于此类案件，以国外PCT较为常见。如申请号为201280023420.0，名称为“停车设备”和申请号为201280040675.8，名称为“利用咖啡渣的成型品加工方法”的两件申请，审查员对其均只是评述形式缺陷，如“说明书不符合《专利法实施细则》第十八条第二款的规定”和“权利要求4不符合《专利法》第二十六条第四款的规定”，二者均在第一次审查意见通知书后逾期视撤失效。

//结论//

申请人/代理人在撰写发明申请时，首先，已发表的期刊/论文不能再去申请专利，一定要先申请专利再去发表期刊/论文；其次，大致检索现有技术，了解发明高度，避免低质量的发明申请；最后，当具有授权前景时，应及时答复审查意见通知书。审查员在实质审查时，应在核实优先权、超范围以及理解技术方案后，再通过各种途径检索专利/期刊/书籍/规范等现有技术，辅助一定的说理，给申请人一份高质量的审查意见通知书。

注释：

1.客运专线CRTS I型轨道板预制新工艺的应用及优化，黄杰，《贵州铁道、中铁五局哈大铁路客运专线施工论文集》，第61-70页，2010年6月30日。

2.平安金融中心长期竖向变形分析，第二十届全国高层建筑结构学术会议论文，傅学怡等，2010年12月31日。

3.大孔径轻骨料隔墙（BM连锁砌块）施工技术，李雪锋等，《施工技术》，第39卷增刊，2010年12月28日。

4.MJ轻集料空心连锁砌块在施工中的应用，孙中辉，《中国新技术新产品》，2010年8月25日。

5.“新型城镇化建设如何避免盲目‘大拆大建’”，杜萌，《法制日报》，第1-3页，2013年9月5日。

6.改性沥青防水卷材生产线典型装备配置，刘平等，中国建筑防水，2011年第13期，第32-36页，2011年11月14日。

参考文献：

[1]国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010年.