透视多主体实施方法专利——兼评腾达案

作者：原国家知识产权局专利局电学发明审查部部长 李永红

2019年岁末，最高人民法院对深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司侵害发明专利权案（以下简称“腾达案”）作出的二审判决 引起业界对多主体实施方法专利的再度关注。

判决中特别提及了通信领域的特点，即“互联互通、信息共享、多方协作、持续创新等特点，这就决定了该领域中的绝大多数发明创造的类型为方法专利，且往往只能撰写成为需要多个主体的参与才能实施的方法专利，或者采用此种撰写方式能更好地表达出发明的实质技术内容”。

的确，通信领域中方法专利相对较多，侵权判定中涉及多个实施主体的情形也非鲜见。但是，权利要求是否只能、或者最好撰写为需要多个主体的参与才能实施的方法？如果不是，为什么实践中确有不少这类权利要求？原因何在？解决的出路又何在？对此，法官在思考，从事专利审查、专利代理的业界人士也在思考，所有思考指向一个共同的目标：如何使得这个领域的发明创造能够得到切实的保护。

一、关于方法专利

根据国际标准化组织制定OSI标准，用于计算机或通信系统间互联的体系可以描述为七层模型，包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。处于不同层次的技术改进大多涉及计算机程序。比如，腾达案所涉及的专利，发明实质即在于通过接入服务器中的“高层软件”建立的“虚拟服务器”为用户提供重定向服务。

对于涉及计算机程序的发明，应当采用什么类型的权利要求？从计算机程序流程具有时序特点看，其描述方式更接近于通常按照步骤描述的方法权利要求。因此，我国早期的专利《审查指南》明确规定：“由于发明人的创造性贡献只是计算机程序，因此这种计算机固件的发明也必须以‘方法专利’的形式提出专利申请”。

然而，计算机程序流程虽然貌似方法，但与传统的制造方法或设备操作方法的最大差别是，如何执行方法的每个步骤不是取决于操作该方法的操作者，而是取决于运行于计算机之上的计算机程序，正如腾达案判决中形象地描述的，“将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中”。

那么，一个被固化在产品上的方法，究竟是方法还是产品？或者说，是应当或最好写成方法权利要求还是产品权利要求？

权利要求的根本作用在于确定其要求保护的发明是什么，而根据《专利法》第11条，不同类型的专利，法定的专利实施行为有着明确的区分。对于方法专利，规定的实施行为是“使用”，其与产品的制造、使用、销售、许诺销售等实施特征迥然相异。

由此产生的疑问是，既然一个方法被固化于产品，利用该方法获利的最直接的方法自然是产品的制造、销售等实施方式，即对应于产品权利要求法定的保护方式，为什么不写成产品权利要求呢？其主要障碍在于伴随传统技术形成的一些思维惯性。

（一）具有时序性特点的发明是否属于产品发明？

产品与方法的概念并非来源于专利法的定义，而是来源于生产实践。最具代表性的实例是一个产品的制造方法和一个被制造出的产品。前者是制造者操作设备、调整工艺条件、使用生产原料等系列活动，而后者是一个具有特定结构或特性的物。因此，在描述一个发明时，通常会以具有某种顺序的方式概括一个方法发明，而以结构描述的方式概括一个产品权利要求。但是，具有时序特点只是对以往经验的非排他性描述，而非划定两类权利要求泾渭分明的界限。随着计算机技术的普及，这种界限愈发成为阻碍发明创造获得合理保护的障碍。

比如，驾驶汽车的方法可以是司机根据不同的路况操作变速箱不同档位的、具有时序的各个动作，将其撰写为方法顺其自然。但是，随着自动变速箱的出现，其可按照计算机程序预设的规则根据检测到的路况自动地操作不同档位。尽管自动变速箱也同样具有时序特性，甚至其发明的改进就在于时序的改变，然而，一个显然的事实是，撰写为方法权利要求未必优于产品权利要求。

（二）计算机程序流程是否属于功能性限定？

对于一个四冲程发动机，如果其产品权利要求不是限定其结构特征，如气缸、活塞、气门、曲轴连杆等机构，而只是描述其完成的四个冲程的工作过程，如进气、压缩、做功、排气的循环过程，在专利法上是否允许？决定性标准有三个法条，第一、权利要求是否清楚（《专利法》第26条（4）款-2）；第二、权利要求是否得到说明书的支持（《专利法》第26条（4）款-1）；第三、说明书是否充分公开（《专利法》第26条（3）款）。如果本领域技术人员根据说明书并不知道用怎样的机构能实现四冲程循环过程，则可能因说明书未充分公开而不允许；如果说明书公开了特定的实施方案而技术人员无法联想到其他实施方案，则可能因权利要求未得到支持而不允许。

由于功能性限定范围较宽，常常面临权利要求未得到支持的质疑。因此，在产品权利要求中以产品的运行方式替代以产品的结构特点进行限定，一个潜在的障碍是：是否属于纯功能性限定？

其实，这不是一个法律问题，而是一个技术问题。即便在传统技术领域，对产品的描述方式也随着技术的发展而不断变化。当齿轮刚刚出现时，限定一个变速箱必然要限定每个齿轮的结构特征。而当齿轮已经成为成熟技术时，只要限定齿轮的类型、齿数比等特征，甚至采用功能性限定，该领域普通技术人员就已经能够制造出相应的齿轮。

具体到涉及计算机程序的发明，由于计算机程序本身属于版权保护的范畴，在专利申请中只是描述计算机程序的流程即可。在计算机领域中，在给定计算机程序流程的前提下，完成计算机程序的编写属于该领域技术人员能够实现的工作范畴。因此，以描述计算机程序流程的方式限定权利要求，通常并不违反专利文件撰写的有关法律规定。

（三）权利要求可以直接限定计算机程序特点？

由于计算机程序本身不属于专利保护客体，因此，在相当长时间内，权利要求中回避直接描述计算机程序特点，而采用诸如功能性限定的方式，或采用功能模块架构的权利要求。

其实，计算机程序本身是有特定的定义的。《专利审查指南2010》第二部分第九章第１节中有明确的定义“本章所说的计算机程序本身是指为了能够得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列。计算机程序本身包括源程序和目标程序”。

对于上述定义的作用，早在2002年出版的《审查指南修改导读》中就有阐述如下：

“‘计算机程序本身’和‘涉及计算机程序的发明’两者的定义来区别两者：给出这两个定义的目的是试图明确版权法与专利法在涉及计算机软件保护方面的区别。版权法仅仅保护计算机程序的创作形式，即计算机程序本身。专利法保护赖以编制计算机程序的发明方案，即根据计算机程序流程的时间先后顺序以自然语言描述的完整发明方案”。

因此，在权利要求中直接限定计算机程序流程，只是描述涉及计算机程序的发明方案而非计算机程序本身。

对于上述认识上的障碍，国家知识产权局在全面调研创新主体的需求，深入研究国内外有关法律规定及其判例的基础上，用词义解释、体系解释、目的解释等法律解释方法一一进行了澄清，并于2017年修订了《专利审查指南》中有关规定，其中明确产品权利要求的组成部分既可以包括硬件也可以包括计算机程序。因此，当一个设备的改进在于通过装载其上的特定计算机程序保证某种运行特点，申请人不再限于将其描述为某种方法或以功能限定方式描述该设备，而可以直接描述为包括具有某种改进特点的计算机程序的设备权利要求，甚至可以撰写为一种装载具有某种改进特点的计算机程序的介质。由此，使其撰写方式更符合技术的自然形态，使其保护范围更便于技术人员理解，使其保护方式更加符合现代生产方式。

因此，涉及计算机程序的发明，包括通信领域的一些发明，如腾达案所涉专利，不仅可以将其发明撰写为方法权利要求，也可以撰写为体现其计算机程序特点的产品权利要求。

二、关于多主体实施

权利要求作为一个技术方案通常限定的只是物理实体而非主体。所谓多主体实施的概念，源于侵权判断中权利要求全面覆盖的原则。当一项权利要求涉及多个物理实体，而专利实施中各个实体分属不同主体，则出现了对一个仅对部分物理实体进行专利法所述实施行为是否构成专利侵权的问题。

但是，一项权利要求涉及多个主体并不意味着一项专利必须由多个主体实施。

（一）多主体主从关系不同

以腾达案为例，其涉案权利要求1为：“一种简易访问网络运营商门户网站的方法，其特征在于包括以下处理步骤：A.接入服务器底层硬件对门户业务用户设备未通过认证前的第一个上行HTTP报文，直接提交给‘虚拟Web服务器’，该‘虚拟Web服务器’功能由接入服务器高层软件的‘虚拟Web服务器’模块实现；B.由该‘虚拟Web服务器’虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立TCP连接，‘虚拟Web服务器’向接入服务器底层硬件返回含有重定向信息的报文，再由接入服务器底层硬件按正常的转发流程向门户业务用户设备发一个重定向到真正门户网站Portal_Server的报文；C.收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站Portal_Server的访问”。

该方法涉及三个物理实体，一是接入服务器，其包括底层硬件和高层软件，二是门户业务用户设备（以下简称“用户设备”），三是门户网站。其中，用户设备与普通的用户设备并无二致，其在该方法中的角色只是发出“第一个上行HTTP报文”，比如某网站的域名以及根据重定向报文给出的信息，比如该网站的IP地址，其浏览器自动发起对该IP地址的访问。同样，门户网站也不需要做任何改变，在该方法中，其角色只是接受用户浏览器根据所获得的IP地址自动发起的访问。这里，唯一决定该方法运行的物理实体是接入服务器，是它获取了用户发出的第一个上行HTTP报文，是它的底层硬件将该报文直接提交给其高层软件中的一个“虚拟Web服务器”，也是它虚拟成用户要访问的网站与用户设备建立TCP连接并将重定向到真正门户网站的信息发给用户设备。

需要注意的是，第一、权利要求中所述的第一个上行HTTP报文的“直接提交”并不是发生在用户设备与接入服务器之间，而是发生在接入服务器的底层硬件与高层软件模块之间。也就是说，用户并没有将上行报文直接提交给接入服务器。至于接入服务器的底层硬件如何获取该信息，权利要求没有限定，而通过接入服务器主动“截获”上行报文已是无线通讯领域中的成熟技术。因此，对用户而言，并不必然知道其发出的上行报文被谁获取以及是谁给它提供了IP地址信息。只要获取与提供信息的设备是以符合诸如TCP协议等相关通讯协议进行通信，所返回的IP地址符合相关的技术规范，用户设备便“自动地”照单接受并照常运行。第二、Web服务器无论是设置在门户网站服务器上还是设置在独立的服务器上，无论是仅提供门户网站IP地址还是可以提供更广泛的IP地址信息，都没有因为出现了“虚拟Web服务器”而发生功能上的改变。不同的是，其原本承担的部分工作被“虚拟Web服务器”主动地分担了并且它对此并不必然知情。因此，这个方法虽然涉及了多主体，但多主体在其中的作用却有着天壤之差。其中，只有一个主体是方法的实施者，即接入服务器的控制者，而其余主体只是方法的被作用对象。如同用老鼠夹灭鼠方法中，虽然老鼠也是方法涉及的一个主体，但绝不是方法的实施者。

因此，如果从权利要求整体技术内容理解，虽然多个物理实体分属不同主体，但这些物理主体是否参与该方法的实施却是由一个物理实体的特性，即接入服务器的功能决定的。因此，如果撰写为以接入服务器为主题的产品权利要求，其特征在于包括一个其底层硬件具有通讯联系的计算机程序，则更容易区分出诸如用户服务器与门户服务器作为被实施主体的特点。

（二）多主体协同关系

曾在2018年同样引起业界普遍关注的一个案件，即索尼移动通信产品（中国）有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案（以下简称“西电捷通案”） ，其中所涉及的多个实施主体具有典型的相互协同关系。

该案涉及的是一个认证方法。其涉案权利要求1为：

“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，其特征在于，接入认证过程包括如下步骤：

步骤一，移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求；

步骤二，无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求；

步骤三，认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证；

步骤四，认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP，执行步骤五；若移动终端MT认证未通过，无线接入点AP拒绝移动终端MT接入；

步骤五，无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT；

步骤六，移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断；若无线接入点AP认证通过，执行步骤七；否则，移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP；

步骤七，移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信”。

在该方法中，也存在三个物理实体，一是移动终端MT，二是无线接入点AP，三是认证服务器AS。当移动终端接入无线接入点时，双方都存在信任风险，因此，在接入前，无线接入点将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求，只有当MT证书与AP证书均被认证服务器AS认证的情形下，双方才开始进行通信。否则，任一方未通过认证，另一方或拒绝登录或拒绝接入。显然，在这个方法中，三个物理实体的作用是相互依赖、相互协作。每个物理实体上都需要设置相应的功能方可完成这个方法。如同一对棋手，没有对手便不成棋。双方都同样是游戏规则的遵从者。

这类发明的确具有多主体实施方法的特点，因而需要一个方法权利要求描述发明的特点。但是，由于这个方法的实施基础是三个设备上都需要相应的特定设置，因此，如果以专用设备作为权利要求主题撰写一组产品权利要求，或许在维权时会更为便利。

三、多措并举相互协同

回想多年前，国家知识产权局研究涉及计算机程序发明专利申请的特殊问题时，国内还鲜有相关的司法判例，因而一些问题还是虚拟的问题，或者是根据其他国家司法判例预测的问题。

随着我国创新活动不断升级，近年来涉及互联网技术、通信技术的专利侵权案件逐渐凸显出不同类型权利要求面临的问题。对此，需要立法、司法、审查、代理乃至创新主体共同努力，以充分发挥专利制度鼓励发明创造、促进技术发展的作用。

一是立法解决途径。在司法层面借鉴他国经验，可以丰富我们分析问题的视角。但是，司法毕竟是法律适用的过程。不同国家法律框架不同，司法判例可资使用的解决方法也不尽相同。

比如，美国专利法对侵权行为的界定并未区分方法专利与产品专利。美国专利法第271条（a）款规定“除本法另有规定，在专利保护期内，任何人未经许可在美国制造、使用、提供销售，或销售任何获得专利的发明，或向美国进口任何获得专利的发明，均为侵犯专利权”。

德国专利法虽然对侵权行为的界定有产品专利与方法专利之别，但是，在其专利法第9条所规定的直接侵权行为中，对应于方法专利，除“使用”方式外，还有“提供使用”(die Anwendung anzubieten)方式 。此外，德国专利法第10条 还增加了间接侵权判定规则：“……任何第三人未经专利权人同意，不得向没有权利实施专利的人提供或者许诺提供发明的实质性部分，当其明知或者根据情形应知这些行为适于且就是用于专利发明的实施的。……”。并且明确规定所述“没有权利实施专利的人”包括《专利法》第11条 专利权例外的相对行为人，如为非营利目的实施专利的个人。

鉴于我国现行法律与诸如美国、德国专利法有所差异，因而在适用法律过程中面临的局限性也有所不同。从近期社会关注的几起专利侵权案件看，司法的努力已经接近法律框架的边缘。在不超越法律适用的范畴内解决问题的力度还有多许，尚未可知。因此，许多学者建议修改专利法，增加诸如间接侵权判定规则。当然，立法的法律稳定性价值和程序严密性特点决定了立法解决也具有一定的难度。

二是前端解决途径。相对于有关侵权行为的法律规定，权利要求撰写类型的规定具有更大的理解空间。正因为如此，国家知识产权局在法律理解的范畴内，借助法律解释方法厘清了惯性思维与法律规则的关系，从而完善了有关涉及计算机程序权利要求撰写的规则，为创新主体提供了更为广泛、更具包容性的权利要求撰写方式。尽管业界的一些思维惯性可能在一定时间内、一定程度上影响对专利审查指南修订内容的理解和使用，但是改变这种状态需要的只是人们主观努力的程度，因而具有充分的可为空间。

因此，需要特别注意的是，在肯定腾达案中司法判决尝试用特定的方法解决特定问题的同时，不要误解判决中有关“充分考虑该领域的特点，充分尊重该领域的创新与发展规律，以确保专利权人的合法权利得到实质性保护，实现该行业的可持续创新和公平竞争”、“这就决定了该领域中的绝大多数发明创造的类型为方法专利，且往往只能撰写成为需要多个主体的参与才能实施的方法专利，或者采用此种撰写方式能更好地表达出发明的实质技术内容”的阐述。

首先，这段阐述不应理解为对某个领域给予特殊司法待遇的许诺。因为，一方面，专利法鼓励所有发明创造，不存在领域的歧视。另一方面，即便在同一个领域不同的发明技术特点也不相同。如前所述，同样属于通信领域，同样涉及多个主体，腾达案所涉权利要求更有助于解释为单实施主体。更重要的是，任何领域、任何案件的司法判决只能以事实为依据、以法律为准绳。

其次，这段描述不应当理解为鼓励通信领域的发明专利撰写为方法权利要求。事实上，从上述两个案件中围绕权利要求类型展开的争议以及业界的普遍关注已经可以看出，对于任何一个领域，方法权利要求与产品权利要求并不存在孰优孰劣的绝对差异。该案给我们最重要的启示是，深入分析各案的技术特点，周全撰写不同类型的权利要求，由此为有效保护发明创造奠定坚实的基础。相信这也是本案审判法官更希望传达的信息。

毕竟，无论是国家知识产权局精心制定修改审查规则、持续提高专利审查质量，还是司法机关不断完善审判规则、寻求案件审理的公正公平，所追求的目标是共同的，所采取的措施是关联的。诚望司法系统与行政机关保持专利界曾享有美誉的协作传统，在各自岗位上以相互修正并相互助力的精神，推进中国专利制度健康发展。此为专利界幸事，更是创新主体的幸事。

文章首发于《中国专利与商标》杂志2020年第2期