审慎评判技术方案的关键技术手段

国家知识产权局专利局复审和无效审理部 姜小薇

【弁言小序】

新修改的《专利审查指南》当中新增加了如下规定：“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。”新增上述内容的目的，无外乎是从保护申请人权益的角度出发，以《专利审查指南》的明文规定，要求审查员以审慎的态度评判申请人自我认定的关键技术手段。本文通过一个具体的复审案例，对关键技术手段的评判进行梳理和讨论。

【理念阐述】

专利申请的说明书用于清楚、完整地描述发明或者实用新型，使所属技术领域的技术人员能够理解和实现该发明或者实用新型。专利制度“以公开换保护”的原则要求申请人在说明书中充分公开自己的技术贡献。审查过程中通常不能接受申请人主张那些在原始申请中没有提及、原始实验数据也无法验证的技术效果，原因之一就在于申请人无法证明该技术效果是在申请日之前就已经做出的技术贡献。

申请人通过说明书的撰写来体现完整的发明构思，同时也通常在说明书中对技术贡献点进行自我认定。对于开拓性发明而言，技术贡献在于使用了全新的技术方案，申请人可以将技术方案整体认定为技术贡献所在。然而，发明创造仍以改进型居多，其技术贡献是在现有技术的基础上，通过数个技术手段的增减或替换来完成，这时，对技术贡献的记载方式就会出现差异。

有的申请人仅泛泛提及改进后的技术方案作为一个整体达到了更为优异的技术效果，而不愿具体指出关键的改进点，甚至故意将关键改进点隐藏在诸多区别特征中；而有的申请人却能够聚焦关键改进点，披露最为关键的技术手段，使本领域技术人员明晰利用哪些关键技术手段才能解决亟待解决的技术问题。后者较前者而言，申请人将技术问题的解决聚焦在一个或一些关键技术手段上，其实是在技术层面进行了更深入的剖析，对技术贡献的介绍也更为具化，换言之，这种撰写方式，更为具体地公开了其自我认定的技术贡献，同时更利于其他技术人员对其进行利用或作出进一步改进，因此是值得鼓励的。

与之相应的，在创造性的评述过程中，区别特征的评判方式也会产生差异。对于一些“微不足道”的区别特征，例如一些常规的过滤、干燥等后处理步骤，申请人没有主张过它们的重要性，也没有任何实验数据或技术知识证明它们能为技术方案带来何种更为优异的技术效果，此时，通常会将这些区别特征认定为常规技术手段。但是，对于申请人自我认定的关键技术手段，如果被确定为区别特征，那么需要以审慎的态度进行评判，避免武断地做出结论。《专利审查指南》此次新增内容“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”，这一修改也说明，对于申请人在说明书中自我认定的关键技术手段，如果审查员检索到现有技术已经对其给出了明确的技术启示，或者认定其属于公知常识，就应当在审查意见中更为详尽地分析说理，尽到举证责任。充分地说理和举证能够让申请人认识到由于其对现有技术掌握的缺失，导致了自我认知与审查意见存在偏差。同时值得一提的是，为了避免申请人滥用这一规则，违背诚信原则在说明书中杜撰不存在的“关键技术手段”，在审查过程中，需要利用本领域技术人员的技术知识衡量“关键技术手段”的合理性，即审查员可以对那些有违常理的“关键技术手段”的真实性进行质疑。

【案例演绎】

某案涉及一种高吸水性壳聚糖薄膜的制备方法，其特征在于配制酸性的三元二噁烷-二甲基亚砜-水混合溶剂，将一定量的壳聚糖溶解在酸性混合溶剂中，经-18℃冷冻成型，冻干制得高吸水性壳聚糖薄膜。在该案说明书背景技术中，记载了如下内容：“目前文献及专利公开的制备工艺复杂，多采用交联固化的方法，引入各种有毒的化合物，制备成本高、对环境有较大的污染。如能采用简单和环保的工艺制备高吸水性的壳聚糖凝胶，可促进低成本无毒的壳聚糖吸水材料广泛地应用于农业、医疗和卫生等领域。”

同时，说明书发明内容部分记载了“本发明的主要设想是采用简单和环保的工艺制备高吸水性壳聚糖凝胶，其工艺过程主要为以下三个步骤：酸性三元溶剂溶解壳聚糖；低温冷冻形成三维壳聚糖网络；冷冻干燥形成高吸水性壳聚糖薄膜……本发明制得的壳聚糖薄膜呈半透明状，具有快速吸水能力，其吸水能力可达壳聚糖干重的300倍以上”。

可见，本案中，申请人指出了现有技术的问题在于交联固化法引入大量有毒化学物质且成本高。而使用冻干法制备壳聚糖薄膜，能够解决这一技术问题。即，申请人自我认定的关键技术手段在于使用低温冷冻形成三维壳聚糖网络和冷冻干燥形成高吸水性壳聚糖薄膜代替了现有技术的交联固化法。

驳回决定使用两篇现有技术对比文件1和对比文件2结合评述了本案权利要求不具备创造性，驳回决定指出，对比文件1公开了一种具有高吸水溶胀性能的壳聚糖止血膜的制作方法：第一步：制备壳聚糖凝胶；第二步：羧化反应，将第一步制得的壳聚糖凝胶用去离子水洗涤至pH值为6-10，然后在壳聚糖的N-位或O-位进行羧化反应，使壳聚糖凝胶的羧化度达到1%-20%……驳回决定中引用了对比文件1技术方案的第一步和第二步，然而合议组查明其完整的技术方案还包括“第三步交联反应”以及“第四步增塑反应”，并通过该四个步骤最终制得止血膜。可见，对比文件1正是使用了本案背景技术中提到的交联固化法制备壳聚糖薄膜。驳回决定认定，对比文件1作为本申请最接近的现有技术，权利要求1与对比文件1相比，区别特征在于：权利要求1中部分工艺与对比文件1所公开的不同，同时加入了二噁烷。

在接下来的评述中，驳回决定仅针对“加入二噁烷”这一区别特征进行了详细评述，其认为对比文件2公开了一种羧甲基壳聚糖的制备方法，给出了在壳聚糖中加入二噁烷以提高壳聚糖吸水性能的技术启示，因此本领域技术人员在面对该问题时，有动机对于对比文件1进行改进，将对比文件2中的内容应用到对比文件1中以得到该权利要求所要求保护的技术方案。

然而，对比文件2制备的并不是壳聚糖薄膜，更没有记载任何与冻干法相关的技术内容。驳回决定中对于工艺的区别特征，仅提到“本领域技术人员可以根据薄膜所需要达到的各项性能，科学合理的选择合适的成型温度”。

本案说明书明确记载了技术方案的关键点就在于不发生交联反应，不涉及到羧化等化学反应，使用低温冷冻的步骤，帮助壳聚糖快速形成三维网络，但对比文件1和对比文件2中均没有任何低温处理的步骤。对于申请人自我认定的关键技术手段，驳回决定简单认定为“可以进行的合理选择”，说理过程不免显得有些单薄。事实上，根据前面的分析，对比文件1的技术方案使用了在本案中被替代的交联固化法来制备壳聚糖薄膜，与本申请属于完全不同的发明构思，并不适合作为最接近的现有技术来评价本申请的创造性。

上述案例反映出的问题值得深思。我们在鼓励申请人充分公开自己发明的同时，应当对其技术贡献给予恰当保护，尤其应当体现在我们的具体审查过程中，在评价权利要求的创造性时真正做到持之有故，言之有理，以审慎的态度对待说明书中记载的那些关键技术手段。