如何评判化合物权利要求的新颖性

【弁言小序】

化合物发明是化学和医药发明的基础和核心，围绕化合物发明会衍生出化合物的制备方法发明、衍生物发明，以及晶体发明等一系列外围发明。拥有化合物发明的专利权人通常对由该化合物衍生出的系列外围发明具有较高话语权，他人如欲实施化合物发明衍生出的系列外围发明需要经过化合物发明专利权人的许可，因此对于化合物发明的专利挑战屡见不鲜，其中，专利法第二十二条第二款更是请求宣告化合物专利权无效的理由中最常见的条款之一。笔者以某无效宣告请求案为例，阐述如何解读化合物权利要求的保护范围以及化合物权利要求新颖性评判的审查标准。

【理念阐述】

化合物权利要求保护的是具有特定化学结构和/或化学名称的化合物，依此使其区别于现有技术已知的化合物。化学名称通常与结构相关，化学结构是否相同是区分权利要求保护的化合物与现有技术化合物的根本；通常情况化合物的纯度不会改变化合物的结构，因此化合物权利要求通常不包含纯度信息，只要现有技术公开权利要求保护的化合物的结构，无论现有技术中该化合物纯度如何，均会认为权利要求保护的化合物产品已被现有技术公开。

对于化合物权利要求新颖性的判断，根据《专利审查指南》规定适用的是“提到即公开”的标准，具体到该案即当权利要求保护一个具体化合物的特定立体异构体时，如果现有技术公开了所述化合物特定立体异构体的化学结构和立体构型，通常认为现有技术已经提到该特定立体异构体，如果没有证据证明在申请日之前无法获得该特定立体异构体，则该特定立体异构体相对于现有技术不具备新颖性。

【案例演绎】

某案中，权利要求保护一种作为农药的顺式-烷氧基-取代的螺环1H-吡咯烷-2，4-二酮衍生物，其具体结构如式（I）化合物，其中：X为甲基，Y为甲基，A为甲基和G为乙氧羰基，式（I）化合物所示的立体结构为顺式异构体。该化合物是某公司的明星杀虫剂螺虫乙酯，注册商品名为“亩旺特?”。说明书记载了该化合物的制备方法：首先将3.02g（10mmol）实施例I-a-1化合物和1.21g（12mmol） 的三乙胺加入20ml氯苯中。然后在60-65℃，逐滴加入1.14g（10.5mmol）氯甲酸乙酯的8ml氯苯溶液。将混合物在60-65℃搅拌4小时。在室温将反应溶液用20ml氯苯稀释，然后用20ml水、20ml 5％浓度氢氧化钠水溶液以及最后用10ml饱和NaCl水溶液萃取，干燥有机相并蒸馏出溶剂，由此获得3.88g粗产物。将其中的1.523g通过15ml甲基环己烷重结晶，由此获得1.437g产物。因此，相对于I-c-1化合物的总量，计算产率为3.72g。基于纯度为99.6％，产率为3.68g（≈理论值的98.6％），熔点为142-143℃。说明书还记载了其杀虫活性试验（图1所示）。

请求人提交了证据1，认为证据1公开的化合物I-1-c-4即涉案专利的式（I）化合物，涉案专利化合物相对于证据1不具备新颖性。

专利权人认为，证据1是专利权人在先申请，证据1公开的化合物I-1-c-4为既包含顺式异构体又包含反式异构体且其中顺式异构体占优的混合物，并非权利要求1的纯顺式异构体。而且，涉案专利说明书公开了式（I）化合物与证据1化合物I-1-c-4杀虫活性的对比试验，两者在熔点和杀虫活性方面明显不同，且两者制备方法和制备条件不同，表明式（I）化合物和证据1化合物I-1-c-4是不相同的化合物。专利权人还提交了反证1-8用于证明式（I）化合物不同于证据1公开的化合物，其中反证1、2、7为式（I）化合物（即顺式异构体）分别与证据1的I-1-c-4化合物、及其反式异构体杀虫活性的对比试验。

双方争议的焦点在于：证据1提及的化合物I-1-c-4是否公开了涉案专利保护的式（I）化合物。合议组认为，要解决双方的争议焦点应当考虑三个方面的问题：涉案专利权利要求的保护范围、证据1的化合物I-1-c-4公开了哪些信息内容、“新颖性”评判的审查标准。

该案中，权利要求保护的是一种化合物，其是典型的化合物权利要求。对于化合物权利要求而言，化学结构是否相同是区分权利要求保护的化合物与现有技术化合物的根本，该案涉及的是一种具有特定立体构型的杀虫化合物，化合物纯度，包括化学纯度以及立体异构体的纯度，均不会改变该化合物的化学结构和立体结构，如果现有技术公开了权利要求保护的顺式异构体构型的化合物，无论其纯度如何，通常可以认为其均落入权利要求保护化合物的范围之内，从而使权利要求不具备新颖性。

证据1公开式（I-1-c）化合物，及其代表性实施例（I-1-c-1）（图2所示）的制备及其分离方法，并记载了类似于实施例（I-1-c-1）和／或根据一般制备说明，可以得到式（I-1-c）化合物，其还在表格中具体公开式（I-1-c）化合物的另一个代表实施例化合物I-1-c-4，还在表格中公开了β异构体的立体结构，即根据Bucherer-Bergs合成的条件主要获得其中基团R和羧基是平伏位置的异构体指定为β，而根据Strecher合成的条件主要获得其中氨基和基团R是平伏位置的异构体指定为а（β异构体的立体结构即为顺式异构体）。

依据《专利审查指南》规定，“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一篇现有技术文件里已经提到该化合物，所属领域的技术人员由该文件的指导能制造或者能分离出该化合物，则该化合物缺乏新颖性。”这里“提到”的含义是指明确定义或说明了该化合物的化学名称、 分子式（或结构式）、理化参数和/或一种制备方法（包括原料）。依据上述规定，化合物新颖性的评判适用“提到即公开”的标准，即只要现有技术明确提到权利要求保护化合物的化学结构和/或化学名称，即便其提到的仅仅是一个表格化合物，只要依据现有技术的指导能制造或者能分离出该化合物，换言之只要没有证据表明依据现有技术的指导无法制备和/或分离出该化合物，则认定权利要求保护的化合物已经被现有技术公开。

具体到该案，权利要求保护是如式（I）所示的化合物，其立体构型是顺式异构体。证据1以表格的形式公开了化合物I-1-c-4的结构及其立体构型，其中A和B（-（CH2）2-CHOCH3-（CH2）2-）对应于涉案专利式（I）化合物的甲氧基环己烷基，X（CH3）、Z（CH3）分别对应于涉案专利式（I）化合物的X为CH3、Y为CH3，M-R2（OC2H5）对应于涉案专利式（I）化合物的G取代基中的乙氧基，证据1化合物I-1-c-4与涉案专利式（I）化合物的化学结构相同。证据1公开的表格中还显示化合物I-1-c-4的异构体形式是β异构体，其在说明书中对于β异构体立体构型的定义为根据Bucherer-Bergs合成的条件主要获得其中基团R和羧基是平伏位置的异构体β异构体，即化合物I-1-c-4主要是氨基处于直立键位置，甲氧基处于平伏键位置的β异构体，该β异构体与涉案专利式（I）化合物的立体构型完全相同，也是顺式异构体。尽管证据1获得的产品是根据Bucherer-Bergs合成得到的主要含β异构体（即顺式异构体）的顺-反异构体混合物而不是纯顺式异构体，但是本领域技术人员根据证据1公开的内容可以确定的是证据1关注到其顺-反异构体混合物中顺式异构体数量占优，并明确公开了顺式异构体的立体结构，本领域技术人员在证据1的基础上已经知晓所述化合物I-1-c-4的化学结构及β异构体的立体结构。依此，合议组认为证据1已经明确提到了涉案专利的式（I）化合物。证据1还公开了化合物I-1-c的示例性制备方法及其重结晶的纯化方式，化合物I-1-c-4也可以依据该方法制备和分离，本领域技术人员依据证据1的指引可以获得主要包含顺式异构体的化合物I-1-c-4，并在上述基础上根据实际需要通过常规分离手段分离出纯度较高的顺式异构体。反证1-8均未涉及证据1化合物I-1-c-4顺-反异构体混合物的分离纯化问题，没有证据表明在涉案专利的优先权日之前无法分离提纯证据1化合物I-1-c-4顺-反异构体混合物获得纯度较高的顺式异构体。综上所述，证据1明确提到了涉案专利式（I）化合物的化学结构和立体结构，并且没有证据证明在申请日之前无法获得其明确提到的顺式异构体，则涉案专利式（I）化合物相对于证据1不具备新颖性。

尽管结论如此，但笔者也并不认为证据1实施例获得的化合物I-1-c-4产品与涉案专利说明书实施例制备得到的产品完全相同。涉案专利实施例得到的化合物产品是顺式异构体纯度较高的产品（顺反比≥97:3），其产品中所含的顺式异构体含量较高，反式异构体含量较低，其与证据1化合物I-1-c-4的熔点不同，而且其产品对于棉蚜和猿叶甲幼虫的杀虫活性明显高于证据1实施例获得的化合物I-1-c-4（既包含顺式异构体又包含反式异构体且其中顺式异构体占优的混合物）。但是涉案专利采用化合物发明的形式保护其获得的化学产品，将现有技术公开的内容纳入了其保护范围，这种做法不应当被鼓励。

（国家知识产权局专利局复审和无效审理部 胡杨 何炜）