十三年纷争！郑渊洁“皮皮鲁”商标维权二审有果

4月20日，“童话大王”郑渊洁在新浪微博发布消息称，北京市高级人民法院终审判决成都皮皮鲁猪皮肉商标侵犯郑渊洁知识产权成立，商标无效。

（图源：郑渊洁新浪微博截图）

下图为郑渊洁通过维权手段要回来的“皮皮鲁”——邹某鸿抢注的第7197328号“皮皮鲁”商标。

（图源：中国商标网截图）

（产品图，图源：郑渊洁新浪微博）

01 案情回顾

2009年2月13日，邹某鸿申请注册第7197328号“皮皮鲁”商标（下称争议商标），指定使用在第3类：蛋；豆腐制品；牛奶制品等商品上，于2010年9月28日获准注册。

2010年，郑渊洁一方对该争议商标提出异议，被驳回。

2018年5月25日，北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司以争议商标违反2001年《商标法》第十条第一款第（七）项规定的带有欺骗性的标志、第十条第一款第（八）项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”、第四十一条第一款规定的“其他不正当手段取得注册”及2013年《商标法》第七条第一款“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”、第四十四条第一款“以欺骗或者其他不正当手段注册”等规定为由，对争议商标提出无效宣告请求。

国家知识产权局以诉争商标构成2001年《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形，但诉争商标未违反2001年《商标法》第十条第一款第（七）项的规定，未违反2001年《商标法》第四十四条第一款的规定为由，对争议商标予以无效宣告。

邹某鸿不服该裁定，以争议商标未违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定为由，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

2019年8月27日，北京知识产权法院作出一审判决，认定争议商标未违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，撤销国家知识产权局的裁定，并判令国家知识产权局重新作出决定。国家知识产权局不服，提起上诉。

2020年2月26日，北京市高级人民法院作出二审判决，维持一审判决。

2022年3月25日，国家知识产权局重新裁定，认定争议商标未违反2001年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项及2001年《商标法》第四十一条第一款的规定。对诉争商标予以维持。

北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司不服该裁定，以争议商标构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形为由，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

2021年11月18日，北京知识产权法院认定争议商标构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，撤销国家知识产权局的裁定，并判令国家知识产权局重新作出决定。

邹某鸿不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

2022年4月13日，北京市高级人民法院作出二审判决，维持一审判决。

（注：关于该案是否属于一事不再理的情形，法院立案庭称本案已经进行过一轮行政诉讼，认为本案有“循环诉讼”的争议。但郑渊洁一方认为争议商标是否属于《商标法》（2001年）第四十一条第一款，即“争议商标是权利人以其他不正当手段取得注册，本身有违反社会正常竞争秩序，包括违反诚实信用原则的行为”并未经过司法评价，皮皮鲁公司的起诉不属于“循环诉讼”，经过与立案庭多次沟通，立案庭接受了郑渊洁一方的观点。）

02 案件评析

由上述商标纠纷历程可见， 2020年3月25日国家知识产权局重新裁定前，郑渊洁一方的核心无效宣告理由为争议商标构成2001年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的 “有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”情形；2020年3月25日国家知识产权局重新裁定，对争议商标予以维持后，郑渊洁一方的核心无效宣告理由为争议商标构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。

关于商标无效宣告，2001年《商标法》第四十一条规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。该法条规定了不具备合法性、显著性和非功能性的，具体表现为违反《商标法》第十至十二条规定，或者是以欺骗手段或者其他不正当个手段取得注册的商标都可能被宣告无效，属于违反商标构成禁止性条款，是商标注册无效的绝对理由，不受五年争议期限的限制。

郑渊洁所创作的角色名称“皮皮鲁”属于“商品化权”，即：权利人具有的将知名形象、知名作品名称等相关标识与商品或服务结合，投入商业性使用而取得经济利益的权利。在保护商品化权益的法律适用实践中，因超过法定期限转而适用商标注册无效的绝对理由。即“对于已经超出五年争议期限的请求，主管机关可能会援引绝对理由对相关注册予以制止。”[1]由2001年《商标法》第四十四条条文内容可知，2001年《商标法》第十条第一款第（八）项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形和“以其他不正当手段取得注册”的情形，同属2001年《商标法》第四十一条第一款规定的对不当注册商标予以无效宣告的绝对理由。那么，在第7197328号“皮皮鲁”商标无效宣告纠纷中，是以2001年《商标法》第十条第一款第（八）项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形还是2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形来规制呢？

（一）争议商标的注册是否构成2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”情形

2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第五条第一款规定，商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，人民法院可以认定其属于商标法第十条第一款第（八）项规定的“其他不良影响”。

在第7197328号“皮皮鲁”商标无效宣告纠纷中，对于争议商标的注册是否违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，国家知识产权局认为：修改前《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。“皮皮鲁”为郑渊洁创作的童话作品中的主人公名称，具有较强独创性和显著性。被申请人将其作为商标申请注册，其行为违背了诚实信用的社会主义公共道德准则，损害了申请人的合法权益，破坏了社会公序良俗，易使消费者对被申请人经营的“肉；肉干”等商品的出处产生误认并产生不良社会影响，故争议商标的注册已构成（修改前）《商标法》第十条第一款第（八）项所指的情形。[2]

对于争议商标的注册是否违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，北京市高级人民法院认为，2001年《商标法》第十条第一款第（八）项属于禁止商标使用的绝对理由条款，相对于因损害特定民事主体权益而禁止商标注册的相对理由条款而言，绝对理由条款的个案衡量空间应当受到严格限制，对是否有害于社会主义道德风尚、社会公共利益和公共秩序进行判断的裁量尺度不应变动不居。类似商标标志核准注册的情况，应当作为判断其他标志是否违反2001年商标法第十条第一款第（八）项的重要考量因素。本案中争议商标标志由汉字“皮皮鲁”构成，核定使用的商品为肉、肉干等，该标志本身并无不良含义和负面影响。在案证据亦能证明，已有众多包含“皮皮鲁”文字的商标标志在多类商品和服务上予以核准注册，如果对本案争议商标以2001年商标法第十条第一款第（八）项为由予以无效宣告，则明显有违商标授权确权裁判标准的一致性。原审法院对此认定正确，国家知识产权局的相关上诉理由不能成立。[3]

（二）争议商标的注册是否构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条规定，以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。

对于争议商标的注册是否构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，国家知识产权局在两份裁定书[4]中均认为，“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。申请人虽称被申请人恶意抢注与申请人有一定知名度商标相同及类似的“皮皮鲁 PiPiLu及图”及“皮皮鲁总动员 -www.pipilu.com-及图”商标，且不止一次注册与知名角色名称近似的商标，但综合全部证据不足以证明被申请人存在上述“其他不正当手段”情形，因此，不宜认定争议商标违反了（修改前）《商标法》第四十一条第一款的规定。

对于争议商标的注册是否构成2001年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的情形，北京市高级人民法院认为，邹某鸿名下有两枚商标，其作为法定代表人的汇城公司申请注册有30余枚商标，其中包括“皮皮鱼”“皮皮香”商标以及与郑渊洁创作的“皮皮鲁”角色形象较为相近的卡通男孩图形商标。虽然汇城公司成立时间晚于诉争商标申请日，但考虑到诉争商标申请注册时，郑渊洁创作的“皮皮鲁”角色已具有较高的知名度，而“皮皮鲁”非日常生活中的常用词汇，邹某鸿申请注册与郑渊洁所创作的角色名称文字完全相同的诉争商标，主观上难谓善意。并且，结合邹某鸿及汇城公司存在不规范使用“皮皮鱼”商标等情形，可以认定邹某鸿申请注册诉争商标具有不当损害他人合法权益，为自己谋取不当利益的情形。[5]

（三）在无效宣告案中，2001年《商标法》第十条第一款第（八）项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”情形与“以其他不正当手段取得注册”的情形的适用区别

在第7197328号“皮皮鲁”商标纠纷中，邹某鸿的行为是违反了诚实信用的社会主义公共道德准则，损害了申请人的合法权益，破坏了社会公序良俗，易使消费者对争议商标使用的出处产生误认并产生不良社会影响，还是主观恶意、不当损害他人合法权益，为自己谋取不当利益，扰乱商标注册秩序呢？

从2001年《商标法》第四十四条条文内容来看，作为对注册商标具有违法情形或者以不正当手段取得注册宣告无效的规定，第十条第一款第(八)项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”所规制的违法情形和“以不正当手段取得注册”的情形，同为无效宣告绝对理由的法律依据，都有规制损害公共利益的作用，二者在法律导向上都是基于商标法诚实信用的基本原则，维护商标市场秩序。“根据司法实践中的理解，该款（即《商标法》第44条第1款）中违反公序良俗的实体性规则与同一性质的《商标法》第10条，尤其是其第1款第（八）项‘不良影响’规定的区别在于：前者规范的是申请注册行为，而后者规范的是申请注册的商标标志，因此，通常将这两种情况称为行为事由和对象事由。”[6]这为商标权利人提出无效宣告请求的理由提供了一种思路。

03 启示

近年来，国家知识产权局一如既往地保持严厉打击商标恶意注册行为的高压态势，严格知识产权保护。据悉，仅2021年一年，国家知识产权局商标局累计打击不以使用为目的的恶意商标注册申请48.2万件，依职权对1700余件注册商标主动无效宣告，对1111件易造成重大不良影响的商标注册申请快速驳回，扼制恶意囤积商标行为不予核准转让421件。[7]今年2月14日，国家知识产权局发布《关于依法打击恶意抢注“冰墩墩”“谷爱凌”等商标注册的通告》，依据《奥林匹克标志保护条例》、《商标法》第十条第一款第（八）项等规定，对第41128524号“冰墩墩”、第62453532号“谷爱凌”等429件商标注册申请予以驳回；依据《商标法》第四十四条第一款规定，对已注册的第41126916号“雪墩墩”、第38770198号 “谷爱凌”等43件商标依职权主动宣告无效。“商标权依注册产生，并不意味着凡是注册就能产生商标权，因为民事行为的基本原则就是‘欺诈毁灭一切’，恶意任何时候都不能产生权利。”[8]唯有诚信为本，才能行稳致远。

【注释】

[1]臧宝清：《“商品化权益”在商标授权确权程序中的保护》，来源：知产力公众号。

[2]关于第7197328号“皮皮鲁”商标无效宣告请求裁定书（商评字[2019]第0000054077号）。

[3]国家知识产权局与邹家鸿等二审判决书，（ 2019）京行终10150号。

[4]关于第7197328号“皮皮鲁”商标无效宣告请求裁定书（商评字[2019]第0000054077号）、关于第7197328号“皮皮鲁”商标无效宣告请求裁定书（商评字[2019]第0000054077号重审第0000001032号）。

[5]邹家鸿等与北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司二审行政判决书，（2022）京行终198号。

[6]钟鸣：《商标法》第44条第1款评注，《知识产权》2020年第2期。

[7]王阳：《话说“虎”与商标》，来源：中华商标杂志公众号。

[8]黄晖：《商标法》（第二版），法律出版社2016年版。