关于权利要求合并修改是否超范围的讨论

案例权项的引用关系如下：

1.包括特征A

2.引权1，还包括特征B

3.引权2，还包括特征C

在答复上述案例的审查意见时，当发现可用于对审查意见进行争辩的是特征C时，将权2和权3的附加技术特征均并入到权1中，修改肯定不会超出范围，但是无疑会大大缩小独权的保护范围。那么，是否能够只将权3中的特征C并入到权利要求1中呢?答案是，分情况而定。

情况一，特征C与特征B具有一定的联系，即只将权3的附加技术特征C并入权1后，特征C会出现描述不清楚或者引用无基础，而这种情况往往说明书中也很难找到可以单独抽出特征C、不涉及特征B且能够描述清楚的情况，因此，为了授权只能牺牲保护范围，必须将权2和权3的附加技术特征全部并入原权利要求1（或者说将原权利要求3作为新的权利要求1）。

情况二，当特征B和特征C没有必然联系，即只将权3的附加技术特征并入权利要求1后，不会出现引用无基础、表述不清楚的问题，那么，此时修改时只将权3的附加技术特征并入原权1中，是不会造成修改超范围的。

对于这个结果，相信有一些小伙伴脑中会浮现很多疑问：我们在权项撰写的过程中，情况二的条件下，正常的引用关系会是：权3引用1或2，或者因为后续权项有引用多项的情况，为避免出现多引多，权3只引用权1。而我们之所以这么引用不就是为了在答复时可以直接将权3并入权1吗？而案例中则是将权3引用了权2，不代表权3的技术特征是在权2的基础上的吗？也就是原权利要求记载的方案只有 A、A+B、A+B+C三个方案,如果修改时只将权3直接并入权1中，那么权1的方案就变成了A+C，与原来记载的三个技术方案都不同，这，不是超范围了吗？（包括笔者及与讨论过该问题的同事最初都是这么认为的）

为了解除小伙伴的疑惑，接下来我们从几个角度分别进行分析一下，这种修改为什么不会超范围：

首先，我们要细细思考一下，专利法第三十三条所说的范围是“原说明书和权利要求书的记载范围”，而上边分析的权利要求书记载的方案A、A+B、A+B+C则是权利要求的“保护范围”，细细品一下发现这两个范围是不同的，我们不能将两个范围等同，就如：说明书所记载的内容在专利法第三十三条所说的记载范围内，却不在权利要求的保护范围内。专利还未授权之前，包括在答复审查意见的阶段，权3引用了权2不能理解为权3的附加技术特征是在权2的基础之上存在的，而应该理解为每条权项的附件技术特征前仿佛是自带了“可选地”，也就是说权之间可以随意组合，这是说明书与权项的区别之处，此阶段权项的引用所体现的作用只是为了使引用有基础、更清楚，权项引用多项和只引用某一项，不会影响此条权项是否可以提到权1中的，只要整个权利要求清楚、不出现引用无基础即可。

换个角度，我们知道，将说明书中记载的一个完整的技术特征C加入权利要求1中是不超出修改范围的，而情况二中，只将权3的附加技术特征并入原权利要求1中的修改，其实可以等同地理解为将说明书记载的内容并入权利要求1，因此是不超出记载范围的。在此需要说明的是，在将说明书的内容并入权利要求时，若说明书中特征B和特征C同时描述（通常体现为特征B和特征C在同一个可选地/优选地等具有明显地界定词之后），则只能同时将特征B和特征C提至权利要求1中了，不可以再单独提特征B或者特征C。因此，这对于我们撰写的启示就是，在说明书中，对具有独立效果的特征进行描述前尽量加入可选地/优选地等词进行间隔，例如：“…还包括A部件，A部件用于…，具有…效果。进一步地，A部件上还可以设置孔，该孔的效果是…。”，以便于后续的答复。

再换一个角度，审查指南中所列出的允许的对权利要求书的修改情形里，第（6）种情形明确指出，“修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系上的错误，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例，这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围”也就是说对于特征B和特征C没有必然联系时，正确的引用关系应该是权3引用权1，因此，我们可以先把案例中权3引用权2的引用关系修改为权3引用权1，那么此时，我们再将权3的附加技术特征并入权利要求1中不超出记载范围就是毫无疑义的了。

到这里，情况二之所以修改不会超范围分析清楚了，但是小伙伴又提出疑问了，如果权项之间是可以自由组合的话，案例中所述描的情况在权利要求撰写阶段，权3引用权2与权3引用权1甚至与权3引用1或2三种情况岂不是没有区别了？区别肯定是有的，在此再次强调要思考一下说明书和权利要求书的“记载范围”与权利要求的“保护范围”的区别。在侵权判定阶段，每条权项只代表一个完整的方案，权项之间是不可以自由组合的，若该案以案例描述的引用关系授权了，则权利要求保护的方案只有A、A+B、A+B+C三个，若涉及侵权的方案为A+C，其只会侵权1即方案A的权，而若权原来权3引用的是权1，则涉及侵权的方案不仅侵权权1（方案A）也会侵权权3(方案A+C)，侵权专利的条数会对侵权最终赔偿的结果产生一定的影响，这也是权利要求撰写时，能够引用多项时尽量引用多项这一引用原则在侵权判断过程能够体现的意义。