发明构思在组合发明创造性争辩中的应用

一、前言

组合发明中的各技术特征往往是现有技术中已知的技术手段，甚至是常规的技术手段，如果审查员没有站位本领域技术人员，则很容易受主观影响而对创造性估计偏低。例如，针对组合中的各技术特征，审查员有时会将散落在一篇或多篇对比文件中的对应的技术特征任意组合，认为破坏了本申请的创造性。如果本申请要解决的技术问题不同于对比文件要解决的技术问题，审查员则往往会认为在解决了对比文件的技术问题的基础上，客观上必然能够解决本申请的技术问题。我们该如何透过看似显而易见的组合的面纱，洞悉发明构思的本质，对于争辩组合发明的创造性问题至关重要。下面，笔者基于一个复审案例，并结合2019年11月1日施行的修改后的审查指南对该类问题进行探讨。

二、理念阐述

发明实际解决的技术问题的认定是判断发明是否显而易见的基础，它指引着本领域技术人员努力的方向。本申请要求保护的技术方案与对比文件相比，如果二者所要解决的技术问题和所采用的关键技术手段均不相同，则二者发明构思不同。在此基础上，本领域技术人员没有合理的理由无视上述构思差异，而将注意力聚焦在对比文件的特定非必要组分的特定组合上，即无法以此组合为起点来显而易见地得到本申请要求保护的技术方案。

三、案例演绎

本申请权利要求1涉及一种电路连接材料，其将对向的电路电极彼此电连接，其含有：(a)环氧树脂、(b)包含芳香族锍盐的阳离子聚合型潜伏性固化剂、(c)成膜材料和(d)包含羧酸乙烯酯作为单体单元的热塑性聚合物，其中，所述热塑性聚合物的配合量相对于所述环氧树脂以及所述成膜材料的合计100质量份，为0.5～5质量份，(d)成分的熔点为30℃以上且低于80℃。其与对比文件1的区别特征为：

（1）权利要求1中限定含有芳香族锍盐的阳离子聚合型潜伏性固化剂，而对比文件1公开了环氧树脂的固化剂可选自可进行阳离子聚合的锍盐等潜伏性固化

（2）权利要求1中限定了含有包含羧酸乙烯酯作为单体单元的热塑性聚合物，并限定了其熔点为30℃以上且低于80℃，而对比文件1仅公开了热塑性树脂可选自乙烯-乙酸乙烯酯共聚物；（3）权利要求1还限定了热塑性聚合物的用量。

原审查部门认为：

（1）本申请通过采用能够在临时压接加热温度下软化而显出粘接性的组份(d)，来改善电路连接材料的临时压接性，而非复审请求人声称的“低温并且短时间下的临时压接性”。

（2）对比文件1客观上必然能够解决本申请声称的改善临时压接性能的技术问题。

（3）对比文件1和对比文件2均属于环氧系粘接剂，且对比文件2给出了选择芳香族硫盐作为环氧树脂的固化剂，以实现电路连接材料在低温且短时间内粘接的技术启示，因此在对比文件1的基础上，本领域技术人员有动机将对比文件1与对比文件2相结合。

合议组的观点如下：

由本申请说明书记载的背景技术、技术问题以及由实施例和比较例所验证的结果可确认，本申请实际要解决的技术问题是如何提供一种在低温并且短时间内对连接构件的临时压接性充分地优良的电路连接材料，所采用的关键技术手段是组合必要的环氧树脂、包含芳香族锍盐的阳离子聚合型潜伏性固化剂、成膜材料和以特定的配合量配合的、熔点为30℃以上且低于80℃的特定烯烃-羧酸乙烯酯共聚物。

进而，由对比文件1记载的背景技术、技术问题以及由实施例和比较例所验证的结果可确认，本申请与对比文件1解决的技术问题不同，所采用的关键技术手段也不同，二者的发明构思完全不同。

对比文件1解决其技术问题的粘接剂组合物是自由基聚合型粘接剂组合物，其必要组分是自由基聚合性化合物和自由基聚合引发剂。虽然对比文件1亦有环氧树脂、固化剂以及热塑性树脂的记载，但均为选择性添加的非必要组分，并且环氧固化剂和热塑性树脂各自至少有7种和14种，高分子化合物加入的目的至少有三种（即赋予成膜、粘接性、固化时的应力缓和性）。进而，对比文件1虽然公开了环氧树脂、锍盐、用于成膜的高分子化合物和乙烯-乙酸乙烯酯共聚物，但是，首先上述各物质并非对比文件1解决其技术问题的必要组分，仅是可以选择性添加的组分，并没有记载必须含有这四种物质中的任一种；其次，对比文件1也没有公开这四种物质的组合。

在此基础上，本领域技术人员没有合理的理由无视二者的构思差异，而将注意力聚焦在对比文件1的特定非必要组分的特定组合上，更没有合理的理由以该特定组合作为进一步改进的基础，分析出它们对所述低温和短时间的临时压接性的影响，当然也不能由包括对比文件1在内的现有证据公开的内容得出上述四种组分的组合能够解决本申请要解决的技术问题。即无法以对比文件1的此组合为起点来显而易见地得到本申请要求保护的技术方案。原审查部门认为对比文件1客观上必然能够解决本申请声称的改善临时压接性能的技术问题是基于本申请的申请事实所得出的结论，并不是本领域技术人员基于对比文件1或者现有技术能够得出的结论，其属于对对比文件1的不客观的解读。

此外，对比文件2虽然公开了“由能量线照射而使环氧树脂固化时，优选芳香族锍盐”，但基于上述针对对比文件1的分析，本领域技术人员没有动机将对比文件2的环氧树脂固化剂（芳香族锍盐）引入到对比文件1的基于自由基化合物和自由基引发剂的导电粘接剂中（二者的固化机理不同），以实现电路连接材料在低温且短时间内粘接。

最终，认定本申请全部权利要求具备创造性，撤销了驳回决定。

四、引申探讨

“三步法”判断方法中，审查员在确定发明实际解决的技术问题时，可能不准确、或比较上位，存在忽视技术特征之间的联系，机械适用三步法等问题。也正是针对这些问题，为了更客观地确定发明实际解决的技术问题，2019年11月1日施行的修改后的审查指南第二部分第四章3.2.1.1（2）明确了要根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题；并且规定对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

具体到本案，原审查部门在确定发明实际解决的技术问题时，依据的是区别特征的一般作用（技术特征本身固有的功能或作用）或在对比文件中的作用，而不是依据其在本申请中所能达到的技术效果。进而，如合议组所言，原审查部门认为对比文件1客观上必然能够解决本申请声称的改善临时压接性能的技术问题是基于本申请的申请事实所得出的结论，并不是本领域技术人员基于对比文件1或者现有技术能够得出的结论。此外，原审查部门也没有考察本申请各技术特征之间的相互作用，而将注意力聚焦在对比文件1的特定非必要组分的特定组合上。因此，原审查部门的认定有明显的事后诸葛亮的倾向。

此外，为规制审查员将发明点随意认定公知常识，而不提供证据进行证明的问题，修改后的审查指南第二部分第八章4.10.2.2节（4）规范了创造性评述中对公知常识的使用，审查员将“发明点”（权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征）认定为公知常识时，通常应当提供证据。

具体到本案，通过考察本申请说明书记载的内容，可以确认上述区别技术特征（例如经实施例和比较例验证的区别技术特征（2））显然是本申请的发明点，原审查部门简单地将其认定为公知常识，但没有提供任何证据进行证明，显然有悖于审查指南的上述规定。

五、结论

在实际答复工作中，建议结合审查指南的上述规定，基于本申请和最接近的现有技术的说明书（特别是实施例和比较例）的记载，深入分析和比较本申请与最接近的现有技术各自要解决的技术问题，以及为解决各自的技术问题而分别采用的关键技术手段，在此基础上，判断它们的发明构思是否存在较大差异，如果存在，则在此发明构思框架之外的其他技术手段属于非必要的技术手段，可以据此争辩本领域技术人员没有动机着眼于这些非必要的技术手段，因此没有动机以此为起点来显而易见地得到本申请要求保护的技术方案。