浅议专利法中的“老药新用”

一、“老药新用”专利类型

我国专利法中的发明创造分为发明、实用新型和外观设计三类。其中发明和实用新型是对技术方案的保护，在化学领域中，进一步地在药品领域中，绝大部分专利申请为发明专利申请，这是因为实用新型仅保护对产品的形状、构造或者其改进所提出的适于实用的新的技术方案。但化学物质的分子结构、组分依照《专利审查指南》的规定，则不属于实用新型专利中给予保护的构造。药品专利从其发明性角度可分为产品、制备方法和用途方法三类。其中，“老药新用”是已知药品的新用途，属于用途方法发明专利。

“老药新用”中比较有名的包括西地那非和阿司匹林，西地那非最初是作为治疗心血管疾病的候选药，但经临床研究发现其有阴茎勃起的副作用，最终成了治疗治疗阴茎勃起功能障碍的代表药物，阿司匹林亦有类似的经历。此外，在非典时期曾被报道用于临床治疗SARS病毒的磷酸氯喹，被证实对2019年底爆发的新冠肺炎病毒有体外抑制活性后，一时成为全民的关注对象。经专利文献检索，磷酸氯喹也有着“老药新用”的经历，磷酸氯喹（氯喹）于上世纪三十年代被开发出来，主要用于抗疟疾，随着不断的研发和临床应用，磷酸氯喹的用途现已逐渐扩展到医药制品、抗肿瘤药、抗感染药、治疗免疫或过敏性疾病的药物、抗寄生虫药、治疗神经系统疾病的药物、非中枢性止痛剂、退热药或抗炎剂等领域，并在各个领域都有相当数量专利的布局，由此可见在药品研发领域，“老药新用”是不亚于新药研发的一种重要途径。

二、“老药新用”的可专利性

“老药新用”在申请专利时，同其他发明创造一样，要满足专利法上新颖性、创造性和实用性的规定。

1、“老药新用”的新颖性

一种新药品的用途发明由于该药品是新的而自然具有新颖性。但一种已知药品不能因为提出了某一新的用途而被认为是一种新的药品。作为新用途发明，可以从以下方面判断其新颖性：

(1)新用途与原已知用途是否实质上不同。仅仅表述形式不同而实质上属于相同用途的发明不具备新颖性。例如当发明所要求保护的产品的制药用途与现有技术相比，区别在于给药对象、给药方式、途径、用量及时间间隔等仅与药物使用有关、而与制药过程无关的特征时，且这些特征对制药过程也没有限定作用，则该制药用途不具有新颖性。

(2)新用途是否被原已知用途的作用机理、药理作用所直接揭示。与原作用机理或者药理作用直接等同的用途不具有新颖性。武汉病毒所对瑞德西韦申请了中国发明专利（抗2019新冠肺炎病毒的用途），申请专利是法律赋予的权利，与最终能否授权无关。吉利德公司已经公开瑞德西韦对冠状病毒的治疗作用，因此武汉病毒所想要获得授权，其说明书内容至关重要，若在新用途专利申请中充分公开了瑞德西韦对2019新冠肺炎病毒与之前不同的作用机理、药理作用，则满足新颖性的标准。

(3)新用途是否属于原已知用途的选择发明。选择发明，是指从在先申请的宽范围中，有目的地选出在先申请中未提到的窄范围或个体的发明。最常见的就是上下位概念专利，已知下位用途可以破坏上位用途的新颖性，但若上位用途未提及某具体下位用途并不会破坏该具体下位用途的新颖性。2019新冠肺炎病毒是一种新型冠状病毒，属于专利法意义上的冠状病毒这个上位概念的下位概念，因此从上下位概念来说，以2019新冠病毒的作为用途的专利申请并不存在新颖性问题。

2、“老药新用”的创造性

对于新的药品，如果该用途不能从结构或者组成相似的已知药品预见到，可认为这种新药品的用途发明有创造性。对于已知药品的新用途发明，如果该新用途不能从药品本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现有用途显而易见地得出或者预见到，而是利用了药品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，可认为这种已知药品的用途发明有创造性。

例如，在现有技术中，给出了一种已知药品A可用于预防、治疗或改善由几种常见H1N1病毒株引起的感染的技术启示，再将已知药品A用于预防、治疗或改善由其他几种已知H1N1病毒株引起的感染的专利申请将很难具备创造性，除非取得了其他预料不到的技术效果。再比如，对于中药复方产品的新制药用途发明，由于各味原料药之间存在“君臣佐使、相须相杀”的关系，因此中药复方的效果并非多个原料药、或多个已知组方之间的简单加合。并且，方剂的药量改变也可能引起功效与主治发生变化。因此，若缺少证据证明现有技术中存在相应启示的情况下，该发明具有创造性。

在专利复审委员会第13188号无效宣告请求中，涉及一种名称为“抗生素的给药方法”的第99812498.2号发明专利权（下称本专利），专利复审委认为，如果要求保护的产品的制药用途能够从现有技术公开的该产品的已知用途显而易见地导出或者预见到，且没有证据表明所述用途产生了意料不到的技术效果，则认为该产品的制药用途不具有创造性。

3、“老药新用”的实用性

依照《专利法》第二十五条规定，对于疾病的诊断和治疗方法不授予专利权，这是因为除了出于人道主义和社会伦理的考虑之外，这类方法直接以有生命的人体或动物体为实施对象，不具有工业再现性，不属于专利法意义上的发明创造。

药品的用途在于预防和治疗疾病，只要是药品用途方法不可避免的最终涉及到对疾病的诊断和治疗方法，上文提到药品领域专利可分为产品、制备方法和用途三类，其中产品和制备方法专利在工业上具有重现性而满足实用性要求，依法可以授予专利权，而用途专利作为一项发明创造，也付出了一定的创造性劳动，理应收到专利法保护。为了解决药品用途发明创造与《专利法》第二十五条规定的矛盾，现在普遍的做法是认可制备该新用途药品是具有工业再现性的，可以授予专利权，获得专利法保护，如药品的配料、计量、成型、包糖衣及成品包装等过程，而在后续药品使用过程中，由于使用对象的个体差异以及医生的主观因素的介入等，因此“怎么用”不具备实用性，对此既不能申请专利也不会获得专利法的保护。

三、“老药新用”专利申请文件的要求

专利申请文件主要包括说明书、说明书附图及权利要求书，权利要求书是确定发明创造保护范围的唯一法律文件，说明书和说明书附图用于解释权利要求的含义。“老药新用”授权与否与专利申请文件的质量有着很大的关系。

“老药新用”的重点在于“新用”，权利要求的类型主要为应用型权利要求，比如可以写成“药品X在制备治疗或预防某病的药中的应用”，但不宜写成“药品X应用于治疗或预防某病”等类似的权利要求。内容应当包括已知药品名称、应用对象及目的等主要内容。

说明书中应当充分公开所述药品的新的应用领域、对象、目的和适用范围，以及新应用所达到的效果，化学领域乃至药品领域为实验学科领域，其发明专利申请，因药品的结构特性及其用途和/或使用效果的的可预期性较低，相比于其他技术领域，往往对于说明书充分公开有着更高的要求，其中一般要求药品的确认、药品的制备和药品的用途和/或使用效果缺一不可。内容应当写明该药品的来源和已知用途，并应当在说明书中重点写明该药品的新的性能及用途、具体的使用形式和用法及使用的条件等要求。

四、“老药新用”的实施与保护

1、交叉许可

申请专利是法律赋予的权利，但即使该专利申请最终授权，也不意味着专利权人可以自由实施该专利，因为专利权是一种排他权，其法律效力就是未经自己许可，禁止他人实施自己的专利。“老药新用”从发明时间先后顺序来说，一般是一种第二次药品用途专利，其基础专利是药品专利和/或其第一次药品用途专利，在基础专利的权利存续期内，“老药新用”专利若要实施，则需要基础专利权人的许可，同样的若基础专利权人欲实施“老药新用”专利，同样需要取得许可。在药品新用途市场潜力较大的情况下，通常的做法是进行交叉许可，互相许可对方使用自己的专利，以达到互利共赢的局面。若基础专利权利已过期，则“老药新用”专利权人在无需被许可的基础上，可以自由实施其专利。

正是因为交叉许可带来的好处，“老药新用”仍是许多国家和企业，尤其是发展中国家和仿制药企业的主要的药品研发方向，这样的做法无疑是在确认安全性的技术上，节约了时间和成本。但对于创新型企业来说，在研发新药时若进行一些适当的专利布局，既可以抢占先机，又不至于完全失去主动权。因此“老药新用”不仅仅是一种研发思路，更可以成为一种商业策略。

2、侵权保护

根据各国专利法，以生产经营为目的的实施（制造、使用、销售、许诺销售、进口）专利产品等行为，将视为侵犯他人已有技术的专利权。具体到药品领域，因其关乎到公众健康安全，其实施不仅受专利法约束，也受到一系列药品管理相关法律法规的约束。

专利侵权判定的一个重要原则是“全面覆盖原则”，即判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。若限定用途的，则用途对专利权的保护范围起到限定作用。具体到“老药新用”专利侵权判定，不仅需要判断被诉侵权技术方案是否落入到“老药”的保护范围，还要判断被诉侵权技术方案的应用是否落入到“新用”的范围。

假如A药企将磷酸氯喹用于治疗2019新冠肺炎病毒申请专利并获得授权，该新用途专利的基础专利也早已过期，此时B药企也生产磷酸氯喹，但用于治疗疟疾。若再次爆发新冠肺炎病毒疫情，B药企能否生产磷酸氯喹用于治疗新冠肺炎？

答案当然是否定的，因为药品管理的特殊性，药品都是有对应适应症的，若无适应症，在排除公共政策的因素下是很难流入对应治疗领域的，毕竟医生是按方开药的，即使B药企生产的磷酸氯喹同A药企的完全一样，也不会被当作治疗新冠肺炎的药物。假设医生在临床治疗中，由于A药企产能原因导致药品短缺，使用B药企的产品进行治疗使用，该行为将不会侵权，原因有二，一为不具备实用性（工业再现性），二不受专利法保护（法25条），同理，病人自行服用B药企产品亦不涉及专利侵权。若B药企获得批准可以在其产品上标注新的适应症，其标注新适用症行为将会对A药企构成专利侵权。