日企MTG中国专利维权案例启示

随着中国知识产权保护环境的改善，专利侵权诉讼案件的数量在不断增加，《中国法院知识产权保护现状（2018）》披露，2018年全国地方各级人民法院立案的专利一审案件为21699件。专利成为了创新企业的核心竞争工具之一。那么专利权人应当如何在中国有效维权？企业知识产权管理者在制定维权策略时应当注重那些方面？不妨从维权先行者株式会社MTG学习专利权人的维权策略。

1996年在日本成立的株式会社MTG，以美容与健康为事业支柱，开发并生产独具魅力的美容产品。通过中国裁判文书网和Opanlaw查询发现，MTG已在中国提起近20件针对外观设计专利的侵权诉讼，且绝大多数都获得胜诉。通过调研MTG用于维权的权利基础，所选择的被诉侵权者及诉讼中各环节所采取的策略，可以掌握MTG企业的维权策略，为企业知识产权管理者制定维权策略提供参考。

MTG在中国诉讼非常积极。MTG用于维权的专利的申请时间集中在2011-2014年，而在2016年就提起侵权诉讼，可见MTG对侵权诉讼的容忍度是比较低的。MTG提起的侵权诉讼主要集中在2016和2017年，被诉侵权对象主要集中在广东和浙江等小商品生产商集中的地区，经过维权后侵权行为明显减少。

MTG的诉讼胜率特别高。在其提起的近20件外观设计侵权诉讼中，仅有一起诉讼案件中被告的现有设计抗辩获得法院支持，其余诉讼全部胜诉，而且所有的二审全部维持一审判决。

MTG获得的赔偿额大多数比较低。MTG在诉讼请求中的侵权赔偿额往往不低于100万，但一审法院的判赔额通常低于35万，仅有北京知产法院做出了311万的高额赔偿。

总体上看，MTG积极诉讼强势维权，即使法院判决的赔偿较少也要打击侵权行为。

1. 用于提起维权诉讼的权利基础

用于提起维权诉讼的专利权必须具有较高的稳定性，才能保证后续的诉讼顺利进行并维权成功。

MTG在中国申请的专利涉及发明、实用新型和外观设计，但提起侵权诉讼是以外观设计为主。MTG用于提起侵权诉讼的权力基础主要是围绕用于脸部美容的滚轮的几件专利（例如CN201230103787.6、CN201130162283.7、CN201430203308.7和CN201330568776.X等），这些专利目前还处于有效状态。外观设计代表附图如下所示。

MTG早在2009年就开发出了第一代美容滚轮ReFa，并于同年2月在日本开始销售。通过在J-Platpat和CNIPR等数据库中检索发现，同时期内除了MTG很少有其他企业或个人申请类似的外观设计。可见MTG用于维权的权利基础极大可能属于其原创或独创设计，具有极高的稳定性。

MTG在提起侵权诉讼时会向法院提交国家知识产权局做出的《外观设计专利权评价报告》，结论均为外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。主动向法院提交《专利权评价报告》是很有必要的，这是因为《专利权评价报告》可以对抗被告的中止审理请求并能在一定程度上反驳被告的现有技术抗辩。

如果《专利权评价报告》的结论是负面的，即会对后续维权产生不利影响。因此，专利权人需提前评估《专利权评价报告》可能作出什么样的结论。当然如果专利权人认为《专利权评价报告》的结论有误，可以提出更正请求，由做出《专利权评价报告》的部门成立复核组进行复核。但是，通常并不建议权利人考虑通过复核程序来纠正评价报告，而是提前预判专利的稳定性，基于稳定性来选择维权专利。

2. 监控侵权者和侵权产品

如何才能监控到市场的侵权者和侵权产品呢？从MTG的案例可以看出，其监控渠道多种多样。

这类电商网站产品丰富品牌众多，覆盖众多消费者，主要用于个人或家庭购物，以及单位团购等。这些网站几乎都支持图像搜索，即上传图片自动检索商品，该功能为监控侵权产品提供了便利条件。同时可以从网站上方便的看出每款商品的销售量或评价量，作为侵权者获利的计算依据之一。

MTG在针对深圳瑞吉思、深圳卡酷尚和平阳美萱的侵权诉讼中，均提供有从电商渠道获得的证据。电商极有可能是MTG监控侵权的渠道之一。

这类批发网站主要用于中小企业发布商品批发信息，同时也允许个人用户购买商品。如果在这类网站上监控到侵权者发布产品信息，可以作为销售或许诺销售的证据。

MTG在针对深圳瑞吉思、深圳卡酷尚、广州圣洁美、南海金仪美、祥勤塑胶和平阳美萱的侵权诉讼中，均提供有从批发网站渠道获得的证据。批发网站也极有可能是MTG监控侵权的渠道。

在暂时没有侵权线索的情况下，可以利用搜索引擎监控网络上发布的相关产品的制造和销售信息。

MTG在针对深圳卡酷尚的侵权诉讼中，提供的公证书记载有从搜索引擎检索到侵权产品事实。可见，从搜索引擎有可能获得侵权线索。

同行业内的生产商/销售商会在官方网站、微信公众号和微博等网络渠道宣传自己的产品信息，有可能会暴露出侵权产品，可以作为销售或许诺销售的证据。

MTG在针对深圳瑞吉思、深圳卡酷尚、广州圣洁美、南海金仪美和祥勤塑胶的侵权诉讼中，均提供有从官网、公众号或微博获得的证据。官网、公众号或微博可能也是MTG监控侵权的渠道。

在相关产品的实体销售市场，有利于直接搜集到销售侵权产品的证据。

MTG在针对南海金仪美、美益电器和祥勤塑胶的侵权诉讼中，均提供有从电商渠道获得的证据。实体销售市场必是MTG监控侵权的渠道之一。

作为展示产品和技术、促进销售、传播品牌的重要活动，大多数企业非常注重参加展会，同时也为监控侵权者和侵权产品提供了有利的渠道。在展会上可以直接搜集到侵权产品及宣传资料等。

MTG在针对深圳卡酷尚和南海金仪美的侵权诉讼中，均提供有从电商渠道获得的证据。行业展会肯定必是MTG监控侵权的主要渠道。

其他的监控渠道还包括相关产品的行业协会所推出的网站和宣传资料等，例如发行的期刊和推送的邮件。

3. 针对侵权者和侵权产品的诉讼策略

1）待诉讼的竞争对手选择

MTG起诉过的中国企业包括深圳瑞吉思、广州圣洁美、平阳美萱、卡酷尚等，这些企业的工商注册信息和诉讼信息见下表所示。

这些涉诉企业大多数注册资本较少，参保人员少，甚至还有个体工商户。但是在宣传中，往往会有规模大、产量高、销售范围广等用语。

可见，MTG在选择起诉的竞争对手时，主要考虑的是是否存在侵权行为，而不是特别注重企业的规模。

2）被告的选择

在MTG起诉包括深圳瑞吉思、广州圣洁美和平阳美萱等企业的诉讼中，由于这些企业的产品均是自己生产自己销售的，故MTG只能起诉这些生产商。

在MTG起诉深圳卡酷尚的诉讼中，由于君宏尚品是卡酷尚的授权网络经销商，故MTG将经销商和生产商作为共同被告，主张经销商和生产商具有共同侵权行为并承担共同赔偿责任。将经销商和生产商作为共同被告进行起诉的优点在于：①侵权产品在流通流域和销售领域的证据要比生产领域的证据容易搜集；②专利权人可以灵活选择管辖法院，取得对自己有利的判决结果；③如果能证明经销商和生产商存在共同故意侵权的情形，专利权人可以主张二者承担连带赔偿责任。

3）管辖法院的选择

根据法律规定，专利侵权的案件的管辖法院为被告住所地或侵权行为地等。

在MTG起诉包括深圳瑞吉思、广州圣洁美、佛山南海美益电器和祥勤塑胶等生产企业的诉讼中，这些企业的注册地均在广东省，因此针对管辖法院的选择只能是深圳中院和广州知识产权法院。这是因为广州知识产权法院管辖深圳以外的广东其他地区的知识产权诉讼的一审。

在MTG起诉深圳卡酷尚和北京君宏尚品的诉讼中，卡酷尚为生产商，君宏尚品为经销商。由于君宏尚品的注册地（被告住所地）位于北京，MTG选择了北京知识产权法院作为管辖法院，并在此案中获得了311万的赔偿。通过将生产商和经销商作为共同被告，并在经销商所在地法院进行诉讼，可以尽量避免生产商所在地法院的地方保护主义。选择合适的管辖法院，有助于取得有利于权利人的判决结果。

4）警告函的发送

MTG发现侵权者具有侵权行为后是否会发送警告函？在MTG与佛山市南海美益电器厂的诉讼中，美益电器厂辩称“若株式会社MTG在起诉前向美益电器厂提出了书面或口头的维权通知，美益电器厂会审慎处理”。可见，MTG极有可能不会发送警告函。

5）侵权证据的收集

原告在外观设计侵权诉讼中提供的证据主要包括主体资格证据、侵权事实证据和损害赔偿证据，而侵权事实证据又是最主要的证据。与监控侵权者和侵权产品的渠道类似，收集侵权事实证据的渠道也包括网络及电商证据收集、销售现场证据收集和展会现场证据收集等。

例如，MTG在与佛山南海金仪美的诉讼中提交的证据主要包括：被告在阿里巴巴的网店、涉诉产品的图片及介绍、被告的介绍及公证书；在销售现场公证购买的产品；被告在互联网上发布的企业信息、产品宣传信息及公证书；展览会上拍摄的照片，内容涉及涉诉侵权产品及包装等；企业宣传册，记载有涉诉产品的图片及介绍、被告的联系方式等。

通常情况下，通过公证购买侵权产品具有较高的证明力，可以直接证明侵权者存在许诺销售、销售外观设计专利产品的行为。公证被告的官网、微博、公众号及电商的介绍等，可以证明被告存在制造、许诺销售外观设计专利产品的行为。为了进一步提高证明力，还可以提供行政查处的证据、向电商平台投诉的证据等。

6）诉讼请求

MTG的诉讼请求通常包括：

停止制造、销售和许诺销售等侵权行为；

销毁侵权模具和现存侵权产品；

从销售商处收回未售出的侵权产品予以销毁；

赔偿经济损失以及因诉讼支出的合理开支；

销毁宣传资料，删除网上的有关宣传内容。

上述合理开支包括知识产权服务费、公证费、翻译费和购买侵权产品的费用。值得注意的是，需要证明各项合理开支与诉讼的关联性，也就是要在发票上注明涉案信息，否则难以获得法院支持。

7）质证和辩论

MTG在质证环节，会对部分证据的真实性和公开性提出异议。

在侵权诉讼的辩论环节，争辩的角度主要是涉诉产品是否属于现有技术，涉诉产品是否侵权。鉴于MTG在诉讼中的涉诉产品均为脸部美容滚轮，设计较为简单，容易做出是否侵权的认定。故现有技术的争辩容易成为辩论环节的重点之一。

在辩论环节，未出现专家辅助人以及法律适用的辩论。

8）判决中对诉讼请求的支持

MTG的诉讼策略总体上是制止侵权为主，胜诉后法院通常会支持停止侵权、销毁侵权产品、销毁宣传资料、删除网上宣传内容等诉讼请求。但是针对MTG提出的销毁专用生产设备和专用模具的诉求，法院认为MTG未提供证据证明被诉侵权人有制造被诉侵权产品的专用模具及设备，不予支持MTG的该诉求。

关于赔偿的诉讼请求，《专利法》第六十五条规定了赔偿额的计算顺序：①权利人因被侵权所受到的实际损失；②侵权人因侵权所获得的利益；③参照该专利许可使用费的倍数合理确定；④法院酌情判定。MTG在绝大多数的诉讼中，很少能提供充足的证据用于证明自己的损失或者侵权人的获利情况，很大程度上是由法院酌情做出判定。

9）结案方式

MTG提起的侵权诉讼绝大部分都是以判决结案。在目前的诉讼中，仅有一件诉讼是在二审中调节结案。

10）上诉/再审

由于MTG在一审中多为胜诉方，很少会主动提起上诉。但MTG不服一审或二审判决时，也会提起上诉或者申请最高法院再审。

11）执行

判决生效后，如果被告没有及时履行，MTG通常会申请法院强制执行。

在MTG诉卡酷尚和北京君宏尚品的侵权案件中，MTG向北京知识产权法院提出请求二被告共同赔偿经济损失300万元及合理支出，并获得法院支持，并且是MTG目前获赔最高的案件。

涉诉产品KB-188和涉诉专利CN201130162283.7的部分视图如下所示。

该案例的特点主要在于：

（1）通过将经销商和生产商作为共同被告起诉从而改变管辖法院

MTG将涉诉侵权产品的网络销售商北京君宏尚品科技有限公司和生产商深圳市卡酷尚科技有限公司作为共同侵权人起诉至北京知识产权法院，而不是生产商卡酷尚所在地法院，可以有效规避卡酷尚在当地的影响力。

（2）证明侵权行为的证据充分

在该案中，MTG提供了充分证据用于证明被告存在侵权行为，主要包括：①在淘宝网公证购买侵权产品；②在天猫网公证购买侵权产品；③公证阿里巴巴上的销量及售价；④公证卡酷尚的官方微博；⑤在展会上公证购买侵权产品，并对展会现场有关情况进行拍照。

（3）证明侵权者获利的证据尽量充分

在该案中，尽管MTG未证明自己的实际损失，但关于侵权者的获利情况尽量的多提供证据以获得法院的支持。MTG提供的证据主要包括：①侵权期间共48个月；②阿里巴巴和天猫等电商的每月销售量约为600台；③零售价与批发价之间存在差额，该差额相当于每台产品的获利；④被告宣称将大量被诉侵权产品出口至日本和韩国，这部分产品获利巨大但难以估量。

法院在审理过程中并未认可MTG的计算方式，但综合考虑被告卡酷尚公司的侵权持续时间长、被控侵权产品销售数量大、被控侵权产品销售利润高、原告已经尽力举证而被告持有相关财务数据拒不提供等因素，法院对MTG所主张的300万元经济损失予以全额支持。

从MTG的诉讼案例中可以看出，权利人要想取得维权成功，企业知识产权管理者在维权时需要注意以下几个方面：

作为权利人要坚决打击侵权行为，积极采取维权措施。如果是以制止侵权为目标，可以在监控到侵权行为时，向电商投诉、发送警告函或者由侵权者所在地的知识产权局或市场监督管理局进行查处或者提起诉讼。如果同时以获取赔偿为目的，需要进一步搜集证据，特别是销售数量的证据。

权利人要有稳定的权利基础，用于提起侵权诉讼的专利需是原创或独创技术，避免被无效或者被告现有技术抗辩成立。

多个渠道监控侵权者和侵权产品，例如监控电商网站、监控互联网上发布的信息、监控相关协会信息、监控展会等。

在收集证据时，要注重侵权者侵权行为的证据收集和支持赔偿额的证据收集。侵权行为的证据收集渠道主要有公证购买侵权产品、公证侵权网站、展会证据收集等，支持赔偿额的证据收集主要渠道主要有网店的销售数量及侵权者公开的一些商业信息等。通常情况下，权利人提供了侵权者获利的证据及计算方式后，关于赔偿额的诉求有较大的可能会获得法院的支持。

在诉讼中根据侵权行为的具体情形选择合适的被告和法院，以保证高胜诉率和高赔偿额。

权利人如果有充足的证据证明侵权行为的存在并给自己造成重大损失，而法院的判决未达到自己的期望，可通过上诉以获得救济。