浅谈细则第六十一条第一款的准确适用

复审请求人在提出复审请求时可以对申请文件进行修改，如果复审请求人提交了修改文本，合议组需要审查该修改文本是否符合专利法实施细则第六十一条第一款（下称R61.1）的规定，以确定是否接受该文本。

R61.1规定：请求人在提出复审请求或者在对复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。在审查实践中，复审请求人提交的修改文本存在修改部分符合R61.1的情形，此情形下的文本是予以接受还是不予接受？合议组又该如何确定审查文本？对于此问题普遍存在两种观点：

观点1认为：如果该修改文本中的部分内容符合R61.1的规定，合议组可以先审查该文本，即以提出复审请求时提交的文本为复审通知书所针对的审查文本。如果合议组还对驳回决定所针对的文本进行了审查，但是由于复审请求人事实上并未请求合议组对驳回决定所针对的文本进行审查，根据请求原则，复审通知书对于驳回决定所针对的文本提出的审查意见仅是假定评述，驳回决定所针对的文本不能作为复审通知书所针对的文本。

观点2认为：根据《专利审查指南》（下称指南）第四部分第二章第4.2节的规定，尽管合议组可以对提出复审请求时提交的文本中符合R61.1的规定的部分内容给出审查意见，但对于该文本是不予接受的，针对符合相关规定部分的修改文本的审查意见仅供复审请求人参考，也就是不能将复审请求时提交的该修改文本作为审查文本。

支持观点1的主要理由有：首先，指南第四部分第二章第4.2节规定了“在复审程序中，复审请求人提交的申请文件不符合R61.1规定的，合议组一般不予接受”。即指南并未要求对于修改不符合R61.1规定的一律不予接受。而修改部分符合R61.1的属于可以接受的情形。其次，从指南规定“合议组可以对该部分内容提出审查意见，并告知复审请求人应当对该文本中不符合R61.1规定的部分进行修改，并提交符合规定的文本，否则合议组将以之前可接受的文本为基础进行审查”来看，尽管指南在文字上有对该部分内容提出审查意见的措辞，但从结尾处“否则合议组将以之前可接受的文本为基础进行审查”中“否则”一词来看，应该可以看出合议组对该部分内容提出审查意见即是以含有该部分的文本为审查文本的含义。再次，复审请求人提出复审请求时在驳回决定所针对的文本基础上提交了新的修改文本，显然其已经放弃了驳回决定所针对的文本并请求以新的文本为基础进行审查，而如果复审通知书以驳回决定所针对的文本为审查文本，则也有违反请求原则的嫌疑。

对此，笔者认为，观点1有待商榷，笔者支持观点2，理由如下：

（一）尽管指南使用了“合议组一般不予接受”的措辞，但指南既未对“一般”或“非一般”的情形进行定义或分类，也未对于审查文本如何确定给出明确规定，只是对于具体审查实践给予指导性的“可以对该部分内容提出审查意见”，然而“对该部分内容提出审查意见”的含义与“审查该文本”或“接受该文本”的含义是不同的。因此，应当认为修改部分符合R61.1的情形并未排除在“一般不予接受”以外，即，即使是“部分符合”R61.1的规定，该文本也是不应当接受的。笔者认为，在指南修改后计算机领域的申请增加新的关于存储介质的权利要求，可以被认为是典型的“一般不予接受”的例外情况。

（二）对于指南上述规定中的“可以对该部分内容提出审查意见”，意味着也可以不对该部分内容提出审查意见。如果认为部分修改符合规定的文本应该被接受，那么此处的措辞应为“必须”或“应当”。“可以”是兼顾效率的体现，是对于部分符合修改要求的内容的假设评述，可以认为是一次听证，利于后续程序的进行，这种假设评述并不代表该文本可以被接受。如果此时合议组已经接受该文本，就没有理由对复审请求人提出要求其修改文本以符合R61.1的规定。

另外，上述规定中的“否则”在此语境下与目前的审查文本并无关联，也无任何暗示的含义。如果认为“否则”具有接受该修改部分符合R61.1规定的文本的含义，假设该文本为文本A，那么当请求人再次提交的文本未作修改或其修改仍然不符合R61.1时，应遵循“合议组将以之前可接受的文本为基础进行审查”。然而，文本A既然已被接受，则此时“之前可接受的文本”就是文本A，合议组将以文本A继续审查或发出决定，这显然不符合R61.1的规定。

（三）从法律解释中体系解释的角度，实审阶段的细则第五十一条第三款（下称R51.3）与复审阶段的R61.1是有一定对应关系的，指南第二部分第八章第5.2.1.3节规定：“如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的，而是属于上述不予接受的情况，则审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合R51.3规定的修改文本。同时应当指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符合R51.3规定或者出现其他不符合R51.3的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。如果审查员对当前修改文本中符合要求的部分文本有新的审查意见，可以在本次通知书中一并指出。”可见，在实质审查程序中，如果申请人提交的修改文本部分不符合R51.3的规定，“审查员对当前修改文本中符合要求的部分文本有新的审查意见，可以在本次通知书中一并指出”中的“本次通知书”是指前文的“审查员说明不接受该修改文本的理由的审查意见通知书”，由此可知，对于申请人此次提交的修改是不予接受的。因此，根据体系解释，可以得出，在复审程序中部分符合细则R61.1也是不予接受的。

（四）审查中应遵循的原则有请求原则、程序节约原则、听证原则等，这些原则是一种指引性的理念把握。毫无疑问的是，在专利法和细则的制定过程中，贯彻并权衡了某些原则，对具体事务做了权益的明确规范和确认。当“原则”与专利法或细则冲突时，应当选择具体的专利法和细则作为审查依据，而不是笼统性的原则概念。复审程序是复审请求人因对驳回决定不服而启动的，其救济属性决定了所进行的审查应聚焦于有效解决因驳回决定所引发的争议。而R61.1的出发点是为了使复审程序的审查过程更有针对性，其本身就是对请求原则的一种限制。例如在修改文本全部不符合R61.1规定时，对该文本不予接受，这显然是违反请求原则的，却是符合专利法和细则的。所以，即使申请人自认为放弃了驳回决定所针对的文本而根据请求原则在复审阶段提交了修改文本，然而其提交的文本部分不符合R61.1规定，合议组应不予接受，虽然与请求原则相悖，却是符合权衡了多种原则的专利法和细则的要求的。

综上所述，本文认为对于复审请求人提交的修改部分符合R61.1的文本应不予接受，合议组应当以驳回决定所针对的文本确定审查文本。为了提高行政审批效率，合议组可以对上述修改文本中的部分符合R61.1的规定的内容提出审查意见，即假设评述该部分文本。