法官说商标 | 新《商标法》背景下部分商标注册绝对条款的适用

根据《商标法》第四十四条第一款的规定，已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。该条款在2019年修法时未作修改。在2014年《商标法》施行期间，该条款多在无效案件中用于规制囤积商标或者抢注多个他人在先权利标识、公共资源标识等行为。如在“燕鸥”商标无效宣告请求案中，法院认定，在案证据不足以证明诉争商标构成2014年《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。但是，第三人在多个商品、服务类别上申请注册上千件商标，其行为已超出第三人正常生产经营需要，且未提供证据证明申请注册诉争商标的实际需求，亦未做出合理解释，第三人的行为扰乱了正常商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境，违反公序良俗原则，已构成《商标法》第四十四条第一款所述“其他不正当手段取得注册”的情形。[5]在“冰雪奇缘”无效宣告请求系列案中，针对诉争商标核定使用的“珠宝首饰、手表”等类别商品，法院认为其与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围基本吻合，容易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪奇缘》权利人的许可或者与权利人存在特定联系，从而影响相关公众对其指定使用的商品来源的认知，诉争商标违反了《商标法》第三十二条的规定。针对诉争商标核定使用的“保险、银行、不动产出租”等类别服务，法院认为其与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围差距较大，不易导致相关公众误认。但是，原告共申请注册了2000余件商标，且在45个类别上申请注册了50件“冰雪奇缘”商标，远远超出了实际使用的范围，其大规模抢注商标的行为，损害了公共秩序、公共利益，妨碍了我国的商标注册管理秩序，诉争商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。[6]

除在无效案件中适用以外，在异议或不予注册复审案件中，存在参照适用第四十四条第一款的情况。主要原因是，首先，在异议复审或不予注册复审案件中，对于囤积商标或者大量抢注他人在先权利标识、公共资源标识等破坏商标注册秩序的行为，并无其他适当条款可以适用。其次，如果异议程序中不管，而是留到无效阶段再解决，只会制造更多的无效注册商标，社会效果较差。关于上述类推适用，虽然在行政审查和司法实践中达成了共识，但囿于法条在字面上有“已经注册的商标”的限定，故一直存在质疑的声音。2019年《商标法》修订后，由于增设了第四条，第四十四条第一款回归其字面限定，仅适用于已经注册的商标、不再类推适用至申请注册阶段的商标，具备了一些条件。但也有一些难以规制的情况。如诉争商标（被异议商标）不属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，但属于“以其他不正当手段取得注册”的情况（比如虽然是以不正当手段取得注册但已经投入使用或能够证明使用意图，这里预设的前提是难以认定违反《商标法》其他条款），这类情形难以认定违反《商标法》第四条，如果也不能纳入第四十四条第一款进行调整，就只能等待商标注册后再启动无效程序。当然，这类情形在不予注册复审案件中应该并不多见，是否需要为此突破第四十四条第一款“已经注册的商标”的限制，可以再斟酌。除“以其他不正当手段取得注册”之外，第四十四条第一款还规制“以欺骗手段取得注册”的情形，如弄虚作假、伪造证件等，并且针对这类情形没有其他具体条款可以适用，而听任以欺骗手段申请的商标获准注册、并在取得注册后再予以无效，并不合理也不经济。因此，针对第四十四条第一款所指“以欺骗手段取得注册”的情形，类推适用至申请注册阶段的商标，似乎还是必要的。

如前所述，目前仍处于2019年《商标法》实施过渡期内，大量案件仍适用2014年《商标法》，对于适用2014年《商标法》的案件，还是否有必要将第四十四条第一款有关“以其他不正当手段取得注册”的规定类推适用至不予注册复审案件。对此笔者认为，要结合救济的必要性、不予注册复审案件的法律适用、程序经济原则等综合考虑。首先，对于囤积商标或者大量抢注他人在先权利标识、公共资源标识等行为，在不予注册复审阶段即予以规制，而非留到无效阶段再解决，是更理性的选择。其次，不予注册复审案件因涉案商标尚未核准注册，可适用2019年《商标法》，但行政司法审查的范围受到异议申请的限制，故如何适用法律可以结合具体的异议理由来判断。针对前述囤积、抢注等事实主张，如果当事人提出的法律依据包括2014年《商标法》第四条，则可以直接转而适用2019年《商标法》第四条。当然，如果诉争商标已经投入使用或能够证明使用意图，恐适用2019年《商标法》第四条存在障碍；如果当事人提出的法律依据包括2014年《商标法》第四十四条第一款，可以在听取各方当事人意见陈述的基础上，释明将法律依据转换成第四条。因为当事人对于2014年《商标法》施行期间，第四十四条第一款可在不予注册复审程序中类推适用是有预期的，法律的调整应尽量避免损害这种预期，并且这种情形留待无效程序中再行解决，亦不符合程序经济原则；如果当事人提出的法律依据不包括《商标法》第四条和第四十四条第一款，而是包括第七条第一款、第十条第一款第（七）（八）项等，考虑到法条之间的差距，笔者认为此时不宜转换成第四条进行评价。