德国联邦法院：《最末诉协议》不能规避专利权用尽原则

专利许可行业对全球的影响可谓一石激起千层浪：专利持有人也许不能再依赖《最末起诉协议》（covenant to sue last）作为避免专利权用尽原则（以下简称“权利用尽”）的手段。通常来讲，专利持有人/专利权人为了可以向最终产品制造商（下游客户）收取一定的专利使用费，会在与芯片组制造商和其他供应商签订的协议中保留对下游客户行使与专利关联的权利。

然而，在2月17日，德国联邦法院（The Bundesgerichtshof，Federal Court of Justice of Germany）) 公布了一项在1月24日作出的判决，主要内容如下：

1、《不起诉协议》不能规避专利权用尽原则

2、在法律上，《最末起诉协议》并不一定能规避专利权用尽原则。是否可以规避不取决于理论上可能发生的事情（即，理论上存在最末起诉协议的受益人会被起诉侵权的情况），而取决于对以下事实问题的回答：在一般情况下，最末起诉协议的受益人是否实际上预期其需要承担侵权责任？

从潜在法律权威的角度来讲，德国法院给出的这个判决可能对其他司法管辖区产生影响，比如：美国。对美国而言，判决的第一部分与TransCore、Quanta和Impression Products案的法律精神相一致，而第二部分则会对美国高等法院产生第一印象的影响。到目前为止，高通（Qualcomm）等专利权人非常有信心：根据美国专利法，《最末起诉协议》不会引起权利用尽。虽然说，来自国外司法管辖区的判决作为具有法律权威的说服力通常权重相当有限，但德国联邦法院实际上以对专利权人友好而著称，并且德国的专利法官会定期与美国联邦巡回上诉法院的法官会晤。

一项被用于起诉多个被告的专利（专利号为EP2294737，专利名称为“用于触发信道质量指标的独立传输的控制信道信令”的专利），在去年为日本IP Bridge赢得了一项针对福特的德国专利禁令。在此之前，没有人关注权利用尽问题。但在侵权问题上支持IP Bridge之后，德国联邦法院现已将案件发回卡尔斯鲁厄法院重审，因为诉讼中的专利可能由于《最末起诉协议》已经被权利用尽。现在的结果是，除了技术抗辩和针对禁令救济的FRAND抗辩之外，HTC辩称，根据其产品被加入到侵权产品（即HTC智能手机）的两家芯片组制造商的协议，涉案专利已发生权利用尽。

这是一个非常特别的话题，需要从《最末起诉协议》的出现开讲，然后再讨论联邦法院在此案中的判决结果。

《最末起诉协议》（covenant to sue last，或称为《穷尽补救协议》，covenant to exhaust remedies）是一种出于实际需要而产生的法律工具：高通和其他专利持有人，主要是无线标准必要专利持有人，一直倾向于将他们的专利许可给智能手机制造商（最近以许可给汽车制造商为主），而不是许可给如基带芯片组制造商之类的上游供应商。但同时，只要在交易中不会导致权利用尽的情况，专利持有人也希望能够与芯片制造商签约，因为如果发生权利用尽，那么专利权人不可能对下游企业，尤其是最终产品制造商，收取专利使用费用或行使专利权了。

专利持有人知道，在直接授予许可时，许可合同的条款一定会产生权利用尽。权利用尽的概念是，专利权随着首次销售或首次授权/许可销售而用尽。所以，律师们想出的第一个“曲线救国“的办法是与对方签订《不起诉协议》，而不是签许可合同。曾经有一段时间，大家普遍认为这一招会奏效。但过了这许多年以后，符合美国高等法院的权利用尽判例法的范围扩大了。例如，2008年Quanta Computer诉LG Electronics案的判决阐明了权利用尽还适用于方法权利要求（而不是仅限于适用产品权利要求，在中国国内权利用尽目前仍然只适用于产品权利要求）。又例如，在Impression Products诉Lexmark International案中，美国高等法院认为售后限制可以根据《合同法》强制执行，但不能避免权利用尽。在该案件中，甚至有一个观点被提及：在国外首次授权销售是否会耗尽美国专利权。

在Quanta和Impression之间，联邦巡回法院在TransCore案的判决中，将《不起诉协议》等同于权利用尽的许可，自此以后，使用《最末起诉协议》的情况就变得更加普遍了。

《最末起诉协议》是这样发挥作用的：

1、受益人既没有获得许可，也没有获得100%可靠的不被起诉的承诺；

2、只有在向下游企业索赔不成的情况下才可以向最末起诉协议的受益人寻求赔偿。

举个例子，以汽车专利许可为例。如果诺基亚与芯片制造商签订了《最末起诉协议》（假设而已，不要当真），那么诺基亚只能在向戴姆勒（最终产品制造商）、大陆集团（制造远程信息处理控制单元的一级供应商）和任何提供网络接入设备（NAD，Network Access Device）给大陆集团的二级供应商寻求赔偿未果以后，才能起诉芯片制造商。

在IP Bridge与HTC的纠纷中，前者成功说服上诉法院卡尔斯鲁厄高等地区法院，认为《不起诉协议》已经足以避免权利用尽，因此《最末起诉协议》就更加确定能避免权利用尽了。

随后，HTC提出上诉，联邦法院（位于卡尔斯鲁厄的另一家法院）撤销并发回重审，判决和指示如下：

1、联邦法院表示，卡尔斯鲁厄高等地区法院在判决中的内容：《不起诉协议》不会引起权利用尽 ，这不仅仅只是判决附带意见。相反，它是下级法院结论的基石，即《最末起诉协议》也不会导致权利用尽。

2、联邦法院表示，判断的重点必须放在专利持有人是否已授权实施专利发明的产品“投放市场”。通常情况下，如果专利持有人订立《不起诉协议》，那么就表示已经授权；专利持有人保留其针对第三方权利的合同条款无效。

3、结果，卡尔斯鲁厄高等地区法院关于《最末起诉协议》不会导致权利用尽的结论被推翻了，因为即便是《不起诉协议》也不会造成权利用尽。

联邦法院随后提出了下级法院未触及的问题：

1、发回重审后，卡尔斯鲁厄高等地区法院将必须裁定涉案专利是否属于专利权人与两家芯片制造商签订的相关合同的捕获条款。

2、不能仅仅因为芯片制造商不生产手机，以及诉讼中的专利涉及不存在于芯片而存在于手机中的技术组件，排除权利用尽的可能性。联邦法院承认权利用尽通常仅适用于在授权基础上销售的特定产品。权利用尽不一定适用于包含该产品作为多个组件之一的下游产品。但如果可以使用所讨论的芯片组的唯一有意义的方式是将它们整合到移动终端用户设备中，那么这可能就是最终效果。在这种情况下，专利权人授权销售此类芯片组可能相当于默许销售包含这些芯片组的移动设备。除非，这种情况能被其被芯片制造商与HTC之间协议中的免责声明排除。

3、即使相关协议被解释为专利权人不同意将这些芯片组装入手机，在如下情形下专利权仍可能用尽：相对于涉案专利，芯片组实质上实现了涉案专利的技术效果，并且手机的其他所有其他组件都没有发挥决定性作用。

最重要的是：

卡尔斯鲁厄高等地区法院将必须确定专利权人是否向其合同伙伴（芯片制造商）保证不会对他们主张诉讼专利——对这种保证的判断必须侧重于实际情况而非只从单纯的理论情况去考虑。首要也是最重要的问题是，在通常预期的情况下，芯片制造商是否必须担心因侵犯在诉讼中的专利而被起诉。

换句话说，仅仅存在《最末起诉协议》的直接受益人被起诉的假设可能性不足以避免权利用尽。如果《最末起诉协议》的直接受益人不太可能被起诉，那么《最末起诉协议》将被视为《不起诉协议》，而《不起诉协议》进一步被视为许可。

在一般情况下，芯片制造商怎么会担心会被起诉呢？一般来讲，在你的侵权指控并不理亏的前提下，如果你拥有一项专利并起诉了一家设备制造商，芯片制造商是能收到专利费的，除非设备制造商破产了。

简单来说，就是联邦法院不想让专利持有人通过《最末起诉协议》来规避权利用尽。因为，除非有特殊情况，《最末起诉协议》会被视为《不起诉协议》，进一步被视为许可。

芯片制造商为了稳妥起见，而且专利权人将芯片交给他们也符合公众利益的某些情况下，双方以前是会签订协议的，但现在，专利权人可能会告诉他们，在IP Bridge诉HTC案之后，对他们来说，签订《最末起诉协议》太冒险了，因为这可能会导致权利用尽。