欧盟法院就三菱商标所涉侵权纠纷案做出初步裁决

（图片来源©HUASUN）

商标权利人的禁用权（商标的保护范围）是否可以及于第三方未经同意移除原商标、加贴其他新商标的行为，这一问题在欧盟各国有不同的答案：比如，英国和德国的司法实践和学术观点都不认为移除原商标并将其投入市场流通的行为构成商标侵权，但法国商标法则明确将其规定为一种商标侵权行为。

就此问题，欧盟法院于近期做出了一项引人瞩目的初步裁决。在本案中，日本三菱公司的叉车在出口至欧洲时被第三方移除商标并加贴新商标后投入市场。

2018年7月25日，应比利时布鲁塞尔上诉法院请求，欧盟法院就商标权利人禁用权范围的相关问题做出初步裁决，认定前述行为构成关于协调成员国商标法律的欧盟指令（该欧盟指令的最新版本为DIRECTIVE (EU) 2015/2436，由于尚在过渡期内，因此法院初裁时仍以旧版本即Directive 2008/95/EC为准，下文简称《指令》）第5条和《欧盟商标条例》（现第2017/1001号条例，原第207/2009号条例，下文简称《条例》）第9条所称“在商业过程中使用”（use in the course of trade），因此商标权人有权予以禁止。

案情简介

日本三菱公司在欧盟地区以其旗下不同实体名义持有的涉案商标情况如下：

欧盟文字商标MITSUBISHI（涉案类别为第12类，保护商品包括汽车、电动汽车、叉车等）

欧盟图形商标（图样如下所示，涉案类别和商品与前述文字商标相同）

（图片来源：©EUIPO)

比荷卢文字商标MITSUBISHI（涉案类别为第12类和第16类商品）

比荷卢图形商标（图样与前述欧盟图形商标相同，涉案类别为第12类和第16类商品）

上述商标在下文中合称“三菱商标”。

在欧洲经济区（EUROPEAN ECONOMIC AREA，后文将简称为EEA）内，荷兰公司Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (后文将简称为MCFE)是唯一获得三菱公司授权可以使用前述三菱商标制造、销售三菱叉车类产品的企业。

本案相对方为比利时的Duma Forklifts NV（后文将简称为Duma）及其关联公司G.S. International BVBA (后文将简称为GSI)。其中，Duma的主营业务包括在全球范围内采购和销售新旧叉车，同时以"GSI"、"GS"及"Duma"的名义销售其自己的叉车。值得注意的是，Duma曾经是三菱叉车在比利时的官方经销商。GSI则主要使用自己生产的零配件对叉车进行组装或改装，并在加上自己的序列号后交由Duma进行销售。

本案提请欧盟法院初裁的双方纠纷情况主要如下（Duma和GSI还从事了平行进口活动，但并非本案争议焦点，为免冗杂，相关情况在此略去）：

自2009年11月20日起，Duma及GSI从三菱集团旗下一家公司（该公司不在EEA地区范围内）购买了三菱叉车，并在这批产品处于海关仓储程序期间做出了下述行为：

移除该批产品上全部的三菱商标及识别牌；

对这批产品进行改装，使其符合欧盟境内相关法律规定；

在这批产品上加贴Duma或GSI自己的商标、识别牌以及序列号；

随后，Duma和GSI将完成上述操作的叉车进口到EEA境内，并在EEA境内和境外进行销售。

针对Duma及GSI的上述行为，三菱公司与其在EEA的独家代理商MCFE向比利时布鲁塞尔商事法庭(Commercial Court, Brussels, Belgium)提起了诉讼，但未获支持。就此，三菱公司与MCFE上诉至布鲁塞尔上诉法院(Court of Appeal, Brussels,Belgium)，认为Duma及GSI移除三菱原商标、加贴Duma及GSI商标并进口至EEA的行为侵犯了三菱商标的权利，妨碍了商标指明商品来源及保证商品质量的功能，损害了三菱商标的投资与宣传作用。

布鲁塞尔上诉法院经审理后，将下述问题提交至欧盟法院请求做出初步裁决：

问题1：

（1）《指令》第5条以及《条例》第9条所赋予商标权利人的禁用权，是否涵盖了在其尚未于EEA境内就附有该商标的产品开展过贸易（比如，尚在海关仓库内）、而第三方将其进口至EEA并在EEA境内销售该批产品的情况下，禁止第三方未经商标权利人同意的原商标移除行为(debranding)？

（2）在相同前提下，前述法律规定是否赋予了商标权利人禁止第三方在相关产品上加贴第三方商标的行为(rebranding)？

问题2：

如第三方未经同意在完成上述行为（如移除原商标、加贴第三方商标）后进口并销售该批产品，但具备一般注意程度的相关消费者依然能够通过该批产品的外观或机型识别出其源于原商标权利人，这一情况是否会对问题1的答案产生影响？

为方便读者，我们在此列举本案相关法律条文，主要如下：

《指令》第5条：

Article 5 Rights conferred by a trade mark

1.The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights there in. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a)any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b)any sign where,because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign,there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the signand the trade mark.

3. The following,inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:

(a)affixing the sign to the goods or to the packaging there of;

(b)offering the goods,or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services there under;

(c)importing or exporting the goods under the sign;

(d)using the sign on business papers and in advertising.

《条例》第9条：

Article 9 Rights conferred by a Community trade mark

1. A Community trademark shall confer on the proprietor exclusive rights there in. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a)any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;

(b)any sign where,because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part ofthe public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

2.The following, interalia, may be prohibited under paragraph 1:

(a)affixing the sign to the goods or to the packaging there of;

(b)offering the goods,putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign,or offering or supplying services there under;

(c)importing or exporting the goods under that sign;

(d)using the sign on business papers and in advertising.

总法务官意见（OPINION OF ADVOCATE GENERAL）

总法务官M. Campos Sánchez-Bordona在其于2018年4月26日提交的意见中认为，对于前述法条中use一词的解释，无论从文义、体系或立法目的出发进行解释，都难以将本案中Duma和GSI的行为（移除原三菱商标并加贴自己的商标）归入“在商业过程中使用”。由于本案中Duma及GSI的系列行为并未对三菱原商标在商业过程中进行使用，因此，给三菱原商标的识别功能造成负面影响似乎无从谈起。

总法务官特别指出，欧盟法（前述《指令》和《条例》）仅规制了商标的“使用”（use）行为，而并未进一步针对“未使用”（non-use）行为做出规定，成员国国内法有权对这部分欧盟立法上的“留白”做出自己的规定（比如，法国法就将移除原商标的行为明文规定为商标侵权）。如果强行将本案中的争议行为解释为前述法条所称的“使用”，则显然超出立法原意，也超出相当多数成员国的预见。总法务官措辞尖锐地指出，这样做无异于披着“释法”的外衣进行新的“立法”活动。

此外，总法务官也表示，本案争议行为确实可能存在误导消费者或不正当商业竞争，因此，成员国可以考虑在反不正当竞争法框架内尝试解决本案。

欧盟法院初步裁决（案号C-129/17）

尽管总法务官在其意见中已经表明了其在这一问题上审慎、保守的立场，但欧盟法院并未予以采纳，而是做出了一份在外界看来相对激进的初步裁决。

法院认为，《指令》第5条以及《条例》第9条赋予了商标权利人的禁用权，应当涵盖商标权利人在其尚未于EEA境内就附有该商标的产品开展过贸易（比如，尚在海关仓库内）、而第三方将其进口至EEA并在EEA境内销售该批产品的情况下，禁止第三方未经商标权利人同意的原商标移除行为（debranding）和附加其他商标的行为（rebranding）。

作为论证，法院回顾了其业已形成的关于商标功能的判例法（主要有第C-206/01号Aesenal Football Club案，第C-487/07号欧莱雅案，第C-236/08号至第C-238/08号Google系列案和第C-323/09号Interflora案），强调不仅是商标的来源指示功能应受到商标法的保护，其质量担保功能、宣传功能以及商标权利人的投资利益等，都应当受到保护。在商标权利人未能在相关产品首次投入市场时对该商标进行使用的情况下，商标的前述功能（尤其是作为核心的来源指示功能）将会遭到实质损害。

法院指出，Duma及GSI未经同意移除三菱原商标、加贴其自己的商标的行为，侵害了三菱公司与MCFE在EEA境内就使用三菱原商标的商品进行首次投放市场的权利的同时，其实直接切断了Mitsubishi、MCFE与消费者之间的联系。这一竞争手段使得消费者无从得知商品的真正来源，给三菱公司及MCFE造成直接经济损失的同时，也让三菱公司及MCFE在后续竞争中丧失先机优势。这与《指令》在其前言第一段和第二段中指出的“通过协调各国商标法以消除影响公平竞争的因素”这一立法目的并不相符。

总而言之，法院认为，对相关法条中的use一词应予以更广义的解释。就本案而言，考虑到Duma和GSI将该相关商品进口到EEA境内并投入市场的行为是在商业活动过程中以营利为目的进行的，移除三菱原商标并加贴其自己的商标的行为，应被认定为相关法条所称“在商业过程中使用”。

布鲁塞尔上诉法院会根据欧盟法院的前述初裁结果重启本案审理，最终判决结果仍待关注。

启示

如总法务官在其意见中关于比较法的部分所归纳的，在欧盟范围内，有相当数量的成员国国内法目前并不认为移除原商标（debranding）并加贴其他商标（rebranding）的做法属于商标侵权。比如，在德国，德国联邦法院（Bundesgerichtshof）在相关判例中就认为，如果产品在制造商原商标被移除后被投入市场进行销售，那么原商标的权利人就不能在商标法框架下提起诉讼，因为其注册商标并没有被使用（详见2007年7月12日第I ZR 148/04号CORDARONE一案的判决，第24段）。英国判例法的观点也大体近似，即认为在移除原商标并加贴其他商标的的案件中，除非原商标没有被完全移除，否则不被认为构成商标侵权。

当然，也有一些成员国的做法比较特殊，例如法国。法国知识产权法典第L713-2条明文规定，擅自移除或修改合法附着的商标构成商标侵权行为。但是，总法务官认为，法国之所以需要将该条明文写入其知识产权法典，恰恰反映出此等行为并不在《指令》第5条或《条例》第9条已规定的商标权利人的禁用权的涵盖范围之内，而是属于欧盟法的立法“缝隙”，成员国可以通过国内法规定自行予以“填补”。

考虑到上述背景，欧盟法院此次初裁结果直接将本案中的debranding及随后的的rebranding行为认定为商标侵权，可以说有相当的冲击性。欧盟法院初步裁决的核心观点是：妨碍商标权利人在其所持有商标名下将相关商品投放到市场中，损害了商标功能（来源指示、质量担保、投资和宣传推广）的实现，应被认定为商标侵权。但是，欧盟法院的初裁结果并没有回应总法务官意见中表达的对扩大解释导致的以“释法”之名行“立法”之实的担忧；更重要的是，从实务操作角度来看，我们无法确定本案这一初裁结果的适用范围——是仅限于与本案情况相同的特定案件（擅自移除原有商标的操作发生在进口商品之后、投入EEA市场之前），还是也可以适用于对已经投入EEA市场的商品进行移除商标的操作的情形。但是，无论是上面两种情况中的哪一种，侵权之诉的相对方都很难再以“没有使用”（non-use）注册商标作为抗辩理由，因为欧盟法院已通过本案初裁结果将这种行为通过扩大解释纳入到《指令》第5条和《条例》第9条所称的“在商业过程中使用”（use in the course of trade）的范围之内了。

综上，我们认为，考虑到过往的司法观点和成员国的主流法律实践，欧盟法院本次初步裁决的结果显得较为激进，而总法务官对于本案所持的审慎立场则不无道理。如果没有来自欧盟法院的进一步澄清（比如新的补充判例或说明），对于本案初裁结果的适用范围，还是应予谨慎把握。