2023年美国联邦巡回上诉法院五大专利判例

2023年12月13日，IPWatchdog报道了美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近五大专利判例，并提出了注意事项，涉及到专利申请、诉讼和双方复审（Inter Partes Reviews，IPR）等对专利从业人员产生了重大影响的领域。

1. Ironburg Inventions起诉Valve公司专利侵权案

入选理由：这是CAFC首个将“禁止反言”原则适用于IPR申请中未提出的无效理由案件。

背景：Ironburg起诉Valve专利侵权后，Valve针对该专利提出了IPR请求。专利审判和上诉委员会（PTAB）做出最终书面决定，认定多项权利要求不具有专利性。

地区法院批准了Ironburg的简易判决请求，禁止Valve主张申请中未提出、随后发现的某些无效理由。依据双方复审禁止反言条约（35 U.S.C.§315（e）（2））规定，当对某项权利要求作出最终书面裁决时，申请人不得在随后地区法院或国际贸易委员会（ITC）中以“申请人在双方复审期间提出的或本可合理提出的任何理由”主张该权利要求无效。Valve提起上诉。

CAFC裁决：认为其先前的判例法并未充分确定禁止反言的标准。根据地区法院的判决和相关法规，禁止反言适用于熟练的检索人员在先检索时可合理预期发现的无效理由，此外，CAFC认为，在该标准下的禁止反言的举证责任在于专利权人。

提示：IPR申请人应考虑本案中提出的标准，即哪些未包含在申请中的理由可能会适用禁止反言原则，专利权人若主张IPR不容反悔的积极抗辩，应考虑如何根据该标准履行其责任。

2. Cellect公司起诉三星电子专利侵权案

入选理由：CAFC首次处理专利期限调整[1]（Patent Term Adjustment，PTA）与显而易见型重复授权[2]（Obviousness-Type Double Patenting，ODP）交叉发生的侵权案件。

背景：Cellect起诉三星电子侵犯了其专利家族中的4项专利，这些专利都主张享有专利申请的优先权，这4项专利因官方在专利审查期间的延误获得了不同的专利期限调整，而该专利家族中的另一项专利（粉色）没有获得专利期限调整。

三星电子对4项涉诉专利提出了单方面复审。每一次复审的结论都是因属于ODP而驳回，认定这些权利要求与在先到期的专利家族成员的权利要求在专利上不一致。Cellect向PTAB提出上诉，认为ODP不能根据CAFC判决否定PTE的法定授权，也不能否定PTA；此前的CAFC判例只涉及在ODP背景下的PTE，未处理过PTA，因此，PTAB不认可Cellect的观点，Cellect向CAFC提起上诉。

CAFC裁决：认为含有PTA的专利在延期之前必须增加PTA后的到期日，这样所有的专利都将有到期日，ODP决定应该基于到期日来判断（因此不会涉及ODP问题）。且由于相关专利的专利权期限都已到期，Cellect无法利用期末放弃（Terminal Disclaimer，TD）进行补救，这也是克服ODP的通常解决方案。因此，Cellect的4项专利因无法克服ODP而无效。Cellect已向CAFC提出申诉，要求CAFC对专家组的决定组织听证，目前仍在审理中。

提示：当专利家族中含有PTA时，专利从业者应分析该专利家族中的到期日，以及专利家族成员之间权利要求的相似性。TD可以在申请期间提交，即使没有ODP驳回，也可以在专利有效期内提交，但不能在专利到期后提交。从业者应权衡TD的缺点（专利期限缩短）和未来可能出现ODP裁定的风险，并密切关注Cellect案判决及后续发展。

3. 新源生物科技与拨康视云专利纠纷案件

入选理由：该案涉及对IPR判决提起上诉的第3条资格问题，如果缺乏该资格，上诉就会失败。

背景：新源生物科技（Allgenesis）针对拨康视云（Cloudbreak）核心产品CBT-001的专利提出了多方复审的无效请求。PTAB发布了一份最终书面决定，认定新源生物科技未能证明其主张被质疑的权利要求不具有专利性，该部分继续有效。

专利复审委员会认定：（1）无效请求所依据的PCT申请不是现有技术，被质疑的权利要求有权享有更早的优先权日期；（2）无法证明其显而易见性。新源生物科技对这两项裁决均提出了上诉。

CAFC裁决：向CAFC提起上诉需要具备第3条规定的资格（与IPR不同），其成立的条件之一是事实损害。CAFC认为新源生物科技不具有诉讼资格，因此驳回上诉。CAFC还驳回了Allgenesis的优先权论点，认为优先权判定不具有附带禁止反言的效力。

提示：目前未面临专利侵权主张的IPR申请人应仔细考虑将来可能遇到的上诉资格问题，尤其是事实损害。

4.Baxalta起诉美国基因泰克公司的专利侵权案件

入选理由：该判决适用于最高法院最近的安进（Amgen）案判决，并确认“必要的实验数据”和“是否存在实施例”能证明技术效果的实验数据作为判断可实施要件的Wands判断标准仍然有效。

背景：Baxalta起诉美国基因泰克公司侵犯了其一项治疗凝血障碍的专利。代表性权利要求1规定：“结合IX因子或IXa因子[3]并增加IXa因子促凝活性的分离抗体或抗体片段”。

发明人利用常规技术进行实验，筛选出许多候选抗体，并找到具有所要求功能的抗体，该专利公开了11种抗体的氨基酸序列，这些抗体可结合IX/IXa因子，并增强IXa因子的促凝血活性，该专利进一步公开了技术人员可以使用通用技术将这些抗体转化为不同的结构形式。

美国地区法院批准了基因泰克公司以无法满足“能够实现”为由要求对几项权利要求（包括权利要求1）做出无效即刻判决的动议，Baxalta对此提起上诉。

CAFC裁决：指出权利要求1涵盖了具有权利要求功能的所有抗体，而潜在的候选抗体有数百万之多，但书面描述只公开了具有这些功能的11种抗体的序列，CAFC认为，书面描述只是指导技术人员创造出大量候选抗体进行逐一筛选，看看哪些抗体有效。故CAFC维持无效判决。

提示：生命科学领域专利代理人应仔细考虑需要披露哪些信息才能在不进行不当实验的情况下实现完整的权利要求范围，以避免出现像Baxalta和Amgen案中的试错（trial-and-error）情况。

如果完整权利要求范围涵盖了许多可能的事物（如抗体、基因、化合物等），那么关于符合权利要求的事物所共有的某些结构属性的公开，或者关于为什么某些被筛选的事物符合权利要求的公开而其他事物不符合，可能有助于技术人员进行预测，从而无需进行不必要的实验就可获得完整的权利要求范围。

5.  Minerva与Hologic的专利侵权案件

入选理由：该案为《美国专利法》颁布前的公共使用禁令提供了入门指南，而这一禁令在CAFC的判例中相对较少出现。

背景：Minerva起诉Hologic等侵犯其减少异常子宫出血的手术设备专利。Hologic提出了简易无效判决，认为根据pre-AIA35U.S.C.§102(b)的公共使用禁令，Minerva公司的设备预见到了所主张的权利要求，地区法院准予简易判决，Minerva提起上诉。

CAFC裁决：维持原判，根据pre-AIA§102(b)条例，在关键日期之前，如果发明已被公开使用或已准备好申请专利，则会触发公开使用禁令。如果发明可被公众获取或被发明人商业利用，则符合“公开使用”。

CAFC同意地区法院关于公开使用的认定，因为Minerva在专利优先权日之前一年多就将15台功能齐全的Aurora设备应用在公共商业活动中，在没有履行任何保密义务的情况下，以技术演示的形式披露了设备。

CAFC认为，行业内对该设备进行了仔细检查，且设备不一定要被公众实际操作过才算被公开使用。满足“已准备好申请专利”的方式可以是：（a）在关键日期之前付诸实践；（b）提供描述所申请发明的授权文件，CAFC同意这一裁定。

提示：诉讼律师应了解公共使用禁令，并可参考Minerva案的判决，了解其适用细节。

[1] 专利期限调整是美国专利法35 U.S.C.§154(b)规定，因美国专利商标局（USPTO）或非申请人原因造成的审查延误，可以在保护期之外延长专利期限；专利期限延长（PTE）是另一种机制，根据美国专利法35 U.S.C.§156条规定，用于因美国食品药品管理局（FDA）监管审批流程过长而导致上市延误的专利期限延长规则。

[2] ODP是一项司法上创立的原则，它限制了第一项专利的有效期，防止发明人同时获得第二项有效期较晚、但权利要求在专利上不相同的专利。如果（也只有在）第一项专利尚未到期，则可以提出终端免责声明，使第二项专利与第一项专利同时到期，以克服ODP驳回。

[3] IX因子和IXa因子是参与凝血的酶。