独占许可后，许可方能否提起侵权之诉？

华东政法大学 张哲慧 阮开欣

近日，美国俄勒冈州联邦地区法院对父女情公司（Fathers & DaughtersNevada, LLC）诉张某一案作出了判决。张某在公用比特网络上复制、传播原告享有版权的电影《父女情》（Fathers & Daughters）。原告诉称张某的上述行为侵犯了自己的专有权利，依据美国版权法第五百零一条（b）项之规定，即“美国版权法除第四百一十一条规定之限制外，专有权利的法定所有人或实益所有人在享有该特定权利期间，有权对侵犯该特定权利的任何行为提起诉讼”。被告则辩称父女情公司既不是电影《父女情》版权法意义上的“法定所有人”，也不是“实益所有人”，所以父女情公司没有资格提起本案的诉讼，并提出即决判决的动议。俄勒冈州联邦地区法院同意了被告的即决判决动议，并认定父女情公司不是张某版权侵权诉讼的适格原告。

许可方非诉争权益法定所有人

2013年4月1日，父女情公司与黄花控股(Goldenrod Holdings)及其转授权代理沃尔太奇影业（Voltage Pictures）达成授权代理协议，允许黄花控股及沃尔太奇以自身名义作为“授权代理”将电影《父女情》的大部分专有权利许可给他人，包括许可权，出租权，在电影院、航班、邮轮、酒店、汽车旅馆播放的权利，以及通过无线、有线和卫星的方式在网络和流媒体上播放、传播版权作品的权利，并就《父女情》在美国领域内享有独占的利益与特权，包括收取和保留由电影所产生的版权许可费等收益。其余的权利由父女情公司继续保留，如商品推销、小说化、印刷出版、音乐出版、影视原声带、现场表演和开发电子游戏等专有权利。

2015年10月2日，黄花控股将电影《父女情》的专有权利以独占许可的形式授权给沃蒂克娱乐公司（Vertical Entertainment, LLC），沃蒂克可以通过多种方式和渠道去利用已授权的专有权利及《父女情》电影本身，在独占许可协议中列明了许可的具体权利，包括在电影院播放的权利、在非电影院场所播放的权利（特别排除在邮轮和航班上播放的权利）、录像制品权利、电视播放权利、数字网络权利、付费收看和视频点播的权利及其他从属权利，同样也包括了转让、许可或者分许可上述权利。一段时间后，双方再次确认只要沃蒂克娱乐公司尽最大商业上的努力合理确保电影《父女情》的网络传播仅在许可合同所限定的地域内和被授权者之间，那么网络和封闭式网络的权利也属于被许可的权利束。

父女情公司对电影《父女情》进行了版权登记，且该电影至今仍登记在父女情公司名下，故其认为自身是《父女情》的法定所有人。法院指出，父女情公司对于版权法中的“所有权”的理解过于简单，美国版权法第一百零一条有规定：版权所有权的转移指版权或版权中所含之任何专有权利的让与、质押、专有许可使用或任何其他转让、让与或抵押，无论其效力有无时间或地域之限制，但不包括非专有许可使用。从上述条文可以看出版权“所有权”是可以通过独占许可的方式转让的，并且可以进行可分性转让。

1909年美国版权法对权利的转让实行的是不可分原则，所以权利人无法转让权利的一部分。然而现行美国版权法允许版权人转让版权法项下的任何一项专有权利，即使并未受让全部专有权利也可以成为版权“所有人”。授权代理协议中，父女情公司授权黄花控股公司将版权作品《父女情》的专有权利许可给第三方。在转授权协议中，黄花控股公司则将《父女情》在版权法项下的多数专有权利通过明确列举的方式许可给沃蒂克娱乐公司，转授权协议中明确规定授予沃蒂克娱乐公司电影《父女情》专有权利的独占许可，虽然版权人并非将所有的权利都转让给了沃蒂克娱乐公司，但沃蒂克娱乐公司很显然已经通过独占许可成为被许可权利的版权“所有人”。

法院认为，最关键的是要调查清楚该权利许可是独占许可还是非独占许可。沃蒂克娱乐公司获得了版权作品在美国领域的“制造、复制、销售、出租、展览、广播、传输、下载、许可，分许可、发行、推广宣传”等专有权利，并有权去尽可能利用这些权利和这部电影。这意味着沃蒂克娱乐公司获得了电影《父女情》除邮轮和航班上的所有传播渠道，沃蒂克娱乐公司的许可属于独占许可。在独占许可期间，版权作品的“所有权”已经转让给了被许可人。因此，就已经许可给沃蒂克娱乐公司的那部分专有权利来说，其版权法意义上的法定所有人是沃蒂克娱乐公司，而不是父女情公司。

美国联邦第九巡回上诉法院已在判决先例中明确：“如果版权人将一项专有权利完全转让给他人后，只有受让人才有就该项专有权利提起诉讼的资格。”版权人仅可在自身所保留的专有权利受到侵害时才能提起侵权诉讼。实际上，如果许可人行使了已经被独占许可给他人的专有权利，被许可人甚至有权对许可人提起诉讼。

本案中被告张某利用电脑上的比特流软件在美国境内通过网络违法下载和观看电影《父女情》，被告是通过网络获取版权作品的公众，被告的上述行为完全由黄花控股公司独占许可给沃蒂克娱乐公司的数字网络权利进行控制。且转授权合同中保留的是在航班和邮轮上对版权作品《父女情》的播放权，但是本案中被告的观看行为很显然不是在航班和邮轮上发生的，并不受到保留权利的控制。对于转授权协议中第七条d款要求沃蒂克娱乐公司应尽合理的商业努力和技术手段去确保版权作品仅在网络上通过封闭式网络在美国领域内传播的规定，法院认为这并不意味着黄花控股公司保留了“点对点”（peer-to-peer）传输的权利，并指出该条款实际上只是重申将数字权利独占许可给沃蒂克娱乐公司并要求其尽合理的商业努力去行使该权利的保证条款。

通过上述分析，沃蒂克娱乐公司已经通过转授权协议获得了本案诉争权益的独占许可，因此法定所有人的地位已经通过独占许可转让给了沃蒂克娱乐公司。只有沃蒂克娱乐公司才是本案诉争权益的法定所有人，能以“法定所有人”的身份提出侵权诉讼。

许可方非诉争权益实益所有人

父女情公司进一步提出，即使该公司不是诉争权益的法律所有人，仍然可以本案诉争权益的实益所有人提起侵权诉讼，因为其可以向沃蒂克娱乐公司收取版权作品的许可使用费，并认为转授权协议表明其有权收取沃蒂克娱乐公司许可费用。

父女情公司与黄花控股达成的授权代理协议中规定，黄花控股可以与他人签订许可协议并以自己的名义收取许可使用费，授权代理协议中规定的支付方式并无有关特许权使用费的规定，更没有规定父女情公司如何从与沃蒂克的转授权协议中获得特许权使用费。且父女情公司并未提供任何证据以表明黄花控股公司从沃蒂克娱乐公司收取的许可使用费是如何给付到父女情公司的。法院对于诉争焦点问题不承担主动调查的责任，并从倾向于非即决判决动议方认定事实，因此父女情公司不是本案中的版权专有权利的实益所有人，无权提起侵权诉讼。

父女情公司认为，在转授权协议中黄花控股公司保留对使用网络进行点对点下载的侵权行为提起诉讼的权利，所以父女情公司有资格起诉。该保留条款被法院认定为无效条款，理由如下：首先，该保留条款即使有效也是将权利保留给黄花控股公司，而不是父女情公司；其次，美国联邦第九巡回法院曾强调，不能仅转让或仅保留诉权，在转让专有权利时，该专有权利对应的诉权随同该专有权利一起转让给受让人，因此该诉权保留条款无效，不能使父女情公司获得起诉资格成为本案的适格原告。

许可方非诉争权益的适格原告

父女情公司还提供了一份反盗版和保留权利的执行附录，有保留条款规定父女情公司应依据《千禧年数字版权法》，向侵权者发出删除下架通知，并有权向通过点对点方式下载版权作品的侵权者提起诉讼。法院认为这份反盗版附录并不能使父女情公司具有起诉资格，因为：其一，该附录保留的权利并非版权法规定的专有权利，因此并不能使父女情公司获得起诉资格；其二，被告明确指出这份文件是在证据开示阶段的尾声才出现的，且其他文件上均注明了具体日期，仅此附录文件上并未注明日期，父女情公司对此不予辩驳；其三，判断该文件是否能使父女情公司具有起诉资格应以起诉时为准，本案亦不属于例外情况，且父女情公司并无证据来证明这份附录文件在提起诉讼前已经得到执行，因此这份反盗版附录不能使父女情公司成为适格原告。

俄勒冈州联邦地区法院最终批准了被告张某的即决判决动议，因原告父女情公司缺乏起诉资格驳回起诉。