“小天才”商标权无效宣告请求行政纠纷案二审判决书

北京市高级人民法院

行政判决书

当事人

委托诉讼代理人：尹建平，广东翔宇律师事务所律师。

审理经过

上诉人国家知识产权局、广东小天才科技有限公司（简称小天才公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2017）京73行初3615号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月12日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

北京知识产权法院查明：

一、诉争商标

1．注册人：小天才公司。

2．注册号：10077323。

3．申请日期：2011年10月18日。

4．专用期限至：2022年12月13日。

5．标志：

6．核定使用商品（第9类）：学习机、电子教学学习机、带有图书的电子发声装置。

二、引证商标

（一）引证商标一

1．注册人：读书郎教育科技有限公司（简称读书郎公司）。

2．注册号：7833117

3．申请日期：2009年11月13日

4．专用期限至：2021年3月13日

5．标志：

6．核定使用商品（第16类）：带有电子发声装置的儿童图书、书籍、说明书、印刷出版物。

（二）引证商标二

1．注册人：读书郎公司。

2．注册号：8956371 。

3．申请日期：2010年12月15日。

4．专用期限至：2022年5月20日。

5．标志：

6．核定使用商品（第16类）：带有电子发声装置的儿童图书、 雕刻印刷品、年画、书籍、说明书、宣传画、印刷出版物、照片。

三、被诉裁定：商评字[2017]第28659号关于《第10077323号“小天才及图”商标无效宣告请求裁定书》。

被诉裁定作出时间：2017年3月27日。

被诉裁定认定：一、诉争商标与引证商标一、二虽然构成近似商标，但鉴于小天才公司在1991年已申请申请注册第646497号“小天才及图”商标（以下简称第646497号商标），使用在“与电视机连用的游戏机、讲词提示机”等商品上，且在案证据可以证明小天才公司在“游戏机、学习机”上持续使用“小天才”商标。基于诉争商标与二引证商标已长期共存，故不致使相关消费者产生混淆误认。诉争商标与二引证商标未构成2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十条、第三十一条所规定之情形。二、诉争商标的注册未违反2013年商标法第四十四条第一款的规定之情形。依照2013年商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）裁定诉争商标予以维持。

读书郎公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

四、其他事实

在商标评审阶段，读书郎公司提交了以下主要证据：

1．读书郎公司研发基地、登记证及营业执照；

2．相关商标商标注册信息；

3．相关产品市场销售照片；

4．《类似商品和服务区分表》（以下简称区分表）注释；

5．相关销售发票；

6．读书郎公司与小天才公司企业登记信息；

7．相关裁定书及答辩通知书。

在商标评审阶段，小天才公司提交了以下主要证据：

1．相关企业名称变更登记通知书通知书及营业执照、相关证明；

2．相关证书及商标注册信息；

3．宣传材料及产品图片；

4．查处仿冒产品的报道及销毁假冒伪劣产品的图片；

5．相关合同、发票及提货、送货单等；

6．作品登记证书；

7．区分表及学习机的演变历程说明；

8．第646497号商标原权利人保护商标权利的相关证据。

在原审诉讼期间，读书郎公司补充提交了以下证据（编号续前）：

8．诉争商标与引证商标详情；

9．读书郎公司与小天才公司产品销售实拍、国家企业信用信息公示系统查询结果；

10．区分表有关第9类和第16类的注释；

11．增值税专用发票，用以证明读书郎公司于2010年已开始使用“小天才”商标；

12．诉争商标的异议裁定书、异议复审裁定书及无效宣告裁定书。

另查一，第646497号商标由案外人林步阳于1991年8月27日申请注册，核定使用在第9类的“与电视机连用的游戏机、键盘、英汉单词对照记忆器、讲词提示器、计算机”等商品之上，该商标于2010年12月13日经核准转让至小天才公司。

另查二，读书郎公司企业名称于2017年7月3日经核准由“中山市读书郎电子有限公司”变更为“读书郎教育科技有限公司”。

再查，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

北京知识产权法院认为，本案中，诉争商标与引证商标均为文字“小天才”，虽然诉争商标的字体具有一定的美术设计效果，但总体对比来看，二者在文字、读音、外形等方面高度近似或基本相同，属于2013年商标法第三十条、第三十一条所指近似或相同商标。诉争商标核定使用的“学习机、电子教学学习机、带有图书的电子发声装置”商品与引证商标核定使用的“带有电子发声装置的儿童图书”商品均属儿童教育电子类产品，在功能、用途、生产部门、消费群体、销售渠道等方面相同，且在区分表中亦存在交叉检索，故二者已构成类似商品。因此，诉争商标与二引证商标已构成2013年商标法第三十条、第三十一条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。

关于小天才公司所称诉争商标对第646497号商标的延伸注册，以及诉争商标与引证商标在市场中长期共存，不致使消费者对商品来源混淆误认。由于商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，先后注册的商标之间并不当然具有延伸关系。同一商标注册人在后申请注册的商标是否是其在先注册商标的延伸，关键在于在先注册商标是否经过使用获得一定知名度、从而导致相关公众将在后申请注册的相同或近似商标与其在先注册商标联系在一起并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系。

因此，要求在先注册商标的知名度应当持续保持至在后商标申请注册之日，反之如在先注册商标的知名度发生较长时间的中断，则相关公众亦不会普遍将前后注册的商标之间建立特定联系。具体到本案中，第646497号商标虽然注册于1991年8月27日，但直到2010年12月13日才转让至小天才公司。小天才公司提交的第646497号商标的知名度证据主要包括两部分，一部分为该商标由其原权利人使用并形成一定知名度的证据，时间段主要集中于上世纪九十年代前期，另一部分为该商标转让后小天才公司对该商标的使用证据，两份使用证据的间隔时间较远，未能证明该商标存在长期持续的使用。因此，鉴于诉争商标与二引证商标高度近似，小天才公司提供证据亦不足以证明至诉争商标申请之日第646497号商标持续使用并保持长期的知名度，相关公众不会普遍地将诉争商标与第646497号商标相联系，诉争商标不构成对在先第646497号商标的延伸注册。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。

国家知识产权局、小天才公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定。其中，国家知识产权局的主要上诉理由为：

一、根据小天才公司提交的在案证据及查明事实，小天才公司在1991年已经申请注册第646497号商标，且于1993年核准注册。在案证据亦可以证明小天才公司持续在“游戏机、学习机”商品上使用“小天才”商标，诉争商标核定使用的商品与第646497号商标核定使用的商品构成同一种或类似商品，故诉争商标可以视为第646497号商标的延展注册。

二、二引证商标核定使用的商品与诉争商标核定使用的商品在功能、用途等方面存在一定区别，且基于小天才公司的“小天才”商标已经与二引证商标在市场中长期共存，因此，诉争商标与二引证商标共存不致相关消费者对商品来源产生混淆误认，未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，诉争商标在“学习机”等商品上应当予以维持注册。

小天才公司主要上诉理由为：

一、诉争商标核定使用商品与二引证商标核定使用的商品在商品功能、用途、销售场所等方面存在一定的区别，且诉争商标已经为相关公众所熟知，具有较高的市场声誉，故诉争商标与二引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

二、诉争商标经过长期巨额的广告投入和长期使用，已经为消费者所熟知，具有较高知名度，与小天才公司形成唯一对应关系。诉争商标与二引证商标在市场中长期共存，并未使消费者对商品的来源产生混淆误认，因此，根据商标共存理论，诉争商标与二引证商标未构成2013年商标法第三十条、第三十一条所指之情形。

三、诉争商标系第646497号“小天才及图”商标在相同类似商品上的延展注册，并不侵犯读书郎公司权益。在案证据足以证明诉争商标持续在“游戏机、学习机”等商品上使用，原审法院关于诉争商标未构成对第646497号商标延伸注册的判定错误，诉争商标在“学习机”等商品上应当予以维持注册。

读书郎公司服从原审判决。

经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有被诉裁定、诉争商标档案、各引证商标档案、各方当事人在行政程序和原审诉讼程序中提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。

本院认为，2013年商标法第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”第三十一条规定：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”

鉴于各方当事人对于诉争商标与二引证商标构成近似商标不持异议，本院经审查予以认定。本案的核心问题在于诉争商标核定使用的“学习机、电子教学学习机、带有图书的电子发声装置”商品与二引证商标核定使用的商品是否构成同一种或类似商品，诉争商标的申请注册是否构成第646497号商标的延伸注册。

根据2013年商标法第三十条的规定，认定申请注册的商标是否具有可注册性，既要结合商标标志构成要素及其整体的近似程度考虑商标标志是否近似，也要结合相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素考虑是否存在混淆可能性，以申请注册的商标与引证商标在同一种或类似商品上并存，是否容易导致混淆作为判断标准。

审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费者群体等是否相同或者具有较大的关联性。

本案中，诉争商标核定使用的“学习机、电子教学学习机、带有图书的电子发声装置”商品与二引证商标核定使用的“带有电子发声装置的儿童图书”商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费者群体等方面较为相近，构成类似商品。由于诉争商标与二引证商标已经构成近似商标，在比对对象隔离的状态下，如果使用在同一种或类似商品上，相关公众施以一般注意力难以从整体上对其进行区分，诉争商标与二引证商标已构成2013年商标法第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。

小天才公司提出诉争商标系第646497号商标的延续性注册。对此本院认为，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。商标注册人在同一种或类似商品上在先注册了其他商标，并不意味着其在后申请注册的商标就当然能够与他人已经注册的近似商标相区分，商标注册的合法性仍然应当根据案件具体情况加以个案审查。此外，基础商标的延续性注册应具备相应的条件，即基础商标经使用具有较高的知名度，能够使相关公众将其在同一种或类似服务上在后申请相同或近似的商标与其基础商标联系在一起，并认为使用两商标的服务均来自该商标注册人或与其存在特定联系。本案中，小天才公司在商标评审阶段及原审诉讼阶段提交了第646497号商标转让前后两部分的使用证据，转让后的使用宣传证据形成时间主要集中于2010年及以后，晚于引证商标一申请日期，故此部分证据无法证明第646497号商标知名度情况；转让前使用宣传证据虽然形成时间显示为1990年至1992年，但仅为照片、报纸复印件，证明力较弱，且与转让后的使用宣传证据的间隔时间较远，不足以证明第646497号商标经使用已具有较高知名度，从而能够使相关公众将在后申请的诉争商标与第646497号商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自小天才公司或与其存在特定联系。因此，小天才公司该项上诉主张不能成立，本院不予支持。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。国家知识产权局、小天才公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费一百元，由国家知识产权局负担（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家知识产权局、广东小天才科技有限公司各负担五十元（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长　　　苏志甫
审判员　　　俞惠斌
审判员　　　陈　曦

二Ｏ二Ｏ年八月三十一日

法官助理　　　郝　晴
书记员　　　李晓琳