拉科斯特公司与卡帝乐公司等商标争议行政纠纷案再审行政判决书

中华人民共和国最高人民法院
行政判决书

(2018)最高法行再134号

再审申请人(一审第三人、二审上诉人)：拉科斯特股份有限公司。
授权代表人：帕特里斯·乌德雷，该公司法务部执行副总裁。
委托诉讼代理人：王宇明，律师。
委托诉讼代理人：雷用剑，律师。
　　

被申请人(一审原告、二审被上诉人)：卡帝乐鳄鱼私人有限公司(鳄鱼国际机构私人有限公司的权利义务承受人)。
法定代表人：洪文展，该公司主席。
委托诉讼代理人：李伟华，律师。
委托诉讼代理人：杨秀琴，律师。
　　

被申请人(一审被告)：国家工商行政管理总局商标评审委员会。
法定代表人：赵刚，该委员会主任。
委托诉讼代理人：乔向辉，该委员会审查员。
　　

再审申请人拉科斯特股份有限公司(以下简称拉科斯特公司)因与被申请人卡帝乐鳄鱼私人有限公司(以下简称卡帝乐公司)、国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)商标争议行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第3019号行政判决，向本院申请再审。本院依法于2018年5月28日作出(2016)最高法行申2317号行政裁定，提审本案。本院依法组成合议庭于2018年9月7日公开开庭审理本案，拉科斯特公司的委托诉讼代理人王宇明、雷用剑，卡帝乐公司的委托诉讼代理人李伟华、杨秀琴到庭参加诉讼，商标评审委员会经本院合法传唤以其已经充分发表法律意见为由未参加开庭审理。本案现已审理终结。
　　

本案涉及的争议商标系拉科斯特公司申请的国际注册第638122号商标。鳄鱼国际机构私人有限公司(以下简称鳄鱼国际公司)于2012年6月13日向商标评审委员会申请撤销争议商标，理由为：1.争议商标构成对鳄鱼国际公司所有的第1331001号“CARTELO及图”商标(以下简称引证商标)的恶意模仿，违反了2001年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第二十八条、第二十九条、第四十一条规定。2.争议商标构成对鳄鱼国际公司在先使用并有一定影响的系列头朝左鳄鱼商标的抢注，违反了商标法第三十一条规定。3.争议商标侵犯了鳄鱼国际公司在先所有的系列头朝左鳄鱼商标的著作权，违反了商标法第三十一条规定。4.中国广大消费者已经熟知鳄鱼国际公司的鳄鱼商标头朝左、拉科斯特公司的鳄鱼商标头朝右的显著区别特征，争议商标的注册使用会对社会经济秩序造成不良影响，违反了商标法第十条第一款第八项规定。商标评审委员会于2013年12月2日作出商评字〔2013〕第124819号关于国际注册第638122号图形商标争议裁定(以下简称第124819号裁定)。该裁定经过了一审、二审和再审程序的审理。在本院再审审理程序中，双方当事人的争议焦点是：争议商标的注册是否违反了商标法第二十九条和第三十一条后半段规定。对于争议程序和一、二审程序中的其他争议问题,当事人在本院再审审理程序中未提出异议，本院不再阐述。
　　

第124819号裁定认定：争议商标与引证商标在构成元素、视觉效果等方面区别明显，相关公众施以一般注意力能够区分，两商标并存于市场不易使相关公众混淆，故争议商标与引证商标未构成商标法第二十九条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。鉴于卡帝乐公司已经在与争议商标核定使用商品相同或类似商品上在先申请注册了引证商标，故其复审理由属于商标法第二十九条调整范围，不再适用商标法第三十一条进行评审。商标评审委员会裁定争议商标予以维持。
　　

卡帝乐公司不服第124819号裁定，向北京市第一中级人民法院(以下简称一审法院)提起行政诉讼，请求撤销该裁定。其理由除了向商标评审委员会主张的理由之外还有：1.第124819号裁定遗漏争议申请人。该争议申请的提出主体原为鳄鱼国际公司，我公司作为利害关系人参加评审后，商标评审委员会没有继续将鳄鱼国际公司作为共同争议申请主体加以认定。2.我方提出在先使用并有一定影响的未注册商标的主张，商标评审委员会没有进行评审，属于程序错误。
　　

一审法院经审理查明：
　　

国际注册第638122号图形商标(即争议商标，见下附图)由拉科斯特公司于1994年10月19日申请注册，基础注册国为法兰西共和国，后向国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)提出领土延伸保护申请，核定使用于第25类服装等商品上，注册商标专用权期限至2015年3月23日。
　　

第1331001号“CARTELO及图”商标(即引证商标，见下图)由卡帝乐公司于1993年12月24日向商标局提出注册申请，核定使用于第25类服装等商品，注册商标专用权期限至2019年11月6日。

争议商标经商标局初步审定公告并核准注册后，鳄鱼国际公司于2012年6月13日向商标评审委员会提出撤销申请。在评审期间，卡帝乐公司与鳄鱼国际公司于2013年11月15日共同提交了《权利继承声明》，明确卡帝乐公司于2012年3月27日受让引证商标，系该商标权利人；同时继承鳄鱼国际公司的各项权利，参与该案件评审程序，并保留鳄鱼国际公司作出的所有请求理由及主张。
　　

卡帝乐公司在一审中还提交了包括最高人民法院(2009)民三终字第3号民事判决书在内的多份判决文书，其中对于卡帝乐公司与拉科斯特公司就鳄鱼商标的注册、使用、争议、和解情况进行详尽阐述。拉科斯特公司也提交了部分判决文书，用以证明两商标可以区分。
　　

另查，卡帝乐公司在商标评审过程中，在其争议申请书第6页提出争议商标侵犯其在先使用并有一定影响未注册商标的主张时，引述了四件商标标志，其中一件与本案引证商标一致，其他三件不一致。
　　

上述事实，有争议商标档案、引证商标档案、争议申请书、卡帝乐公司及拉科斯特公司在商标撤销复审以及本案诉讼阶段提交的证据、当事人陈述等证据在案佐证。
　　

一审法院认为：卡帝乐公司已经继承了鳄鱼国际公司就争议纠纷的所有请求理由及主张，同时受让了引证商标。因此本案利害关系人仅限于卡帝乐公司，第124819号裁定并未遗漏主体。卡帝乐公司在评审中提出了争议商标对其在先使用并有一定影响未注册商标存在侵犯的主张，其引述的商标中除与引证商标一致的一件之外，其他三件并不一致。基于商标法第二十九条的审查，不能当然就此三件商标一并吸收评审。因此第124819号裁定就此部分存在遗漏审查事实的程序错误。争议商标与引证商标在构成元素、整体视觉效果等方面差异较小，相关公众施以一般注意力不能够区分，且相关主体此前就市场划分达成的和解协议亦应得到尊重和遵守。两商标核定使用商品具有较强关联性，属于类似商品。两商标并存于市场易导致相关公众混淆误认，争议商标的注册违反商标法第二十九条规定。
　　

依照1990年施行的《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1目、第2目之规定，一审法院于2014年12月10日作出(2014)一中知行初字第4497号行政判决：一、撤销第124819号裁定。二、责令商标评审委员会重新就卡帝乐公司对国际注册第638122号图形商标所提撤销注册申请作出裁定。
　　

拉科斯特公司不服一审判决，向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉，请求撤销一审判决，维持第124819号裁定。其主要理由是：第124819号裁定并不存在遗漏审查事实的程序错误；争议商标的注册未违反商标法第二十九条规定。商标评审委员会及卡帝乐公司均服从一审判决。
　　

二审法院经审理，对一审法院查明事实予以确认。另查明，在二审程序中，拉科斯特公司补充提交了包括1983年和解协议仲裁书、部分裁判文书以及拉科斯特公司在先基础商标信息等证据。二审法院以上述补充提交的证据并非第124819号裁定作出的依据为由不予采信。
　　

二审法院认为：本案应适用2001年修正的商标法进行审理。卡帝乐公司在商标评审程序中提出了争议商标的注册系对其在先使用并有一定影响未注册商标存在侵犯的主张，其引述的商标共四件，有一件与引证商标一致，其他三件并不一致，商标评审委员会基于商标法第二十九条的审查，将其他三件商标一并吸收评审，存在遗漏。本案中，争议商标为“鳄鱼图形”商标，引证商标为组合商标，由字母“CARTELO”及“鳄鱼图形”构成，争议商标的“鳄鱼图形”与引证商标的“鳄鱼图形”几乎完全相同，二者构成近似商标，争议商标与引证商标同时使用在第25类服装等商品上，势必会造成相关公众的混淆误认，争议商标的注册违反了商标法第二十九条规定。
　　

综上，依据1990年施行的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定，二审法院于2015年12月18日作出(2015)高行(知)终字第3019号行政判决：驳回上诉，维持一审判决。
　　

拉科斯特公司不服二审判决，向本院申请再审，请求撤销一、二审判决，维持第124819号裁定。主要理由如下：(一)争议商标系拉科斯特公司对其于1979年在中国申请注册的基础注册系列鳄鱼商标的延续性注册，并非对他人商标标识的模仿，且注册和使用左右朝向不同的图形商标是服装、眼镜等行业惯常做法。拉科斯特公司于1933年创始于法国，早在1979年5月12日，拉科斯特公司就在中国在第25类衣服商品上申请了头朝右鳄鱼图形商标，并于1980年10月30日获得注册；随后陆续在第9、18、28等类别商品上申请注册了鳄鱼商标。经过长期的使用和努力，拉科斯特公司的鳄鱼品牌获得了较高知名度。核定使用于第25类衣服等商品上的第141103号鳄鱼图形商标还被商标局于1994年认定为驰名商标。为了进一步制止他人以改变鳄鱼头部朝向的方式进行侵权的情况，拉科斯特公司于1994年10月19日在基础注册商标的基础上，进行水平镜像翻转，在法国申请了头朝左鳄鱼商标的国际注册，并随后于1995年3月23日在中国获得延伸保护，即本案争议商标。鳄鱼图形是拉科斯特公司上述鳄鱼商标的显著特征，鳄鱼头部朝向的细微变化，并不影响相关公众对拉科斯特公司鳄鱼商标的认知。他人以改变鳄鱼头部朝向而在相同或类似商品上使用鳄鱼商标，构成侵权性使用。长期以来，各地工商部门及法院对拉科斯特公司头朝右鳄鱼图形注册商标的保护，也基本遵循着该思路。(二)争议商标的申请注册不违反商标法第二十九条规定。一、二审判决关于争议商标与引证商标近似的认定与最高人民法院及北京市高级人民法院在引证商标异议程序中作出的在先生效行政裁判中关于引证商标与拉科斯特公司基础注册商标不相近似的认定相冲突，也与最高人民法院(2009)民三终字第3号民事判决的认定相矛盾。(三)对于原争议申请人即鳄鱼国际公司主张其使用头朝左鳄鱼商标属于对未注册商标使用的理由，第124819号裁定已进行审理，不存在漏审。而且，上述使用并未具有一定影响，在拉科斯特公司拥有于1979年申请注册且于1994年认定属于驰名商标的鳄鱼图形商标的情况下，上述使用属于侵犯拉科斯特公司商标权的情形，不应积累任何的法益。(四)商标保护应当坚持地域性的基本原则。拉科斯特公司与鳄鱼国际公司的前身利生民公司就特定商标签订的1983年和解协议，明确约定该协议只适用于中国台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱五个国家或者地区，不包括中国大陆地区，而且是以拉科斯特公司向利生民公司支付补偿金为对价。拉科斯特公司领先利生民公司十多年于1979年在中国大陆申请并获准注册鳄鱼图形商标，没有必要与利生民公司就鳄鱼图形商标在中国大陆地区签订共存协议，事实上也不存在任何形式的共存协议。1983年和解协议对本案没有约束力，在判断争议商标与引证商标是否构成近似时不应考虑1983年和解协议。(五)卡帝乐公司对头朝左鳄鱼标识并不享有商标权，最高人民法院(2009)民三终字第3号民事判决关于不侵权的认定也未确认鳄鱼国际公司在任何环境下均可单独使用头朝左鳄鱼标识，更未跨越到行政法上进行商标授权确权。
　　

卡帝乐公司辩称：(一)争议商标并非属于拉科斯特公司对其系列基础注册鳄鱼商标的延续性注册，而是对引证商标的恶意模仿、恶意注册。拉科斯特公司从未实际使用过头朝左鳄鱼商标，其一直实际使用头朝右鳄鱼商标。(二)一、二审判决关于争议商标与引证商标构成近似的认定与相关在先生效行政裁判并不矛盾。相关在先生效行政裁判认定的均是引证商标与拉科斯特公司在先注册的头朝右鳄鱼商标不近似，而非与争议商标即头朝左鳄鱼商标不近似。(三)商标评审委员会存在漏审，争议商标侵犯了卡帝乐公司在先使用并有一定影响的三件未注册商标。(四)拉科斯特公司与卡帝乐公司长期以来在全球各地包括中国申请注册和实际商业经营中使用鳄鱼商标，已经形成了前者鳄鱼头朝右、后者鳄鱼头朝左的严格区分标准。1983年和解协议更是明确了双方商标的上述区别特征，最高人民法院(2009)民三终字第3号民事判决也对此予以确认。在双方已经形成稳定的市场格局的情况下，拉科斯特公司申请注册与卡帝乐公司的鳄鱼商标头部朝向一样的争议商标违背诚实信用原则和基本的商业道德，具有明显的不正当目的。综上，对于争议商标与引证商标是否构成近似的判断，不能简单机械地只对商标构成要素进行比较，必须综合考虑双方的历史背景以及商标注册、使用、知名度情况等，必须考虑双方各自经过长期实际使用、宣传早已经形成的固定市场格局和市场秩序。
　　

商标评审委员会提交意见称：(一)拉科斯特公司主张本案争议商标的基础注册商标已经被法国最高法院确认属于合法注册，但根据法国最高法院判决摘录可知，该判决未就基础注册商标是否属于合法注册予以明示。(二)拉科斯特公司主张争议商标在中国经历的驳回复审及诉讼结果表明，商标评审委员会认为争议商标与本案引证商标不近似，但商标评审委员会在争议商标驳回复审程序和相应的诉讼程序中未涉及争议商标与引证商标是否近似的问题。(三)其他案件与本案情况不同，不能作为本案争议商标是否应予以维持的依据。
　　

本院经审理查明，一、二审法院查明的事实属实。另查明：
　　

(一)拉科斯特公司在法国申请注册争议商标及在中国申请领土延伸保护的情况
　　

1994年10月19日，拉科斯特公司在法国同时申请注册三件头朝左鳄鱼图形商标。2005年，鳄鱼国际公司针对该商标向法国巴黎大审法院提起诉讼。2006年3月29日，该法院作出判决，以拉科斯特公司注册的94541290号和94541293号商标系模仿1983年和解协议中列入的鳄鱼国际公司的商标图案为由认定构成了非法注册行为，94541291号商标注册不违法。拉科斯特公司不服，提起上诉。法国最高法院于2014年5月20日作出终审判决，驳回上诉。1995年3月23日，拉科斯特公司就上述94541291号商标向中国申请领土延伸保护，申请号为国际注册第638122号，即本案争议商标。
　　

以上事实有法国最高法院判决、争议商标注册档案和本院(2009)民三终字第3号民事判决等证据在案作证。
　　

(二)在先生效行政裁判情况
　　

拉科斯特公司主张的在先生效行政裁判涉及本案引证商标异议程序及后续诉讼程序(以下简称前案)。鳄鱼国际公司于1993年12月24日在第25类服装、鞋等商品上向商标局申请第1331001号商标即本案引证商标(见下附表)，本案引证商标由“CARTELO”和作为背景的绿、蓝、红三色长方形及一夹杂在文字之中的写实鳄鱼图形组成。商标局以本案引证商标与拉科斯特公司第141103号商标(见下附表)构成类似商品上的近似商标为由予以驳回。鳄鱼国际公司不服，向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会以本案引证商标与第141103号商标不构成近似商标为由，准予本案引证商标初步审定公告并移交商标局办理。本案引证商标审定公告后，拉科斯特公司于1999年11月5日提出异议，商标局于2003年裁定核准本案引证商标注册。拉科斯特公司不服，请求复审，商标评审委员会于2005年裁定本案引证商标予以核准注册。拉科斯特公司不服，提起诉讼。北京市第一中级人民法院认为，前案被异议商标(即本案引证商标)与前案引证商标一、二中的鳄鱼图形，形态近似，仅头尾朝向不同，构成近似商标，判决撤销商标评审委员会裁定。商标评审委员会和鳄鱼国际公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院于2007年12月20日作出(2007)高行终字第178号行政判决，撤销一审判决，维持商标评审委员会裁定。该判决认为：“本案中，被异议商标(本案引证商标，即第1331001号商标)为文字图形组合商标，且指定了颜色，其中文字‘CARTELO’为无含义臆造词，具有较强的显著性和独创性，是商标识别的主要要素，图形部分为一夹杂在文字中的写实鳄鱼图形。引证商标一、二(第141103号商标、第213412号商标)为单纯图形商标，亦为一写实鳄鱼图形。被异议商标与引证商标一、二相比较，二者图形部分近似，但主要部分及各要素组合后的整体结构并不相同或近似。以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察，并考虑引证商标一、二的显著性和知名度，二者之间可能会产生某种联想，但不会产生混淆和误认。故引证商标一、二与被异议商标不构成近似商标，二者使用在相同或者类似商品上，不致造成消费者的混淆误认。”拉科斯特公司不服，向本院申请再审。本院作出(2009)行监字第107号驳回再审申请通知书，驳回拉科斯特公司的再审申请，该通知书认定，“原审法院在比对被异议商标和各引证商标整体结构的基础上，以相关公众的一般注意力并考虑引证商标显著性和知名度，认定被异议商标与各引证商标不构成近似商标并无不当。”
　　

北京市高级人民法院(2007)高行终字第178号行政判决中的引证商标一即第141103号商标，由拉科斯特公司于1979年5月12日申请，于1980年10月30日获准注册，也是拉科斯特主张的基础注册商标。
　　

以上事实有北京市高级人民法院(2007)高行终字第178号行政判决和本院(2009)行监字第107号驳回再审申请通知书在案佐证。

(三)本院在先民事判决情况
　　

拉科斯特公司曾经以鳄鱼国际公司、上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司为被告提起侵犯商标权诉讼，主张被告使用的被诉标识一至四(见下附图)侵犯其核定使用在第25类衣服、腰带、领带、鞋等商品和第18类皮革、皮包等商品上的注册商标专用权(见下附图)。拉科斯特公司在该案中请求保护的核定使用在第25类衣服等商品上的第141103号商标由该公司于1979年5月12日申请，于1980年10月30日获准注册。本院于2010年12月29日作出(2009)民三终字第3号民事判决，该判决对于被诉标识与拉科斯特公司请求保护的注册商标是否构成混淆性近似的问题认定如下：“根据被诉标识一、被诉标识二(即头朝左鳄鱼图形)与拉科斯特公司请求保护的注册商标在构成要素上的比对，以及双方的发展历史和共存状况及其他相关因素，本院亦认定被诉标识一、被诉标识二与拉科斯特公司请求保护的注册商标不构成侵犯注册商标专用权意义上的混淆性近似，不足以对拉科斯特公司的注册商标造成损害。……当然，鉴于本院是在综合考量诉争标识在构成要素上的差别，特别是相关使用历史和共存现状等因素的基础上，对于诉争商标近似性问题作出的认定，而被诉标识一、二在构成要素上毕竟与拉科斯特公司相关注册商标具有一定程度的近似性，故鳄鱼国际公司在使用被诉标识一、二时，应保持其与拉科斯特公司注册商标有明显区分的相关使用环境和状态，尽可能避让该公司的注册商标。”“被诉标识三、四由单条鳄鱼与CARTELO文字组合而成，与拉科斯特公司请求保护的注册商标相比，两者在文字构成、呼叫、整体外观上区别明显，……被诉标识三、四与拉科斯特公司请求保护的注册商标相比具有显著区别，不能认定为侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。”
　　

以上事实，有本院(2009)民三终字第3号民事判决在案佐证。

(四)1983年和解协议情况
　　

1969年，鳄鱼国际公司的前身利生民公司向日本大阪法院提起民事诉讼，指控拉科斯特公司的销售商侵犯其商标权，后于1973年在日本大阪高等法院达成和解。1983年6月17日，利生民公司与拉科斯特公司签订和解协议(即1983年和解协议)。根据协议载明内容，协议的目的是结束并最终解决双方之间未决的所有法律纠纷、法律行动、分歧、争议和请求；双方希望在本协议第一条所列国家或者地区(中国台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱)开展合作；拉科斯特公司愿意付给利生民公司过去支付鳄鱼商标保护和防御费用的补偿金；双方同意表A和表B中所示其各自徽标(见下附表)，可在相关市场共存不致混淆；双方还打算如有可能在世界其他地方进行合作。协议第三条约定：“为补偿利生民公司过去在该地域内支付的用于鳄鱼商标保护和防御的费用，自1982年以后的15年内，拉科斯特公司应给予协议所附列表C中列明的年度款项。”拉科斯特公司与鳄鱼国际公司就1983年和解协议在新加坡国际仲裁中心进行了仲裁，仲裁庭于2011年8月15日作出的仲裁裁决认为，1983年和解协议并未要求协议任何一方同意对方在协议约定的五个国家或者地区之外的商标注册，且1983年和解协议本身也不构成这种同意。
　　

以上事实，有本院(2009)民三终字第3号民事判决、1983年和解协议和新加坡国际仲裁中心仲裁裁决等证据在案佐证。
　　

(五)卡帝乐公司在中国申请注册鳄鱼文字商标和头朝左鳄鱼图形商标情况
　　

根据商标局于1993年10月4日作出的(1993)标申驳字第3963号商标核驳通知书，鳄鱼国际公司在第25类鞋等商品上申请注册的“鳄鱼”商标因与拉科斯特公司在类似商品上已注册的第552436号“鳄鱼”商标文字相同，被通知驳回。
　　

卡帝乐公司于2006年5月18日在第25类服装等商品上申请注册了第5358242号头朝左鳄鱼图形商标(见下附图)。拉科斯特公司、(香港)鳄鱼恤有限公司提出异议。2017年1月23日，商标评审委员会作出商评字(2017)第6180号关于第5358242号图形商标不予注册复审决定，该决定认为，经过长期使用而形成的市场划分及稳定的市场秩序理应得到尊重和保护，第5358242号图形商标与国际注册第638122号图形商标等四件引证商标不构成近似商标，予以核准注册。拉科斯特公司针对第5358242号图形商标已经向商标评审委员会申请宣告无效。
　　

以上事实，有商标局(1993)标申驳字第3963号商标核驳通知书、商标评审委员会商评字(2017)第6180号关于第5358242号图形商标不予注册复审决定在案佐证。
　　

卡帝乐公司申请注册的第5358242号商标
　　

(六)卡帝乐公司使用本案引证商标和鳄鱼商标的情况
　　

根据拉科斯特公司在再审程序中向本院提交的北京市东方公证处(2016)京东方内民证字第15431号公证书，通过在京东商城网站上搜索“卡帝乐鳄鱼POLO衫”，并点击打开搜索页面上的“卡帝乐鳄鱼T恤男短袖t恤男女情侣款翻领”进入下一页面，由此搜到众多含有T恤商品的图片。大部分图片左上角标有本案引证商标，但图片中T恤商品本身使用的是CARTELO文字加鳄鱼图形商标，CARTELO文字与T恤颜色一致，鳄鱼图形为绿色，得以突出显示。
　　

根据拉科斯特公司在再审程序中向本院提交的北京市海诚公证处(2017)京海诚内民证字第17270号公证书，进入https://fr.aliexpress.com网站(全球速卖通，即阿里巴巴旗下面向全球打造的在线交易平台)，搜索到CARTELO店铺，可搜索到如下网页：
　　

根据拉科斯特公司在再审程序中向本院提交的上海市徐汇公证处(2018)沪徐证经字第7171号公证书，在上海市松江区开元地中海商业广场1楼,在距离拉科斯特公司鳄鱼品牌专卖店不远处,有一招牌并列显示有“CARTELO”和头朝左鳄鱼图形标识的店铺,该店铺使用了网球拍和网球作为装饰；店内柜台上摆放有一绿色鳄鱼平面模型和一蓝、白、红三色鳄鱼平面模型，后者鳄鱼平面模型的三色排列方式与法国国旗的颜色排列方式(即从左至右蓝、白、红三色垂直排列)相同；店内的T恤、女式挎包等产品上使用了绿色鳄鱼商标，其中一件男式短袖T恤的标价为785元。相关图片如下：
　　

拉科斯特公司主张，法国鳄鱼品牌的创始人拉科斯特是上个世纪20年代法国著名的网球运动员，其提交上述证据用于证明，卡帝乐公司在引证商标的注册程序、实际使用及申请撤销争议商标程序中，违反诚实信用原则，使用网球作为装饰，使用单条鳄鱼图形商标和与法国国旗颜色排列一致的蓝、白、红三色鳄鱼平面模型，误导消费者，使消费者以为其产品来自法国，且产品价格已经贴近拉科斯特公司的产品价格。卡帝乐公司认可上述证据的真实性，但主张其有多件商标，有权使用单条鳄鱼图形商标，并不存在攀附拉科斯特公司鳄鱼商标的问题，对为何使用网球作为装饰和与法国国旗颜色排列一致的蓝、白、红三色鳄鱼平面模型未提供合理解释。
　　

以上事实，有三份公证书和拉科斯特公司、卡帝乐公司的陈述等证据在案佐证。
　　

(七)本案争议商标使用情况
　　

卡帝乐公司以连续三年不使用为由申请撤销拉科斯特公司的国际注册第638122号商标即本案争议商标，商标局于2016年11月25日作出商标撤三字(2016)第Y009777号决定，不予撤销本案争议商标。
　　

(八)卡帝乐公司在商标评审阶段主张的在先使用未注册商标情况
　　

卡帝乐公司在其向商标评审委员会提交的争议申请书中主张，争议商标侵犯了其在先使用并有一定影响的三件未注册商标(见下附图)。
　　

卡帝乐公司请求保护的在先使用未注册商标
　　

卡帝乐公司向商标评审委员会提交的1994年、1995年在中国境内使用上述未注册商标的证据有：
　　

20世纪90年代中期在中国境内开设的卡帝乐鳄鱼品牌专卖店统计表，其中1994年有1家专卖店，即上海东方鳄鱼服饰有限公司在上海陕西南路靠近淮海路口开设的专卖店；1995年有85家专卖店。卡帝乐公司还主张，本院(2009)民三终字第3号民事判决已经认定上述事实。
　　

上海东方鳄鱼服饰有限公司于1995年1月获得上海华联商厦股份有限公司94精品销售第一名的荣誉证书。
　　

上海东方鳄鱼服饰有限公司1994年11月的主要税金应交明细表和损益表、1994年11月30日资产负债表、1994年10月销售表。销售表上列明的商品绝大部分是服装，还有很少部分是皮鞋、皮带、箱包、笔、夹等商品。
　　

1993年9月26日解放日报、28日新民晚报、11月30日解放日报、10月6日新民晚报、11月2日新民晚报等关于鳄鱼专卖店开张的报道，基本是关于上海东方鳄鱼服饰有限公司举行鳄鱼专卖店开幕剪彩庆典活动的广告，很多报道突出使用了“鳄鱼来了”字样，并使用了头朝左鳄鱼图形结合文字crocodile的标识。其中，1993年11月30日解放日报的报道载明：“本公司之‘鳄鱼商标’及‘卡帝乐’商标，已经向中华人民共和国及世界多国注册在案。……有意经销本公司国际驰名之‘鳄鱼’商标及‘卡帝乐’商标货品，敬请与东方鳄鱼服饰公司洽商。”11月2日新民晚报的报道载明：“‘鳄鱼’服饰系列加入上海精品商厦‘大家族’开辟了上海商业第一家‘鳄鱼’卖品屋。”该报道突出使用了“真正的‘鳄鱼’来了”的字样。
　　

拉科斯特公司对上述证据及主张发表意见称，卡帝乐鳄鱼品牌专卖店开设情况统计表以及上海东方鳄鱼服饰有限公司1994年的损益表、资产负债表和销售表等都属于自制证据，不认可其真实性；报纸宣传仅仅是宣传要开店；而且，在拉科斯特公司已经在第25类衣服等相同类别商品上在先注册了头朝右鳄鱼图形商标并被认定为驰名商标的情况下，上述使用属于侵权性使用，不应当受到保护。经查，商标局于1994年11月21日作出的(1994)商标异字第368号裁定中认定，拉科斯特公司注册在先的鳄鱼图形商标为驰名商标。在本院(2013)行提字第9号行政判决中，商标评审委员会对上述裁定的真实性表示认可，该判决也认定拉科斯特公司在第25类商品上的“鳄鱼图形”引证商标具有较高的知名度及影响力。
　　

此外，卡帝乐公司还提交了卡帝乐鳄鱼品牌创始人陈贤进于1994年被北京某体育运动技术学校聘为北京东方鳄鱼网球队顾问的聘书、向中国人民大学捐款的证书以及在其他国家就上述鳄鱼标识申请商标的注册证。拉科斯特公司认为，上述聘书和证书都是针对陈贤进个人的，外国商标注册证也不属于商标使用证据。本院认为，聘书及证书不能反映在中国境内使用情况，外国商标注册证与在中国境内在先使用无关，对上述证据不予采纳。
　　

本院认为，

本案有两个争议焦点：争议商标是否与引证商标构成近似商标，其申请注册是否违反商标法第二十九条规定；争议商标是否侵犯卡帝乐公司主张的在先使用并有一定影响的未注册商标，其申请注册是否违反了商标法第三十一条后半段规定。
　　

(一)关于争议商标是否与引证商标构成近似商标，其申请注册是否违反商标法第二十九条规定
　　

商标法第二十九条规定：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”第十条规定：“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：(一)以相关公众的一般注意力为标准；(二)既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；(三)判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”判断本案争议商标与引证商标是否构成近似商标，应当参照上述司法解释的相应规定。
　　

本案中，争议商标为一写实鳄鱼图形，引证商标为文字图形组合商标，且指定了颜色，其中文字“CARTELO”为无含义臆造词，在文字中间嵌有一鳄鱼图形，鳄鱼身长大概占据了文字中的三个字母，身高大概占据了文字高度的三分之二。从整体来看，争议商标与引证商标差别较大；从主要识别部分来看，争议商标为一写实鳄鱼图形，引证商标虽然也在文字中间嵌有一鳄鱼图形，但相对于“CARTELO”文字来说，所占面积较少，不到文字所占面积的三分之一，“CARTELO”文字更容易引起相关公众注意，因此，“CARTELO”是引证商标的主要识别部分。争议商标与引证商标相比较，二者图形部分近似，但主要识别部分及各要素组合后的整体结构并不相同或者近似。以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察，二者不会产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标不构成近似商标，争议商标的申请注册未违反商标法第二十九条规定。
　　

二审判决认为，“争议商标为‘鳄鱼图形’商标，引证商标为组合商标，由字母‘CARTELO’及‘鳄鱼图形’构成，争议商标的‘鳄鱼图形’与引证商标的‘鳄鱼图形’几乎完全相同，二者构成近似商标。”在上述商标近似判断中，二审判决仅仅将两商标中的鳄鱼图形进行比对，违反了司法解释规定的整体比对和主要部分比对的商标近似判断方法。此外，根据本案查明的在先生效裁判情况，在本案引证商标申请注册的异议程序及其后续诉讼程序中，北京市高级人民法院(2007)高行终字第178号行政判决认为，文字“CARTELO”是本案引证商标识别的主要要素，本案引证商标与拉科斯特公司于1979年申请注册的头朝右鳄鱼图形商标即第141103号商标的主要部分及各要素组合后的整体结构并不相同或近似。该认定也被本院(2009)行监字第107号驳回再审申请通知书所认可。二审判决在判断本案争议商标与本案引证商标是否相近似时，未考虑本案引证商标获准注册的原因主要在于“CARTELO”是本案引证商标识别的主要要素以及本案引证商标的整体结构，判断方法有所不当。
　　

卡帝乐公司主张，其与拉科斯特公司的系列鳄鱼商标长期以来在全球各地包括中国已经形成了前者鳄鱼头朝左、后者鳄鱼头朝右的划分标准，1983年和解协议更是明确了双方商标的上述区别特征。一审判决也认为，“相关主体此前就市场划分达成的和解协议亦应得到尊重和遵守”。本院认为，一方面，争议商标是否应予注册，应当按照中国商标法及其司法解释等规定进行判断，卡帝乐公司以其在其他国家和地区注册的鳄鱼图形商标、1983年和解协议等证据主张争议商标不应予以注册，缺乏法律依据。另一方面，商标权具有地域性。1983年和解协议中约定双方在中国台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱五个国家或者地区开展合作，拉科斯特公司向鳄鱼国际公司的前身利生民公司支付补偿金，系基于双方合意。拉科斯特公司于1979年领先卡帝乐公司十四年之久在中国大陆地区申请注册了鳄鱼图形商标，这也是拉科斯特公司主张的1983年和解协议没有明确约定适用于中国大陆地区的原因。新加坡国际仲裁中心针对1983年和解协议作出的仲裁裁决也认为，1983年和解协议只适用于明确约定的五个国家或者地区。因此，1983年和解协议并不能成为判断本案争议商标是否与引证商标相近似以及是否应当注册的事实和依据。
　　

此外，本院(2009)民三终字第3号民事判决也认定，被诉标识三、四与拉科斯特公司请求保护的注册商标相比具有显著区别，不能认定为侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。该民事判决中的被诉标识三、四，系由鳄鱼图形和“CARTELO”文字、颜色组成，而被诉标识四即本案引证商标。对于鳄鱼国际公司使用的被诉标识一、二即头朝左鳄鱼图形商标，虽然该民事判决认为不构成侵犯拉科斯特公司系列鳄鱼图形商标，但该民事判决也认为，被诉标识一、二与拉科斯特公司请求保护的头朝右鳄鱼图形商标在构成要素上具有一定程度的近似性，并对其使用提出了要求，即，鳄鱼国际公司在使用被诉标识一、二时，应保持其与拉科斯特公司注册商标有明显区分的相关使用环境和状态，尽可能避让该公司的注册商标。因此，卡帝乐公司关于本院(2009)民三终字第3号民事判决确认其与拉科斯特公司鳄鱼商标头朝左与头朝右的区别的主张不能成立。
　　

需要指出的是，根据在先生效行政裁判，在拉科斯特公司已经于1979年申请鳄鱼图形商标即前案引证商标的情况下，鳄鱼国际公司于1993年申请了前案被异议商标即本案引证商标，前案被异议商标得以注册的原因在于，其商标识别的主要要素是指定了颜色且在商标整体中所占面积较大的“CARTELO”文字，其主要部分及各要素组合后的整体结构与前案引证商标不相同或者近似。然而，鳄鱼国际公司及其权利义务承受人卡帝乐公司在使用本案引证商标(即前案被异议商标)的过程中，置1983年和解协议的适用不包括中国大陆地区的事实以及本院(2009)民三终字第3号民事判决关于保持其与拉科斯特公司注册商标有明确区分的相关使用环境和状态的要求于不顾，在其T恤产品上突出使用单条鳄鱼图形商标；在其开设于阿里巴巴平台的店铺中甚至使用了与拉科斯特公司于1979年注册的鳄鱼图形商标形态一致、仅头部朝向不同的鳄鱼图形标识，并宣称“CARTELO”文字加上前述鳄鱼图形标识即等于本案引证商标；特别是，在其开设于上海市松江区开元地中海商业广场1楼的专卖店中，还使用与法国国旗颜色排列方式一致的蓝、白、红三色鳄鱼平面模型，其在经营行为中使其鳄鱼品牌商品与拉科斯特公司的鳄鱼品牌商品相混淆的主观意图明显，容易造成消费者在购买相关商品时的混淆和误认或者认为存在特定联系。人民法院在审理双方因鳄鱼商标的注册和使用而引发的案件中，以事实和法律为依据，促使双方鳄鱼商标能够区分各自的商品来源。卡帝乐公司也应当依法正当使用核准注册的商标，避免造成相关公众的混淆和误认。
　　

(二)关于争议商标是否侵犯卡帝乐公司主张的在先使用并有一定影响的未注册商标，其申请注册是否违反了商标法第三十一条后半段规定
　　

商标法第三十一条规定：“申请商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第三十一条规定：“本规定从2017年3月1日起施行。人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。”参照上述规定，争议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，需要同时满足下列要件：一是在先使用商标具有一定影响；二是争议商标构成以不正当手段抢先注册，即争议商标申请人具有主观恶意，其明知或者应知在先使用并有一定影响的商标而予以抢注，但其举证证明没有利用在先使用商标商誉的除外；三是对在先使用并有一定影响的商标的保护限于相同或者类似商品或者服务。
　　

本院认为，综合考虑以下因素，争议商标的注册未违反商标法第三十一条关于不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定。
　　

首先，卡帝乐公司提交的使用证据不足以证明其主张的在先使用商标具有一定影响。1994年仅开设了一家位于上海的卡帝乐鳄鱼品牌专卖店；卡帝乐公司主张1995年在中国境内开设了85家卡帝乐鳄鱼品牌专卖店，但仅提供了其自制的统计表，并没有其他证据予以佐证，即使开设85家专卖店属实，也不能保证上述专卖店是在争议商标向中国申请延伸保护即1995年3月23日之前开设；其他使用证据均是相关报纸上的广告宣传，而且基本是开设第一家卡帝乐鳄鱼品牌专卖店的广告。
　　

其次，拉科斯特公司申请争议商标没有利用卡帝乐公司主张的在先使用鳄鱼图形商标商誉的主观恶意。拉科斯特公司于1979年5月12日在中国申请、并于1980年10月30日获准注册第141103号鳄鱼图形商标，而且，拉科斯特公司在先注册的鳄鱼图形商标曾于1994年被认定为驰名商标。本案争议商标是对第141103号鳄鱼图形商标的基本水平镜像反转，符合在争议商标指定的服装、鞋等商品上注册和使用左右朝向不同的图形商标的惯常方式。争议商标与卡帝乐公司主张的在先使用未注册鳄鱼商标相比，虽然头部朝向相同，但具体形态并不一致，而且拉科斯特公司在先注册的第141103号鳄鱼图形商标知名度较高，卡帝乐公司主张的在先使用未注册商标未达到一定影响。在此情况下，拉科斯特公司申请注册争议商标不存在利用卡帝乐公司主张的在先使用未注册商标商誉的因素。
　　

最后，卡帝乐公司主张的在先使用未注册商标行为难谓善意正当。在争议商标申请日之前，鳄鱼国际公司的前身利生民公司与拉科斯特公司在日本已经因鳄鱼商标产生过争议，后来双方达成了不适用中国大陆地区的1983年和解协议。1993年10月4日商标局作出(1993)标申驳字第3963号商标核驳通知书,鳄鱼国际公司在第25类鞋等商品上申请注册的“鳄鱼”商标因与拉科斯特公司在类似商品上已注册的第552436号“鳄鱼”商标文字相同，被通知驳回。1993年11月2日新民晚报关于开设在上海的第一家卡帝乐鳄鱼品牌专卖店的广告报道突出使用了“真正的‘鳄鱼’来了”的字样。上述事实表明鳄鱼国际公司明知或者至少应知拉科斯特公司在中国在先申请注册或者使用了鳄鱼图形商标。在这种情况下，鳄鱼国际公司仍然使用头朝左鳄鱼图形商标，其使用行为难谓善意正当。根据拉科斯特公司提交的卡帝乐公司近期使用鳄鱼商标的证据，卡帝乐公司在其阿里巴巴平台店铺和卡帝乐鳄鱼品牌专卖店使用头朝左鳄鱼图形商标以及使用与法国国旗颜色排列一致的蓝、白、红三色鳄鱼平面模型等行为，更加表明卡帝乐公司主观上具有使其鳄鱼商标与拉科斯特公司的鳄鱼商标相混淆或者产生特定联系的意图。
　　

综上，第124819号裁定认定事实清楚，法律适用正确，应予以维持。一、二审判决认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第(二)项和《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条规定，判决如下：
　　

一、撤销北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第3019号行政判决和北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第4497号行政判决。
　　

二、维持国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2013〕第124819号关于国际注册第638122号图形商标争议裁定。
　　

一、二审案件受理费共二百元，均由卡帝乐鳄鱼私人有限公司负担。
　　

本判决为终审判决。
　　

审判长夏君丽
　　审判员郎贵梅
　　审判员马秀荣
　　二〇一八年十一月二十九日
　　法官助理李丽
　　书记员王沛泽