专利侵权纠纷中被控侵权方在二审新提出现有技术（设计）证据的处理

案号

二审：江苏省高级人民法院 （2019）苏民终1777号

一审：苏州市中级人民法院 （2018）苏05民初1635号

基本案情

2014年8月13日，专利权人叶卫东申请了名为“自动可变功率电暖器”(踢脚线型)的外观设计专利，于2015年1月7日获得授权。该外观设计专利涉及一种电暖器产品。2018年叶卫东与江苏爱温士电热科技有限公司（以下称“爱温士公司”）签订专利实施许可合同，以排他许可的方式将涉案专利许可爱温士公司实施。

2018年12月13日，爱温士公司以常州佰瑞特家电有限公司（以下称佰瑞特公司）生产销售的电取暖器产品侵害其上述外观设计专利为由，起诉至苏州市中级人民法院，请求判令停止侵权、赔偿损失。

一审中，佰瑞特公司抗辩称被控产品使用的是现有设计，并提交微信聊天记录及上海费雷拉暖通设备有限公司在阿里巴巴网店截图作为现有设计证据。但法院认为该些现有设计证据缺乏其他证据相佐证，对其真实性及关联性均不予认定。经审理后，法院认为佰瑞特公司的电取暖器产品与涉案专利外形相同，构成相同设计，遂判决佰瑞特公司停止侵权，赔偿爱温士公司经济损失及维权合理费用共计100000元。

佰瑞特公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，核心的上诉理由为涉案被控侵权产品的外观系现有设计，并提交了（2019）常常证民内字第21141号公证书，用以种证明美国沃尔麦斯公司在涉案专利申请日之前已经公开了被控侵权产品的外观设计，被控侵权产品使用的是现有设计。爱温士公司则主张，第21141号公证书不属于二审新证据，且佰瑞特公司的现有设计抗辩不能成立。

审理结果

二审法院认为，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（以下称“证据规定”）第四十一条第（二）项关于一审庭审结束后新发现的证据属于二审新证据的规定内容，第21141号公证书的相应内容公证于一审庭审结束后的2019年12月24日，故可作本案二审证据使用，并认定第21141号公证书公开的电暖器产品外观与被控侵权产品的整体视觉效果无实质性差异，被控侵权产品使用的是现有设计，佰瑞特公司实施现有设计未侵害爱温士涉案外观设计专利，遂判决撤销一审判决，驳回爱温士公司的全部诉讼请求。

分析

《专利法》第六十二条规定“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。现有技术（设计）抗辩是专利法上的一项重要制度，也是专利侵权纠纷诉讼中，被控侵权方经常采用的抗辩事由。本案在一、二审过程中，法院对佰瑞特公司提出的现有设计抗辩，根据不同的证据，作出了不同的认定。这也反映出现有技术（设计）抗辩的核心在于对现有技术（设计）证据的认定与采信。本案案情虽然不复杂，但也引发了笔者对在专利侵权纠纷实践中，被控侵权方在二审中新提出现有技术（设计）证据时如何处理的思考。

1实践中对被控侵权方在二审中新提出现有技术（设计）证据的处理

被控侵权方在二审中提出现有技术（设计）证据，主要有两种情形，一种情形是被控侵权方一审提出了现有技术（设计）抗辩观点，但在二审中提出新的现有技术（设计）证据。第二种情形是被控侵权方一审没有主张现有技术（设计）抗辩观点，但在二审中首次提出现有技术（设计）抗辩及证据。

对于被控侵权方在二审中新提出现有技术（设计）证据，实践中，有以下几种处理观点:

第一种观点认为，应直接采纳被控侵权方提出的现有技术（设计）证据，并作出认定。例如在江西省高院（2013）赣民三终字第15号“周亚诉蔡江林侵害外观设计专利纠纷案”中，法院认为同一项外观设计，被控侵权人出示比专利权人申请日稍晚的外观设计专利证书，法官遵循同一发明创造只授一项专利权原则，可以直接否定专利申请日在后的专利权法律效力。一审诉讼程序中被控侵权人未提出现有设计抗辩，而在二审诉讼程序中直接提出现有设计抗辩，法院应当直接进行审查，并作出裁判；如被控侵权人有证据证明涉案专利在专利申请日前有人已公开宣传相同产品，应认定涉案专利属于现有设计，他人使用不构成专利侵权。在浙江省高院（2017）浙民终798号“嘉兴杰欣园艺景观有限公司、嘉兴市隆森景观设施有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中，法院采信被控侵权方隆森公司二审中提交的一个花箱实物和一份授权公告号为CN201709171U的专利作为现有技术抗辩的证据，并支持了隆森公司的现有技术抗辩理由。

第二种观点认为，应先对被控侵权方提出的新证据是否符合二审证据进行审查，并作出是否构成现有技术（设计）认定。本案中，二审法院即基于《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，认定佰瑞特公司提交的第21141号公证书属于二审新证据，并最终支持了佰瑞特公司的现有设计抗辩。持相同观点的还有上海市高级人民法院。[1]

第三种观点认为，按照诉讼法理论，由于被控侵权方在一审中未提出现有技术（设计）抗辩，对于现有技术(设计）涉及的事实在一审程序中未进行审理，在二审提出，属于新的事实，如二审进行审理，将超出一审的审理范围，有违二审的上诉审性质，因此，对于被控侵权方在二审中新提出现有技术（设计）证据，不应进行审理，对有关现有技术（设计）抗辩的上诉理由直接驳回。[2]

与此近似的观点是，最高院在（2017）最高法民申768号案中，指出“专利侵权案件中，被诉侵权人在申请再审程序中以新的证据主张现有技术抗辩，表面上系以新证据为由申请再审，但实质上相当于另行提出新的现有技术抗辩。如允许被诉侵权人在申请再审程序中无限制地提出新的现有技术抗辩，与专利权人应当在一审法庭庭审辩论终结前固定其主张的权利要求相比，对专利权人显失公平，且构成对专利权人的诉讼突袭，亦将架空一、二审诉讼程序。

2当被控侵权方在二审中新提出现有技术（设计）证据时，应考虑对专利人程序利益的平衡，采取不同的处理方式

现有技术（设计）抗辩作为一种权利抗辩事由，实质上是对专利权利人请求权基础的抗辩，而其认定标准与专利授权条件中的新颖性标准又是完全一致的。在专利无效宣告制度，对于提起无效宣告的主体和时间并不作限制。在专利侵权诉讼中的现有技术（设计）抗辩制度，本质上与专利无效宣告制度一样，都是平衡在专利权人的专有权利与社会公众权利。因此侵权纠纷诉讼中，对于被控侵权方提出现有技术（设计）抗辩，不应当设置限制，其在一审、二审中提出，人民法院均应进行审理，因为本质上，被控侵权方提出现有技术（设计）抗辩时，权利来源于专利制度中属于社会公众的权利。

从诉讼程序法考量，允许被控侵权方在二审中新提出现有技术（设计）证据，当二审法院依据被控侵权方在二审中提出的现有技术（设计）证据作出驳回专利权人诉讼请求的判决结果时，与被控侵权方在一审中提出现有（设计）抗辩成立后相比较，这将在事实上使得专利权人失去了提出上诉的救济机会，诉讼权利受到侵害，有失公平。

对此，笔者认为，当被控侵权方在二审中提出的现有技术（设计）抗辩获得支持时，法院可以通过对现有技术（设计）证据不同情形的审查，采取对诉讼费不同的处理方式，来平衡专利权人和被控侵权方在实体和诉讼程序上的利益。

1、当被控侵权方在二审中新提交的现有技术（设计）证据，与专利申请人有关联时，应判决由专利权人承担全部诉讼费。

在实务中，由于对于专利申请制度认识不够，经常出现专利申请人将已经公开的专利技术（设计）方案进行申请的现象，比如将自己已先行公开的方案申请专利；又比如将通过购买他人产品获得的方案申请专利。这样申请专利的行为，一来本身有违民法诚实信用原则，二来专利权人对于专利技术（设计）方案属于现有技术（设计）也是明知或者应知的。当二审法院查明被控侵权在二审中提出的现有技术（设计）证据与专利申请人有关联时，应判决由专利权人承担全部诉讼费。

2、当被控侵权方在二审中新提出的现有技术（设计）证据，系被控请求方在一审时可以获得但未提交，在二审才提交时，可以判决由被控侵权方承担二审诉讼费。

不同于普通的民事活动，专利侵权诉讼作为专业的民事诉讼活动，本身具有高度的专业性和程序要求。被控侵权方对于被控侵权产品的技术来源应当推定为是充分知晓的，通常而言，完全有能力在一审程序中获得现有技术（设计）的证据，其未在一审中提交，本身即意味着对自身诉讼权利的处分。比如，常见的以专利文献作为现有技术（设计）抗辩证据的，对于专利文献，被控侵权方是完全有能力和机会在一审中获得，但其在二审中才提交，将使得一审对现有技术（设计）进行审理的功能失效，本身是对审级制度设计的破坏，更有损于司法效率和司法安定性。[3]因此，当被控请求方在一审时可以获得但未提交，在二审才提交现有技术（设计）证据时，应判决由被控侵权方承担二审诉讼费。

3、对于被控侵权方在二审中新提出的现有技术（设计）证据，系被控请求方在一审后才有机会获得，在二审才提交时，可以由法院根据现有技术（设计）证据获得的难度、庭审工作量、专利权人对现有技术（设计）证据的意见等，判决由专利权人和被控侵权方分别承担相应的诉讼费。

当被控侵权方在二审中新提出的现有技术（设计）证据，确实系被控侵权方在一审后才有机会获得的，应当依据《民诉法》、《证据规定》等对其是否构成二审新证据进行审查；同时考察被侵权方是否在法院通知的举证期限内提交证据；在将证据副本转交给专利权方后可以书面通知其就现有技术（设计）证据发表意见；最后基于当事人方配合情况下的庭审工作量，判决由专利权人和被控侵权方分别承担相应的诉讼费。

结语

在专利侵权诉讼二审中，一方面，要保证专利制度本身赋予被控侵犯方依据社会公众权利新提出现有技术（设计）证据的实体权利；另一方也要根据诚实信用和公平公正原则，通过诉讼费承担的方式，在程序上达成专利权人与被控侵权方利益的平衡。

注 释

 [1]徐卓斌，《对二审首次提出现有设计抗辩的处理》，2014年12月11日发表于上海法院网，网址：http://shfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2014/12/id/1506018.shtml，访问时间:2020年2月16日。

 [2]徐卓斌，《对二审首次提出现有设计抗辩的处理》，2014年12月11日发表于上海法院网，网址：http://shfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2014/12/id/1506018.shtml，访问时间:2020年2月16日。

[3]徐卓斌，《对二审首次提出现有设计抗辩的处理》，2014年12月11日发表于上海法院网，网址：http://shfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2014/12/id/1506018.shtml，访问时间:2020年2月16日。