从“Columbia案”看美国外观设计专利侵权判定标准的发展

美国联邦巡回上诉法院在最近审理的Columbia Sportswear N. Am., Inc. 诉Seirus Innovative Accessories, Inc.外观设计专利侵权案中驳回了俄勒冈联邦地区法院认定侵权的简易判决，并指出在外观设计侵权分析中应当考虑被诉产品的装饰性徽标（“ornamental logo”）及其位置。此外，该判决重申，当是否普通观察者会认为设计的整体效果相同这一事实问题存在争议时，案件应当交由陪审团裁决。然而，不可否认，美国外观设计侵权诉讼中仍然存在诸多不确定因素。在美国有较大市场的中国企业应当充分认识到外观设计侵权风险的严重性，及时做好防范措施。

案件背景

2015年1月，Columbia在俄勒冈联邦地区法院提起诉讼，主张其竞争对手Seirus侵犯其两项专利，包括一项美国外观设计专利D657093号（093号专利）[1]。 该专利保护的是“一种热反射材料的装饰性设计”（见下图），能够应用在包括睡袋、靴子、裤子、手套和夹克等多种产品上。

Columbia主张Seirus的“HeatWave”系列产品（见右下图）侵犯了093号专利，并请求法院做出侵权简易判决。在侵权分析中，地区法院对设计特征进行逐一比对，最后认定，如果把徽标从Seirus的产品设计中拿掉，“即使是最具辨别力的消费者也难以注意到Seirus的HeatWave产品设计与Columbia的专利设计之间的差异。”[2]

被告Seirus指出了被控侵权产品设计与Columbia的专利设计之间的多个区别特征，包括被控侵权设计的波纹被Seirus的徽标持续打断，以及波纹在方向、间距和尺寸上均有所不同。Seirus主张这些区别特征的认定构成有争议的事实问题，但是地区法院未予以采纳。地区法院进而认定，在先判例LA Gear, Inc. 诉Thom McAn Shoe Co.案以及其他相关判例已经明确，被告不能仅仅通过将徽标附在被控侵权产品上而逃避侵权责任，因此在侵权分析中应不予考虑Seirus标识。[3]

Seirus还指出，被控侵权产品设计由垂直波纹组成而专利设计的波纹呈水平方向。但地区法院认为093号专利并未指定波纹方向，根据观察者角度的不同，专利设计中的波纹可以指向任意方向。至于波纹的厚度、间距和尺寸，地区法院认为093号专利同样没有要求保护这些设计特征，因此该特征与侵权分析无关。即使考虑这些区别特征，由于其过于细小，仍然无法对设计的整体视觉效果造成影响。[4]

地区法院还考虑了Seirus提交的先有技术设计，并在确定了最接近的先有技术设计后认为，与先有技术设计相比， Seirus的产品设计与Columbia的专利设计更近似（如下图所示）。[5]

根据这些调查结果，地区法院认定，一个熟悉先有技术设计的普通观察者可能将Seirus的产品设计与Columbia的专利设计相混淆，即侵权成立。[6]在随后的陪审团审判中，陪审团根据美国专利法第289条的规定，考虑Seirus从相关商品的销售总利润，判决Seirus支付Columbia共计3,018,174美金的损害赔偿金。[7]

联邦巡回上诉法院的判决

联邦巡回上诉法院基于两个原因撤消了简易判决：（1）地区法院在侵权分析中不应当拒绝考虑Seirus公司徽标的影响；（2）地区法院判决了一系列本应由陪审团裁定的事实争议，有些甚至基于错误的标准。[8]

首先，联邦巡回法院发现，地区法院完全忽视Seirus公司徽标的影响是因为错误地解读了LA Gear判例。在LA Gear判例中，被告承认了抄袭，双方对被控侵权产品设计是否与专利设计实质相同没有争议。虽然法院认为被告不能因为在侵权设计中加入自己的名字或标识而逃避侵权责任，但是LA Gear判例没有禁止在侵权分析中将装饰性标志及其位置作为专利设计和被控侵权设计之间的潜在区别特征。联邦巡回法院强调，判断是否侵权取决于普通观察者是否认为设计的整体效果实质相同，忽略包含名字或标识的设计特征有悖于通行的侵权判定标准。[9]

其次，地区法院关于093号专利并没有要求保护波纹厚度的认定是错误的。另外，地区法院还错误地指出，波纹厚度的区别无论如何都不会影响设计的整体视觉效果。联邦巡回法院认为，地区法院采用了“零碎分析”的方法判定侵权，即仅考虑可以独立影响外观设计整体视觉效果的设计元素，这与强调整体分析的在先判例相矛盾。此外，联邦巡回法院认为地区法院在评价先有技术设计方面也存在错误，但并未详细解释在侵权分析中如何正确地理解先有技术设计。 [10]

更重要的是，联邦巡回法院认为即使采用正确的评价标准，这份简易决判决仍然有问题，因为地区法院在Seirus的设计元素是否给普通观察者留下不同视觉印象这一有争议的事实问题上做出了认定。这是联邦民事诉讼程序法56条所禁止的，有争议的事实问题应当交由陪审团裁定。[11]

美国外观设计侵权判定标准

本案中，联邦巡回法院再次确认，“普通观察者”标准仍然是美国法院判定外观设计专利侵权的唯一标准。[12] “普通观察者”标准源于1871年美国联邦最高法院的Gorham案，联邦巡回法院在2008年审理的Egyptian案中将其赋予了新的内涵，即一个熟悉先有技术设计的普通观察者，是否会误认为被控侵权产品设计与专利设计相同。在侵权分析中，应当注重外观设计整体效果而非具体设计特征的异同。此外，普通观察者应当注意专利设计与先有技术设计之间的差别。当专利设计与先有技术设计接近时，被控侵权设计与专利设计之间较小的区别特征也可能会对普通观察者的判断产生较大影响。[13] 具体地，法院有时会采用“三方比对”的方法，判断被控侵权产品整体上与专利设计还是先有技术设计更接近。如果与专利设计更接近即构成侵权，反之不构成侵权。[14]

“普通观察者”标准与中国司法实践中遵循的“整体观察、综合判断“原则有一定相似性，二者均强调外观设计的整体视觉效果，但在具体判断方式上存在诸多差异。首先，美国专利侵权诉讼中不存在单独的现有技术设计抗辩制度，因为被告可以直接提出专利无效抗辩。但Egyptian案发展出的“普通观察者”标准将先有设计融入了不侵权抗辩的分析中，其主要目的是为普通观察者构建一个现有技术背景（“frame of reference”），使其更好的掌握判断两个设计是否实质相同的尺度。[15] 这一点与中国外观专利侵权分析中的设计空间概念相类似，但设计空间的判断是以该设计所在相关领域的整体水平为基础而非某个具体的先有设计。其次，如上所述，在有些情况下，美国法院在侵权分析中会采用“三方比对”的方式，即以被控侵权产品为坐标，判断其整体上与先有设计更接近还是专利设计更接近。中国法院在审理现有技术抗辩时也会对现有设计、外观设计专利和被控侵权产品设计三者分别进行对比，并在此基础上进行综合判断。不同的是，比对时必须以现有设计为坐标，既要注意被控侵权产品设计与现有设计的异同以及对整体视觉效果的影响，又要注意外观设计专利与现有设计的区别及其对整体视觉效果的影响力。此时，法院会特别注意被控侵权产品设计是否利用了外观设计专利与现有设计的区别点而与外观设计专利产生了无实质性差异的整体视觉效果。[16] 换言之，中国法院的侵权分析方法似乎是“普通观察者”标准和Litton 案中确立的 “创新点”（“point of novelty”）标准的结合，即以设计的整体效果为主要考察点，兼顾设计创新点。此外，“普通观察者”标准强调造成购买者混淆的可能性，但与商标法意义上的“混淆可能性不同”[17]，而中国在侵权判定中在正在逐步淡化混淆标准。

本案对中国企业未来的影响

联邦巡回法院认为，产品的徽标对设计整体效果的影响应当予以考虑。因此，对于中国企业而言，在设计空间较小的情况下，在产品外观设计中加入具有装饰性的标识、logo或商标（尤其是在同一设计平面重复出现多个标识）可能有助于降低外观设计侵权风险。而对于拟在美国申请外观设计专利的申请人而言，在设计中融入自己的标识可能会更有效地防止侵权。或者至少采用虚线描绘标识，这样可能会有助于说明该标识是一种可选的装饰元素。同时，申请人还应考虑再单独提出一份不含标识的申请，以避免保护范围过窄的问题。

其次，中国企业需要意识到，美国的外观设计专利侵权判定是事实问题，应交由陪审团裁决。地区法院在做出侵权认定的简易判决以前，必须认真考虑在普通观察者认为设计的总体视觉效果是否相同的问题上是否存在争议。本案中，有争议的事实主要集中在被控侵权设计和专利设计之间的某些区别特征（例如标识位置、波纹厚度、方向）是否给普通观察者带来不同的视觉效果。如果争议存在，请求简易判决的动议将被驳回，进而案件进入常规诉讼程序，并将是否侵权的问题留给陪审团裁决。无论在涉及发明专利还是外观设计专利的诉讼中，美国的陪审团审判通常会更有利于专利权人。据统计，过去二十年间专利权人在陪审团审判中的胜诉率高达74%，而法官审判中这一数字仅为52%[18]。在美国应诉的中国企业应当尽量避免进入陪审团审理阶段，寻求妥善的方式尽早解决争议。

此外，在撤销地区法院侵权判决的同时，联邦巡回法院还遗留了美国专利法第289条损害赔偿金的问题，即第289条规定的损害赔偿金是否应当由法官决定，以及本案中的侵权产品应当是实际销售的HeatWave产品还是覆盖在该产品上的面料。[19]美国专利法第289条规定，外观设计专利权人可以请求法院判决侵权人支付侵权“产品” 的“全部利润”作为赔偿金。[20]美国联邦最高法院虽然在Apple诉Samsung案[21]中认定“产品”可以指终端产品或仅包括产品的零部件，但并未给出如何界定“产品”的标准。2018年，美国联邦地区法院加州北区法院重新审理了此案，陪审团最后判决三星支付苹果5.39亿美元的损害赔偿金（包括因侵权发明专利赔偿的500万美金）[22]。虽然在如何定义“产品”这一问题上仍有待进一步明确，但可以肯定的是，外观设计侵权诉讼中仍然存在判决被告支付其整个终端产品的全部利润作为损害赔偿金的可能。在美国有较大市场的中国企业应当充分认识到外观设计侵权风险的严重性，及时做好防范措施。

[1]Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 202 F. Supp. 3d 1186 (D. Or. 2016) (the Summary Judgment Decision).

[2]Id. at 1192.

[3]Id. at 1193-94.

[4] Id. at 1195.

[5]Id. at 1197.

[6] Id.

[7]Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., No. 3:17-cv-01781, ECF No. 377 (C.D. Cal. Sept. 29, 2017).

[8]Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 942 F.3d 1119 at 1130, 1131 (Fed. Cir. 2019) (the Federal Circuit Decision).

[9]Id. at 1131.

[10]Id.

[11] Id.

[12]Id. at 1129.

[13]Id.

[14] Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 at 672 (Fed. Cir. 2008).

[15]See id. at 677.

[16]参见株式会社普利司通与浙江杭廷顿公牛橡胶有限公司、北京邦立信轮胎有限公司侵害专利权纠纷再审民事判决书。

 [17]See Unette Corp. v. Unit Pack Co., 785 F.2d 1026, 1028 (Fed. Cir. 1986); see also Bryan K. Wheelock, TRADE DRESS VERSUS DESIGN PATENTS: UNDERSTANDING THE DIFFERENT TESTS

FOR INFRINGEMENT, Vol. 105 The Trademark Reporter 1389, 1391 (2015).

 [18]PWC 2018 Patent Litigation Study.

 [19]Federal Circuit Decision at 1132.

 [20]See 35 U.S.C. § 289:

Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit,

 [21]See Samsung Electronics Co., LTD. v. Apple, Inc., 137 S. Ct. 429 (2016).

 [22]Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al., No.: 5:12-cv-00630 (N.D.Cal. 2018).