驰名商标按需认定原则适用的新动态——“PHOENIXCONTACT”商标无效宣告案

今年世界知识产权日前夕，第十三届全国人大常委会第十次会议通过了对《商标法》作出修改的决定。本次修改出现了诸多亮点，也引起了相关从业者的关注和讨论，但最突出的修改无疑是对恶意注册打击力度的进一步加大，正所谓“欺诈毁灭一切”。比如在第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，从而可以更直接的规制恶意申请、囤积注册等行为。

对于恶意注册的打击，不仅从立法上有了更多的保障，在商标审查执法中也有了新变化。商标法第十三条第三款对于驰名商标的跨类保护，通常与第三十条商标近似商品类似“突破分类表审查”存在很大程度上的交叉。在此之前，商评委通常的做法是，可以适用三十条时优先适用三十条，诉争商标注册满五年无法适用三十条时，或者商品或服务关联程度较低时，才会适用十三条。究其原因，主要有两个：

1、驰名商标往往被企业作为宣传利器，尽管这是商标法所禁止的，但有些企业仍然为了认定驰名商标而“制造案由”；

2、如果认定驰名商标，商评委内部需要报委务会讨论通过，审查员需要撰写较为复杂的申请材料。

商评委近期做出的《关于第12497580号“PHOENIXCONTACT”商标无效宣告请求裁定书》中，即反应了商评委对于驰名商标按需认定原则适用的这一新变化。该案系争商标不仅注册未满五年，且指定商品存在较大关联程度，而商评委并没有援引第三十条进行突破分类表审查从而认定商标近似商品类似，而是直接适用了第十三条第三款认定了驰名商标并予以跨类保护。

菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司，于2017年8月4日对第12497580号“”（下称争议商标）提出无效宣告申请，该商标由常州索默自控设备有限公司（下称“索默公司”）于2013年4月26日提出注册申请，2016年9月14日经异议程序决定被准予注册，核定使用在第7类“气体分离设备,马达和引擎启动器,机器汽缸,联轴器(机器),马达和引擎用汽缸,液压引擎和马达,阀(机器零件),液压元件(不包括车辆液压系统),气动传送装置”等商品上。

在无效宣告程序中，菲尼克斯公司同时主张了《商标法》第四条、第七条、第三十条、第十三条第三款、第三十二条和第四十四、四十五条，援引了六个在先商标作为引证商标（主要包括第7类“菲尼克斯”和第9类“PHOENIX CONTACT”商标），分别阐述了对应的事实和理由，并提交了大量的实际使用证据予以支撑。

商评委最终直接援引了第十三条第三款，裁定系争商标予以无效宣告。商评委经审理认为，申请人的国际注册第866789号“PHOENIX CONTACT及图”（下称“引证商标”）已在第9类“用于工业电气的由金属和/或塑料制成的设备连接技术元件以及工业连接技术元件”上进行了较大规模的宣传和使用，取得较高的知名度，达到了公众所熟知的程度；而争议商标和引证商标文字构成相同，已构成对引证商标的复制和摹仿，且索默公司和菲尼克斯公司均处于江苏地区，其申请注册争议商标的行为难言善意；同时争议商标和引证商标指定商品具有一定的关联性，争议商标的注册和使用极易使相关公众混淆误认，从而致使菲尼克斯公司的利益受到损害，因此争议商标的注册已经构成了《商标法》第十三条第三款规定的情形，依法予以宣告无效。

本案申请人菲尼克斯公司曾在系争商标公告期间对其提出了异议，但并未获得商标局的支持。在该商标获准注册后，即提出了无效宣告申请。由于本案注册未满五年，且商品存在较大关联，申请人甚至援引了 “菲尼克斯”商标第7类其他商品上的在先商标。申请人的预期是，商评委很可能援引第三十条，通过突破分类表审查，最终认定系争商标与引证商标构成类似。无论是第三十条突破分类表审查，还是第十三条驰名商标跨类保护，他们的判断要件高度近似，主要包括引证商标知名度和显著性、系争商标申请人的主观恶意、商标近似程度商品类似或关联程度等。

首先，对于引证商标是否达到驰名的程度，菲尼克斯公司提交了在争议商标申请日之前的大量使用证据，包括其母公司的相关介绍、荣誉和行业排名证据等，这对于本案最终认定引证商标达到驰名程度起到了很重要的作用，也是能够宣告争议商标无效的重要一环。

其次，申请人也从多方面证明了索默公司申请系争商标的恶意。对于如何认定商标是否违反第十三条第三款规定，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（2017）》第十三条指出：“当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：

（一）引证商标的显著性和知名程度；

（二）商标标志是否足够近似；

（三）指定使用的商品情况；

（四）相关公众的重合程度及注意程度；

（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。”

从这一规定中看出，争议商标的申请是否存在恶意并非适用本款的必要条件，但从立法目的来看，采取“复制、摹仿或者翻译”的方式来申请注册商标本身已难言善意，因此证明争议商标申请人的恶意也是尤为重要的。

而如何认定争议商标申请人的恶意，2019年4月发布的《商标授权确权案件审理指南》关于如何认定商标法第四十五条第一款规定的“恶意注册”，第18.4条指出“认定商标法第四十五条第一款规定的‘恶意注册’，可以综合下列因素：

（1）诉争商标与在先驰名商标近似程度较高；

（2）在先驰名商标具有较强显著性和知名度；

（3）诉争商标指定使用商品与在先驰名商标的商品关联程度较高；

（4）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；

（5）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人营业地址临近；

（6）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾发生其他纠纷，足以知晓该驰名商标；

（7）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有内部人员往来关系；

（8）诉争商标申请人申请注册该商标后，具有攀附在先驰名商标商誉的行为；

（9）诉争商标申请人大量注册他人具有较强显著性和知名度的商标。”

可见，无论考虑哪些因素，目的都是证明在后申请人在注册时“明知或应知”在先商标的存在。同时，我们指出索默公司和菲尼克斯同处于苏州市，二者营业地址临近，且经过多方搜集，发现索默公司申请注册了大量与其他知名商标近似的商标，其恶意已十分明显，也影响了商评委对于争议商标是否维持注册的判断以及最终案件的结果。

第三，争议商标和引证商标指定商品之间的关联性也是重要因素。驰名商标认定中对于商品的要求是“不相同或不相类似”，但需要具有一定的关联，而这种关联程度的高低要求与引证商标的驰名程度成反比，即驰名度越高，商品关联度的要求就越低，反之亦然。本案中，引证商标的驰名程度并不像我们耳熟能详的“麦当劳”、“宝马”这么高，因此，对商品的关联程度的要求就会高一些。争议商标指定类别为第7类，而引证商标分别为“菲尼克斯”第7类非分类表中类似的商品和“PHOENIX CONTACT”商标第9类上的商品。申请人从商品的功能用途、生产部门、销售渠道和消费群体等各方面进行了阐述，最终说服商评委认定了二者之间的关联性，从而将争议商标予以无效。

综上所述，从本案的无效宣告裁定可以看出，在系争商标注册未满五年，商品之间的关联度也较高的情况下，商评委仍然选择适用了第十三条而并非三十条，体现了商评委回归了第十三条对驰名商标扩大保护的本意，真真切切的贯彻了“按需认定”原则，对今后的类似案件具有一定的指导意义。

附：