改变商标显著性特征的使用行为构成商标侵权

案   情

原告顺耐公司是20世纪初在德国成立的一家汽车美容护理用品生产企业，其在国际分类第3类商品上享有“SONAX”文字中国商标专用权，注册公告日期为1993年12月29日，现有效期自2013年12月28日至2023年12月28日。核定使用的商品为汽车保养用品；即洗涤用品清洁及保蜡用液体和糊状的产品；上光蜡；香波；清洗车辆设备用洗涤物南蒸汽喷射器械及高压清洁器具用清母及准备清洗用液体及粉状物质；不清洗车辆设备的水容易洗出的物质；挡风玻璃窗清洗设备用去锈及退锈用添加剂及制品；有沥青用制品；清洗塑料材料用制品；清洗玻璃用制品；马达清洁及保养用制品。2007年，原告顺耐公司开始开拓中国大陆市场。2009年即授权上海妙声科技有限公司作为其公司SONAX产品的中国地区独家代理商和进口商。SONAX汽车保养产品在中国大陆获得多个奖项和荣誉。

被告名达华仁中心是2009年1月9日登记成立由任立业个人经营的工体工商户，经营范围包括汽车装饰品、汽车配件、汽车装俱批发兼零售；汽车修理与维护。被告世纪华仁公司是2009年4月13日登记成立的有限责任公司，经营范围包括汽车配件、汽车装俱、建筑材料、五金交电、办公设备、文具用品、化工、日用品批发兼零售等。原股东为郑艳华、任立业，后变更为郑艳华、任立超，法定代表人郑艳华。现该公司股东和法定代表人均变更为他人。被告SONAX北京公司是2014年2月12日在北京登记成立，法定代表人任立业，经营范围为汽车配件、汽车用品、电子产品、日用品的批发；汽车装饰等。股东为外资法人SONAX LIMTED。查，任立业与任立超系兄弟关系，任立业与郑艳华系夫妻关系。被告世纪华仁公司自2014年开始从郑州舒耐进出口有限公司购入一定数量的SONAX汽车养护品。被告SONAX北京公司，于2012年11月21日向国家工商行政管理总局商标局申请取得第9999153号“索奈克斯 SONAX”商标注册证书，核定使用商品/服务项目为第37类；并在2013-2014年间向国家工商行政管理总局商标局以“SONAX及卡通人头（图）”、“索奈克斯”、“索奈克斯 SONAX”以及“索奈克斯 SONAX及卡通人头（图）”为标识在1至45类商品申请注册商标，均取得核准。

原告发现三被告在金属亮光剂、轮胎上光、汽车用蜡、雨刷精等汽车保养用品使用了涉案商标后，从2015年7月开始，委托公证处对三被告制造、销售假冒注册商标商品的商标侵权行为；被告SONAX北京公司企业名称以及域名中使用SONAX标识等商标侵权及不正当竞争行为进行了证据保全。现原告诉至法院，请求三被告停止侵权及不正当竞争行为，并赔偿损失。

裁   判

天津市第二中级人民法院经审理认为，虽然被告SONAX北京公司在诸多商品和服务类别注册与原告商标近似的商标，但三被告销售的被控侵权汽车养护用品与这些商标指定使用的商品在功能、用途、销售渠道和对象等方面存在明显区别，并不属于上述商品的范围，却与原告顺耐公司商标指定使用商品构成相同。虽然不排除被控侵权商品与被告SONAX北京公司注册商标指定商品存在类似的情况，但三被告在使用商标时并非对存在类似商品情况的商标进行规范使用，而是仅仅使用“SONAX”标识，而此种使用方式恰恰落入了原告“SONAX”商标所指定使用商品的保护范围，故无法认定三被告销售的“SONAX”汽车保养用品系对被告SONAX北京公司注册商标的使用。依法应认定为为侵害原告商标专用权的商品。依法应共同承担停止侵害、赔偿损失的法律责任。

对于世纪华仁公司称从案外人郑州舒耐进出口贸易公司购进的SONAX汽车养护商品，三被告未能提供该部分商品系郑州舒耐进出口贸易公司自国外进口并源于原告顺耐公司授权制造的证据，故根据举证责任分配原则，本院依法认定该部分商品为侵权商品，三被告应承担停止销售的法律责任。

原告顺耐公司主张被告SONAX北京公司在企业名称中使用其“SONAX”注册商标，构成不正当竞争。虽然被告SONAX北京公司在国际分类1-45类商品上注册了多个带有“SONAX”的组合商标，且部分注册商标中以“SONAX”为主体，但对“SONAX”标识并不单独享有权益。被告SONAX北京公司将原告知名商标登记为企业字号，与其他二被告共同宣传销售“SONAX”牌汽车保养用品，具有攀附原告顺耐公司商标声誉的主观故意，误导公众，违背诚实信用原则，构成不正当竞争。

三被告在被告SONAX北京公司备案的域名www.sonax-china.com网站上、在经营的门店门头、店内装饰中、企业和产品宣传册中使用“SONAX”标识的同时标注德国品质、德国国旗、并推广销售汽车养护用品，足以使相关公众误认为三被告销售的是原告顺耐公司的商品，误导消费者，谋取不正当利益，构成不正当竞争，依法应予制止。 

天津市第二中级人民法院判决：一、被告天津世纪华仁汽车用品有限公司、SONAX（北京）国际贸易有限公司、天津名达华仁汽车用品销售中心于本判决生效之日起立即停止制造、销售侵害原告顺耐有限责任公司“SONAX”注册商标商品的行为；二、被告SONAX（北京）国际贸易有限公司于本判决生效之日起十五日内变更含有“SONAX”的企业名称和域名；三、被告天津世纪华仁汽车用品有限公司、SONAX（北京）国际贸易有限公司、天津名达华仁汽车用品销售中心于本判决生效之日起立即停止造成消费者误认的虚假宣传行为；四、被告天津世纪华仁汽车用品有限公司、SONAX（北京）国际贸易有限公司、天津名达华仁汽车用品销售中心于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告顺耐有限责任公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共计人民币550,000元；五、驳回原告顺耐有限责任公司其他诉讼请求。

案例注解

一、商标权的“禁”与“行”

商标权为无形财产权，有着与一般权利不同的特性。债权和物权，都有清晰的权利边界，如物权的权利范围及于物本身的全部，债权的权利范围限于债权人和债务人双方的约定。而商标权的权利范围和边界较为模糊，权利人之外的主体难以识别,因此需要法律对此作出规定，以理清商标权的权利边界，指引他人行为。

从我国商标法关于商标权的规定看，商标权具有两种基本的权能，即注册商标专有使用权与禁止权。我国商标法第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”这一条规定的是注册商标专有使用权，即商标权的“行”。商标权人注册商标的主要目的，就是在某一商品上获得对商标的专有使用权。商标权人的专有使用权的权利范围十分明确，仅限于在核定使用的商品上，使用核准注册的商标。商标法第五十七条是关于注册商标禁止权的规定，即商标权的“禁”。该条第一项：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”是从注册商标专用权的反面作出的规定，商标权人专有的即为他人所禁止的。其余款项均是对禁止行为直接作出的规定。其中第二项规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”，可以看出注册商标禁止权的范围扩展到了“类似商品”“近似商标”，权利范围显然要比专用权广。但何为“类似商品”“近似商标”法律规定十分模糊，再结合商标法引入的“相关公众”的概念，简直让人一头雾水。审判实践中，需要承办法官根据案件实际情况，结合审判经验进行裁量和判断。

二、改变商标显著性特征的使用行为，超出商标专用权的权利范围

我国商标权为授权制模式，即只有经依法申请并公告授权，商标申请人才能获得注册商标专用权。该专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

所谓“核准使用的商品”，是指商标注册证上记载的核定的商品类别和商品；所谓“核准注册的商标”，是指登载于商标注册证上的文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合。商标权人必须严格按照商标注册证上登载的商标信息规范的使用其注册商标，不能超越权利边界。对于超出此限度范围的使用行为，商标权人则不享有专有使用权，甚至有可能构成对他人商标专用权的侵犯。现实中，商标权人从经营策略、经济利益、使用的便捷性等角度出发，改变注册商标的使用形式，非规范地使用注册商标的行为司空见惯。但是不是所有非规范使用注册商标的行为均为法律所禁止？根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款规定：“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”上述规定并不反对在合理限度内对注册商标进行细微的、未改变其显著特征的使用行为。这一精神符合当下经济发展和现实的需要，但这并不意味着商标使用人可以自行变动注册商标。随意组合使用商标，或对商标进行拆分，单独使用注册商标中的某一标识，则超出了法律赋予的权利范围，不应受到商标法的保护，构成对他人商标侵权的，应承担相应的法律责任。

三、本案具体分析

本案中，顺耐公司对涉案“SONAX”商标享有的注册商标专用权依法应受到我国商标法的保护。世纪华仁公司、SONAX北京公司、名达华仁中心认为其在金属亮光剂、轮胎上光、汽车用蜡、雨刷精等汽车保养用品上使用涉案商标，权利来源于SONAX北京公司在众多商品和服务类别上注册的“SONAX及卡通人头（图）”、“索奈克斯”、“索奈克斯 SONAX”以及“索奈克斯 SONAX及卡通人头（图）”商标，并认为该使用行为并不构成侵权。但SONAX北京公司的注册商标均由“卡通人头（图）”或“索奈克斯”与英文“SONAX”组合而构成，而三被告在被控侵权商品上使用商标时，对SONAX北京公司的注册商标进行了拆分，仅仅使用与被控侵权商标相同的“SONAX”标识，这一使用行为改变了原有商标的显著特征，超出了法律赋予的注册商标专用权的权利边界。另，三被告使用的商品类别超出SONAX北京公司的注册商标核准使用的商品类别，与涉案注册商标核定使用的商品相同。三被告的非规范的使用SONAX北京公司的注册商标，主观上具有使相关公众混淆的故意，客观上与原告使用商标完全相同，具有强烈的标识效果，且已经给相关公众造成了混淆。被告的使用行为超过了正当界限，构成权利滥用，根据商标法第五十七条第一款第一项规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，其行为侵犯了顺耐公司对涉案注册商标的专用权，应依法承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。