当事人将自主公开的现有设计申请取得外观设计专利权不能当然推定具有恶意案民事二审判决书

上海市高级人民法院

民事判决书

（2022）沪民终394号

当事人

上诉人（原审原告）：上海驼翁贸易有限公司。

被上诉人（原审被告）：英乔实业（上海）有限公司。

审理经过

上诉人上海驼翁贸易有限公司（以下简称驼翁公司）与被上诉人英乔实业（上海）有限公司（以下简称英乔公司）因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，不服上海知识产权法院（2021）沪 73 知民初 483 号民事判决，向本院提起上诉。本院于 2022 年7 月 8 日立案后，依法适用普通程序于同年 12 月 8 日公开开庭进行了审理。上诉人驼翁公司的委托诉讼代理人王磊，被上诉人英乔公司的委托诉讼代理人姜建文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

上诉人诉称

驼翁公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判支持驼翁公司一审全部诉讼请求。

事实与理由如下：一、原审判决遗漏重要事实情节的记载和认定，有关事实认定和法律评价不准确也不全面，直接导致对英乔公司相关诉讼维权行为的法律评价和定性错误。原审判决遗漏审查认定英乔公司和驼翁公司系羊驼制品领域主要竞争对手；英乔公司在诉讼期间向驼翁公司重要客户新世界百货（中国）有限公司发送律师函，致使该公司随即下架驼翁公司相关产品；英乔公司明知其涉案专利因其在先销售、展览公开行为属于现有设计，且在法庭明确释明涉案专利属于现有设计明显不受保护，并询问是否继续坚持诉请后，英乔公司仍坚持诉请，拒不撤诉；英乔公司明知其缺乏权利基础，仍故意借助上诉程序拖延（2020）沪 73 民初 200 号案件判决生效时间长达三个月之久等事实。二、原审判决适用法律错误，对专利法有关专利授权实质条件等法律制度的立法宗旨和价值判断明显不当，相关法律论证亦多掺杂主观臆测，判决观点和裁判思路也有违同案同判的法律适用统一性。三、英乔公司相关诉讼维权行为具有明显恶意和不正当性，应属恶意诉讼。具体表现在：英乔公司利用自己已在先展览和销售公开的现有设计申请取得涉案外观设计专利权，明显违反诚实信用原则；英乔公司在诉前已聘请专业律师的情况下，对其权利基础未尽到基本审查注意义务，在诉讼中明知其专利权不受法律保护，仍然坚持不撤诉，具有明显借助诉讼程序打击竞争对手正常经营活动的主观恶意；英乔公司在一审审理过程中，一审判决未生效前擅自向驼翁公司产品经销商发送“仅有确定侵权结论而无任何侵权比对和论证”的律师函，直接导致客户下架驼翁公司产品，有违向案外人发送律师函应当遵循的谨慎谦抑原则；英乔公司在一审败诉后，明知其专利属于现有设计不受法律保护，仍然指示其代理律师主动提起上诉，恶意拖延一审判决生效等行为，已经严重超出了正当维权边界，违反诚实信用原则，严重干扰和损害了驼翁公司对相关产品的正常经营活动和市场利益。

被上诉人辩称

英乔公司答辩称：1.驼翁公司与英乔公司称不上竞争对手，驼翁公司充其量只是一直模仿英乔公司，一审法律评价和定性正确。2.英乔公司发律师函并不是导致驼翁公司下架的原因，害怕侵权赔偿，才是驼翁公司主动下架的真正原因。3.一审法院判决书已经对（2020）沪 73 民初 200 号（2020）沪 73 民初 210 号案件的开庭情况做过评述，认为英乔公司无恶意。4.驼翁公司引用的案例与本案有本质不同，驼翁公司法律认识不足，一审适用法律正确。5.驼翁公司显然把英乔公司的法律意识等同于专业的专利律师。6.英乔公司针对驼翁公司提起的外观设计专利权侵权诉讼具有事实和法律依据。7.英乔公司主观上不具有恶意。英乔公司的两个涉案专利权并非恶意取得，提起侵权诉讼目的并非为故意损害他人合法权益或者获取某种非法利益。8.英乔公司提起外观设计专利侵权诉讼没有给驼翁公司造成不必要的损失。

一审原告诉称

驼翁公司向一审法院提出诉讼请求：1．判令被告赔偿原告经济损失人民币（以下币种相同）25 万元。

事实与理由：原、被告双方系国内特别是上海地区进口羊驼毛制品经销市场的同业竞争者。2020 年初，英乔公司以驼翁公司侵犯其“挂件（圆驼宝宝）”“羊驼绒玩偶（神兽）”两件外观设计专利权为由提起了侵权诉讼，案号分别为（2020）沪 73 民初 200 号、（2020）沪 73 民初 210 号。上述两起案件审理中，法院认定相关专利申请日前已经公开销售或公开展览，属于现有设计，同时认定两案被控侵权产品现有设计抗辩成立，当庭宣判驳回了英乔公司的全部诉讼请求。其中，英乔公司就（2020）沪 73 民初 200 号提起上诉，后未缴纳上诉费，二审法院按撤回上诉处理。英乔公司未就（2020）沪 73 民初 210号案提起上诉。英乔公司在明知其缺乏正当权利基础和事实依据的情况下，径行提起上述诉讼，并以此向驼翁公司的产品经销商（渠道商）发送口头或书面侵权警告，以及在一审败诉后仍然恶意拖延诉讼等行为严重违反了诚实信用原则，实属以侵权之名行恶意竞争之实，致使驼翁公司为应诉支出律师费、公证费等成本，同时因“不当维权行为”已严重干扰并影响到驼翁公司相关产品在涉诉期间的正常经销活动，致使驼翁公司遭受了一定可得利益损失和声誉损失，英乔公司依法应当承担相应赔偿责任。

一审被告诉称

英乔公司辩称：一、英乔公司针对驼翁公司提起的专利侵权诉讼具有事实和法律依据。相关案件所涉专利的评价报告均显示 “全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”。二、 英乔公司主观上不具有恶意。首先，相关专利侵权诉讼所涉专利权并非恶意取得。在申请专利时，当事人无法对专利法意义上的公开做到非常精准的把握。英乔公司销售专利产品的时间以及参加展会的时间均与相应专利权的申请日极为接近，这是由于英乔公司在申请专利时的不专业所致，并非恶意申请专利。其次，英乔公司提起侵权诉讼的目的并非为故意损害他人合法权益或者为获取某种非法利益。三、英乔公司提起专利侵权诉讼的行为没有给驼翁公司造成不必要的损失。英乔公司在相关诉讼过程中，既没有提出高额赔偿诉请，也未申请过行为保全、财产保全等措施，没有阻碍驼翁公司的正常经营活动，也没有给驼翁公司造成不必要的损失。

一审法院查明事实

英乔公司以驼翁公司销售的产品侵犯其两件外观设计专利权为由，向上海知识产权法院提起诉讼，两起案件的案号分别为（2020）沪 73 民初 200 号（以下简称 200 号案件）、（2020）沪73 民初 210 号（以下简称 210 号案件）。2020 年 10 月 21 日，上海知识产权法院对 200 号案件、210 号案件合并审理，并当庭作出判决，驳回英乔公司就两案的全部诉讼请求。

上海知识产权法院 200 号案件民事判决书载明下列内容：2020 年 3 月 5 日，上海知识产权法院受理英乔公司诉驼翁公司侵害外观设计专利权纠纷一案。英乔公司提出如下诉讼请求：1．判令驼翁公司立即停止制造、许诺销售、销售侵犯英乔公司享有的名称为“挂件（羊驼宝宝）”、专利号为 ZL201730428903.4 的外观设计专利权的产品；2．判令驼翁公司立即销毁侵犯英乔公司享有的名称为“挂件（羊驼宝宝）”、专利号为 ZL201730428903.4 的外观设计专利权的产品库存；3．判令驼翁公司在《新民晚报》、澎湃新闻、搜狐网上公开发表声明，向英乔公司赔礼道歉、消除影响；4．判令驼翁公司赔偿英乔公司经济损失 50 万元；5．判令驼翁公司承担英乔公司为制止侵权行为产生的合理费用 54,250 元。法院查明的主要事实如下：英乔公司系名称为“挂件（圆驼宝宝）”、专利号为 ZL201730428903.4 的外观设计专利权人，专利申请日为2017 年 9 月 11 日，授权公告日为 2018 年 5 月 15 日。2019 年 12月 26 日，国家知识产权局作出的关于涉案专利的外观设计专利权评价报告初步结论为，全部外观设计未发现存在不符合授予专利权的缺陷。2019 年 11 月 18 日，英乔公司经公证取证，在上海市淮海中路九九九号环贸 iapm 商场地下一层名称显示为“C！ty’super LOG-ON”的店铺，购买了羊驼毛毛球挂饰一个、羊驼摆件一个。2019 年 12 月 17 日英乔公司经公证取证，在驼翁公司经营的“Warmpaca 羊驼毛精品专营店”网络店铺中，购买了“毛球挂件”和“羊驼公仔”各一件。2019 年 12 月 17 日，英乔公司经公证取证，在驼翁公司经营的“秘鲁羊驼毛制品官方店”淘宝网络店铺中，购买了“毛球挂件”和“羊驼公仔”各一件。2017 年9 月 1 日，名为“Norahaha”的用户在小红书发布标题为“软软的小羊驼”的信息，文字记载“逛芮欧的时候偶然看到的，一下子就被吸引了…店员说是真的羊驼毛做的额，摸起来超柔软”，配图为羊驼挂件，该产品外观与涉案专利基本相同。英乔公司当庭承认该产品为专利产品。上海知识产权法院认为，上述被控侵权产品与涉案专利构成近似。但在涉案专利申请日之前，2017 年 9月 1 日小红书网站的用户即公开了涉案专利产品。根据专利法第六十二条规定，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。因驼翁公司的行为不构成侵犯专利权，故判决驳回英乔公司的全部诉讼请求。

英乔公司不服 200 号案件民事判决，向上海市高级人民法院提起上诉。因在法定期限未缴纳上诉费，上海市高级人民法院于2021 年 2 月 7 日出具民事裁定书，裁定按英乔公司自动撤回上诉处理。

上海知识产权法院 210 号案件民事判决书载明下列内容：2020 年 3 月 5 日，上海知识产权法院受理英乔公司诉驼翁公司侵害外观设计专利权纠纷一案。英乔公司提出如下诉讼请求：1．判令驼翁公司立即停止制造、许诺销售、销售侵犯英乔公司享有的名称为“羊驼绒玩偶（神兽）”、专利号为 ZL201530387311.3 的外观设计专利权的产品；2．判令驼翁公司立即销毁侵犯英乔公司享有的名称为“羊驼绒玩偶（神兽）”、专利号为 ZL201530387311.3的外观设计专利权的产品库存；3．判令驼翁公司在《新民晚报》、澎湃新闻、搜狐网上公开发表声明，向英乔公司赔礼道歉、消除影响；4．判令驼翁公司赔偿英乔公司经济损失 50 万元；5．判令驼翁公司承担英乔公司为制止侵权行为产生的合理费用 54,250元。法院查明的主要事实如下：英乔公司系名称为“羊驼绒玩偶（神兽）”、专利号为 ZL201530387311.3 的外观设计专利权人，专利申请日为 2015 年 10 月 8 日，授权公告日为 2016 年 5 月 4 日。2018 年 5 月 14 日，国家知识产权局作出的关于涉案专利的外观设计专利权评价报告初步结论为，全部外观设计未发现存在不符合授予专利权的缺陷。2019 年 11 月 18 日，英乔公司经公证取证，在上海市淮海中路九九九号环贸 iapm 商场地下一层名称显示为“C！ty’super LOG-ON”的店铺，购买了羊驼毛毛球挂饰一个、羊驼摆件一个。2019 年 12 月 17 日，英乔公司经公证取证，在驼翁公司经营的“Warmpaca 羊驼毛精品专营店”网络店铺中，购买了“毛球挂件”和“羊驼公仔”各一件。2019 年 12 月 17 日，英乔公司经公证取证，在驼翁公司经营的“秘鲁羊驼毛制品官方店”淘宝网络店铺中，购买了“毛球挂件”和“羊驼公仔”各一件。2020 年 9 月 15 日，驼翁公司公证取证证据显示，微信公众号PChouse 家居 APP 于 2015 年 9 月 10 日发布动态“直播……2015上海国际家具展高能亮相最现场最深度就在这儿。”，提到第二十一届中国国际家居博览会，介绍了 INJOI 的羊驼家居饰品，配图就含有涉案专利产品，图片背景中显著位置标明了英乔公司商标“INJOI”。英乔公司承认参加了该展会，并承认“左 2”产品与专利产品目测无差别；新浪微博用户“顽童小番茄”于 2014 年10 月 31 日发布动态，配图公开了与涉案专利近似的产品，头部与涉案专利近似，腿部与被控侵权产品近似。英乔公司表示脸部与涉案专利比较像，看不出明显差别。上海知识产权法院认为，上述被控侵权产品与涉案专利构成近似。但在专利申请日之前，微信公众号 PChouse 家居 APP 于 2015 年 9 月 10 日公开了涉案专利产品，英乔公司也承认参加了展会时间为 2015 年 9 月 9 日至 9月 12 日的 2015 年第二十一届中国国际家具展览会，涉案专利产品在该展会公开，其他网络上的图片证据也证明涉案专利产品在申请日前已经上市销售。根据专利法第六十二条规定，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。因驼翁公司的行为不构成侵犯专利权，故驳回英乔公司的全部诉讼请求。

英乔公司未就 210 号案件提起上诉。

2020 年 8 月 13 日，英乔公司委托律师向新世界百货（中国）有限公司发送律师函，主要内容如下：……贵司在 LOL 原创生活概念店（K11 购物艺术中心店）销售的小号羊驼以及羊驼毛球挂饰侵犯了英乔公司的外观设计专利权……就上述事项向贵司郑重函告如下：一、请贵司立即停止许诺销售、销售侵犯英乔公司专利权的产品；二、请贵司立即销毁侵犯英乔公司专利权的产品库存……

驼翁公司为200号案件支出律师费95,490.7元、公证费1,500元；驼翁公司为 210 号案件支出律师费 40,000 元、公证费 1,100元。

一审法院认为

一审法院认为，诉讼权利是一项基本权利，公民、法人和其他组织在其民事实体权利受到侵害或者发生争议时，有权请求人民法院给予司法保护和救济。民事诉讼是知识产权人维护自身权益的重要途径，人民法院依法保障知识产权人在其权利范围内获得充分和严格的保护。但民事行为的实施、民事诉讼程序的启动，同样应当遵循诚实信用、禁止权利滥用的原则，恶意诉讼即为滥用诉讼权利的一种形式。所谓恶意诉讼，一般是指行为人故意以他人受到损害为目的，无事实根据和正当理由而提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意诉讼中的“恶意”主要体现在两个方面，一是明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据；二是具有侵害对方合法权利的不正当的诉讼目的。针对本案具体情况，一审法院分析如下：

一、关于英乔公司提起专利侵权诉讼是否明知其缺乏事实和法律依据

判断英乔公司是否明知其提起诉讼缺乏事实和法律依据，可以从权利基础及英乔公司对该种权利基础的认识能力进行考量。首先，200 号案件和 210 号案件所涉专利虽在申请日前已被公开，但公开日距离申请日时间较短，加之英乔公司经营规模较小，在无其他相反证据的情况下，一审法院认为英乔公司申请相关专利应系对专利法意义上的公开制度认识不足，而非恶意申请专利。其次，英乔公司在提起专利侵权之诉时，具有形式上的权利基础，且评价报告显示相应的权利基础稳定。基于英乔公司本身对专利法的认知程度不高，本案不足以认定英乔公司在提起诉讼之时明知其不具有权利基础。

二、英乔公司提起专利侵权诉讼是否具有侵害驼翁公司合法权利的不正当目的

判断英乔公司提起专利侵权诉讼是否具有侵害驼翁公司合法权利的不正当目的，可从主客观两方面进行分析。首先，从客观角度进行分析。英乔公司提起的两件专利侵权诉讼案件，标的额不高，亦没有申请采取行为保全、财产保全等严重干扰驼翁公司生产经营活动的措施。就客观情况而言，并不具有侵害驼翁公司合法权利的不正当目的。其次，从主观角度分析。由于相关专利侵权案件系当庭宣判，英乔公司并无合理时间就撤诉与否向法庭明确答复。就主观角度而言，在案证据亦不足以证明英乔公司在已知其权利基础不稳定的情况下，仍然通过拖延诉讼达到侵害驼翁公司合法权利的不正当目的。

一审裁判结果

综上，一审法院认定英乔公司提起相关专利侵权诉讼并不构成恶意提起知识产权诉讼，对于驼翁公司的诉请，一审法院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决驳回原告上海驼翁贸易有限公司的全部诉讼请求。一审案件受理费人民币 5,050 元，由原告上海驼翁贸易有限公司负担。

二审法院认定事实

二审中，驼翁公司向本院提交了两份证据：证据 1.（2021）沪 0104 民初 33973 号民事判决书，证明英乔公司作为经营进口羊驼毛制品的贸易商，系明知故犯将高仿自然界羊驼形象（公有领域）的涉案专利羊驼形象和已在国内外广泛存在并在先公开的相似羊驼玩偶产品形象（现有设计）在国内恶意申请取得外观设计专利权，明显违反“任何人不得将现有设计申请外观设计专利”的专利法基本原则，违背诚实信用原则，英乔公司自始缺乏正当的权利基础。英乔公司在 200 号和 210 号案件专利申请日前早已在国内市场持续公开销售，英乔公司作为涉案专利申请人，明知其产品已因自身销售公开成为现有设计，仍然申请取得专利权，明显违反诚实信用原则，权利取得不正当。证据 2.（2022）浙杭临证内字第 1421 号公证书，证明英乔公司与驼翁公司系同在上海的经营进出口羊绒毛制品的同业经营者，两者线上线下渠道高度重合。英乔公司在 200 号、210 号案件诉讼期间向驼翁公司大客户新世界百货（中国）有限公司发送“仅有确定侵权结论而无具体比对分析意见”的律师函，新世界百货（中国）有限公司随即邮件向驼翁公司进行了披露并要求作出回复解释，驼翁公司在律师指导下向新世界百货（中国）有限公司作了说明和提示侵权风险低等，但新世界百货（中国）有限公司基于保险考虑后还是对驼翁公司毛球产品作先行下架处理等。英乔公司名下包括 200 号、210 号案件所涉外观设计专利在内的大多数专利外观设计均为现有设计，英乔公司不诚信的专利申请行为绝非偶发而是惯犯，理应受到惩戒。英乔公司相关诉讼行为具有明显利用形式上合法但实质上自始无效的外观设计专利权以及诉讼程序打击干扰竞争对手正常经营活动，为自己谋取竞争优势和时间利益的主观恶意和损人利己的不正当性，应属恶意诉讼。英乔公司发表质证意见认为，对于证据 1、2 的真实性、合法性无异议，但和本案没有关联，无法达到驼翁公司证明目的。本院认为，证据 1、2 均无法达到驼翁公司证明目的，故本院对该两份证据均不予采纳。

被上诉人英乔公司未向本院提交新的证据。

本院经查理查明，一审法院查明的事实属实，本院依法予以确认。

二审法院认为

本院认为，民事主体行使民事权利应当遵守诚实信用的原则，如果滥用民事权利侵害他人合法权益的，被侵害人得请求行为人 承担侵权责任。综合诉辩意见，本案争议的焦点在于被上诉人英乔公司应否承担因恶意提起知识产权诉讼的损害赔偿责任。本院认为，虽然本案案由为“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”，但本质上仍属于侵权纠纷，在裁判时应适用被控行为发生时施行的《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款之规定，即行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。知识产权恶意诉讼在可归责的过错方面，相较于一般侵权纠纷中的过错认定有更严格的标准，即恶意。对于恶意的认定，则应当结合当事人是否明知其提起在先诉讼缺乏事实和法律依据；当事人提起在先诉讼是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的，是否违反诚实信用原则等因素综合判断。

本案中，首先，关于当事人是否明知其提起在先诉讼缺乏事实和法律依据，英乔公司系 200 号、210 号案件所涉专利专利权人，其在发现侵权行为发生时，可以依据其享有的专利权提起专利侵权诉讼。驼翁公司主张英乔公司利用自己已在先展览和销售公开的现有设计申请取得涉案外观设计专利权，明显违反诚实信用原则，对此，本院认为，当事人在自己的专利产品展览或销售后，将该产品外观设计申请专利权，不能当然推定其主观上存在恶意。此情形下，当事人主观上是否具有恶意还需结合当事人的认识能力进行综合判断。本案中，虽然 200 号、210 号案件所涉专利在申请日前已被公开，但根据一审法院查明的事实，该两项专利公开日距离申请日时间较短，且英乔公司规模较小，根据英乔公司的认识能力及相关现有证据，尚不足以认定英乔公司系在明知其展览或销售行为构成专利法意义上的公开而恶意申请专利并进行维权，故本院对驼翁公司的该项主张不予支持。其次，关于当事人提起在先诉讼是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的，是否违反诚实信用原则，本案中，英乔公司在提起 200 号、210 号案件时并没有申请保全等影响驼翁公司经营活动的措施，其诉讼标的额亦属合理。驼翁公司主张英乔公司在诉讼中明知其专利权不受法律保护，仍然坚持不撤诉，具有明显借助诉讼程序打击竞争对手正常经营活动的主观恶意，且其在一审败诉后，明知其专利属于现有设计不受法律保护，仍然提起上诉，恶意拖延一审判决生效等行为，已经严重超出了正当维权边界，违反诚实信用原则，严重干扰和损害了驼翁公司对相关产品的正常经营活动和市场利益，对此，本院认为，相关专利侵权案件系当庭宣判，英乔公司未当庭就撤诉与否向法庭明确答复尚属合理范畴，而英乔公司对一审判决提起上诉，亦系其正当行使诉讼权利，前述情形均难以认定英乔公司违反诚实信用原则，具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。关于驼翁公司主张的英乔公司在一审审理过程中，一审判决未生效前擅自向驼翁产品经销商发送“仅有确定侵权结论而无任何侵权比对和论证”的律师函，本院认为，很难依据该一份律师函认定英乔公司具有主观恶意，故驼翁公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。

二审裁判结果

综上所述，上诉人驼翁公司的上诉请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，裁判结果正确，应予维持。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币 5,050 元，由上诉人上海驼翁贸易有限公司负担。

本判决为终审判决。

审　判　长 　徐   俊

审　判　员 　张   莹

审　判　员 　朱佳平

二〇二三年一月六日

法 官 助 理　 陈健淋

书　记　员　 陈健淋