IPO进程中的专利狙击及企业应对——以歌尔股份vs敏芯股份案为例

摘要：首次公开募股（IPO）企业在上市关键时间点被同行提起涉及专利侵权或专利无效诉讼的情况近几年频繁出现。于IPO企业而言，专利诉讼不仅成为影响其正常上市的重要因素，而且成为竞争对手打压IPO企业的重要手段。敏芯股份在IPO进程中遭遇的就是典型的涵盖专利侵权诉讼、专利无效及后续诉讼、专利权权属纠纷多种情形的专利狙击。本文从该案入手，对案情加以分析，从做好技术储备向法律储备的转化工作、做好IPO之前的准备工作、积极科学应诉等方面对拟上市企业应对IPO专利狙击提出建议。

2019年推出的科创板是推进科研成果资本化的重要举措，用以满足科创企业发展的融资需要，扶持科技创新型企业，特别是初创阶段的中小型科创企业快速成长。科创板尤其重视企业的科技创新能力以及科技创新对企业未来发展盈利能力的影响。近几年，首次公开募股（Initial Public Offerings，简称IPO）企业在上市关键时间点被同行提起涉及专利侵权或专利无效的诉讼情况频发，拟在科创板上市的企业涉及专利诉讼的频率更甚。以专利为武器或目标精准打击IPO企业的做法，业界称之为“专利狙击”。这类案件受到社会各界广泛关注，在社会上引起较大影响。

一、IPO进程中专利狙击的缘起

IPO企业拥有的专利数量往往是考量企业科技创新能力和盈利能力的一项重要指标，涉及专利权侵权诉讼也成为影响企业盈利能力和科技创新形象的重要因素。证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第三十条规定，发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形，“发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险”；2020年3月20日，中国证监会发布《科创属性评价指引(试行)》，将“3项常规指标+5项额外条款”结构[2]的评价体系作为判断企业科创属性的核心内容。涉及专利侵权和专利无效诉讼案件已成为影响一个企业能否正常上市的重要因素。目前，针对IPO企业的专利诉讼呈现高发趋势，专利诉讼等相关纠纷已经成为IPO企业能否顺利通过上市审核的一项关键考题。

选择IPO时点启动诉讼程序、发起专利狙击的主体主要有两类：一类是IPO企业的竞争对手，目的是阻止IPO企业上市，削弱其竞争力，避免自身被IPO企业追上或者超越，防止IPO企业获得市场上的主导地位或者竞争优势；另一类是通常所说的非专利实施主体，目的是通过诉讼促使被诉方接受许可条件进行和解，获取更多的许可费。

二、从歌尔股份vs敏芯股份案看IPO专利狙击类型

在众多的IPO专利纠纷中，苏州敏芯微电子科技股份有限公司（以下简称敏芯股份）与歌尔股份有限公司（以下简称歌尔股份）之间的专利纠纷最具代表性。

（一）专利侵权诉讼

2019年7月到2020年4月期间，歌尔股份以敏芯股份及北京百度网讯科技有限公司的产品侵害其7项实用新型专利和2项发明专利为由，先后4次提起专利侵权诉讼，要求敏芯股份赔偿1.35亿元并停止侵权行为。[3]截至2021年3月15日，歌尔股份的上述专利权中4项实用新型专利权被提起无效宣告请求，其中2项被国家知识产权局宣告全部无效、2项被宣告部分无效。[4]针对这4份无效宣告审查决定，歌尔股份均已向北京知识产权法院提起行政诉讼，目前尚在审理过程中。

歌尔股份提出敏芯股份专利侵权案件的时间，分别是敏芯股份进入拟上市企业辅导备案名单之后、敏芯股份向上海证券交易所递交科创板IPO申请之后以及上市发行委员会审议敏芯股份IPO申请之前[5]。这些时间节点均是敏芯股份在上交所科创板上市的关键点，直接影响敏芯股份能否顺利上市。4次专利侵权诉讼的索赔额超出了敏芯股份2017年至2019年的利润总和，其构成针对敏芯股份的重大事项[6]。尽管从专利无效的结果看，歌尓股份的专利权保护范围变小，敏芯股份侵权的可能性变小，但给其IPO进程带来一定负面影响。

（二）专利无效及后续诉讼

2019年11月至2020年5月期间，敏芯股份的18项发明专利权和1项实用新型专利权被提出无效宣告请求。[7]敏芯股份在其招股说明书中称，根据专业机构出具的《检索报告》，上述专利权均具有新颖性、创造性及实用性。其中7项专利技术曾经或正应用于实际生产中。实际生产中应用的技术由多项专利技术、非专利技术、技术秘密构成，任何单独一项技术均无法实现设计目标。随着技术迭代的不断加快，部分专利权虽仍属于敏芯股份的核心技术，但敏芯股份已结合自有专利和技术秘密对核心专利做了较多创新和优化。优化后的技术为敏芯股份部分产品使用，其中12项专利作为公司的技术储备，未应用于在售产品中。[8]

敏芯股份多项专利权被提起无效宣告请求的案件中，虽然《检索报告》认为上述专利均具有新颖性、创造性及实用性，但是该结论并非国家知识产权局作出的无效决定的结论，仅能作为参考。根据敏芯股份在招股说明书中披露的内容，截至2019 年12月31日，敏芯股份共拥有境内外发明专利38 项、实用新型专利19项。从目前已经作出的无效决定来看，有的专利被宣告部分无效，必然会给其公司价值和经营带来一定影响[9]。

（三）专利权权属纠纷

2019年11月至2020年3月期间，歌尔股份及其关联公司向法院提起权属诉讼，主张敏芯股份所拥有1项发明专利权、4项发明专利申请权以及1项实用新型申请权归属于歌尔股份或其关联公司。原告主张权属诉讼中被告的涉案人员为敏芯股份创始人，此前曾是歌尔股份的员工，其主导多项核心技术的研发，完成绝大部分公司专利的申请，主要领域与其在歌尔股份的任职岗位有较大重合度。敏芯股份其他研发人员作为专利或专有技术的发明人、研发人员的数量及比例较低。虽然目前二审判决已尘埃落定[10]，但在当时结论未知的情况下，如果法院判决上述涉诉专利权最终归属歌尔股份，对于涉案双方的专利数量来说是一个此消彼长的变化。如果上述专利是敏芯股份目前核心产品所必须采用的技术，那么对其公司今后的生产和盈利能力也将产生巨大影响。

在歌尔股份的专利狙击下，原定于2020年4月30日的敏芯股份科创板IPO上市审议被取消。

三、敏芯股份应对IPO专利狙击分析

2020年6月2日，上海证券交易所科创板股票上市委员会召开会议，敏芯股份科创板IPO成功过会[11]。分析其原因，主要有以下三点。

（一）区分应对不同类型专利纠纷

在歌尔股份诉敏芯股份侵权的系列案件中，敏芯股份一方面主张降低侵权案件的索赔额，以降低侵权诉讼的实际影响；另一方面有针对性地对涉及侵权案件的专利权提出无效宣告请求，起到釜底抽薪的效果。在敏芯股份的19项专利权被提起无效宣告请求的案件中，一方面提供由专业机构出具的《检索报告》，说明上述专利权的稳定性；另一方面主张由于建立完善的知识产权保护体系，其中涉及无效宣告请求的12项专利均为公司的技术储备，未应用于公司的在售产品中。敏芯股份针对专利权权属纠纷诉讼，一方面积极应对权属纠纷；另一方面要求提前公开其已提交的专利申请，加快审理过程中专利申请的审查进度，提高己方专利权的持有量。

（二）借助专业机构出具的专业意见

针对敏芯股份IPO上市申请，证监会发行审核委员会出具了审核意见，要求敏芯股份在招股书中“诉讼、仲裁及其他事项情况”部分详细披露相关争议之前，先行以表格形式简要披露相关争议或专利无效宣告程序的相关情况。上市委员会还提出了问询，请敏芯股份代表就申请文件所述的专利无效宣告程序、敏芯股份相关方与歌尔股份及其相关方的相关争议进行说明。敏芯股份委托相关司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》，以及相关专业机构出具《关于：歌尔股份有限公司诉苏州敏芯微电子技术股份有限公司、北京百度网讯科技有限公司专利侵权案法律分析报告》（下称《法律分析报告》），均认为敏芯股份的产品不构成侵权。

（三）做好风险承担能力评估

敏芯股份表示，歌尔股份及其子公司 2019 年 7 月、2019 年 11 月与 2020 年3 月提起的 6 项专利侵权诉讼中，按照《专利法》项下“侵权人因侵权所获得的利益”对其综合净利率进行测算，即使认定其侵权的前提下，诉讼可能被要求承担的赔偿金额合计为 12.12 万元[12]；在无法确定侵权人获利和被侵权人损失确切金额的情况下，敏芯股份所应承担的赔偿上限是600万[13]。另外几起在4月份提起的侵权诉讼不会对发行人的销售及持续经营能力造成实质性影响[14]。敏芯股份当期净利润扣掉这部分金额也不影响上市。专利诉讼不涉及发行人主要资产或核心技术，对其财务报表影响小，不会影响其持续经营能力。此外，敏芯股份实际控制人及其一致行动人做出“兜底”承诺，若上述专利诉讼及专利无效宣告请求最终形成对公司不利的结果，则上述人员将承担生效判决结果所认定的应由发行人承担的赔偿金或诉讼费用，并向公司补偿因上述专利诉讼及专利无效宣告请求导致的公司生产、经营损失，以避免未来公众股东因此遭受的任何损失[15]。

四、IPO进程中的专利狙击企业应对

（一）做好技术储备向法律储备的转化工作

知识产权不是一个“只投入无产出”的消费项目，运用知识产权制度可以将企业的研发和设计转变成受法律保护的企业资产，为企业发展和市场竞争提供支持。

企业追求管理创新与技术创新，形成完善的创新机制，可以从以下几个方面入手：一是注重研发投入，培养技术创新能力，夯实技术创新实力；二是运用好知识产权制度，将创新成果转化成企业资产，从而成为可以有效利用的竞争手段；三是注重运用市场手段，对有助于企业发展的知识产权，通过购买或者许可的方式，将其转变成可用的有力武器。这其中首要的是注重技术研发和技术创新，获得高价值专利，进行全面专利组合布局，实现真正的自主知识产权体系。众所周知，一项技术成果可以由多种知识产权类型进行保护，针对不同的技术成果采用不同类型的保护形式以实现价值最优。对于适于专利保护的技术成果，从技术和法律层面进行剖析、整理、拆分和筛选，对专利申请进行合理布局，通过不同的申请策略，对不同的特征进行保护，从而形成专利保护群，在控制企业投入成本的前提下获得更加全面有效的专利保护。

如果企业拥有高价值的专利体系，并具有良好的专利布局，其在竞争中无疑处于有利地位。如能使竞争对手的专利宣告无效，不仅能消除自身侵权的风险，也能削减竞争对手的无形资产。专利无效宣告程序需要花费企业大量的人力物力，没有较强的人员支撑和财力投入无法在专利无效宣告程序中占得先机。如在歌尔股份vs敏芯股份案中，敏芯股份并没有许多针对歌尔股份的无效请求。究其原因，歌尔股份拥有的有效专利数量较多，对其所有专利提出无效宣告请求成本太高。而敏芯股份所拥有的专利较少，歌尔股份拥有较雄厚的经济实力，能够对敏芯股份的所有专利提出无效宣告请求，以期将对自身业务影响降到最低，并在此基础上为敏芯股份增设经营发展的障碍。从上述情况可以看出，企业拥有一定数量的高价值专利后，竞争对手对其全部专利权提出无效宣告请求的难度将会增大。如果想要用专利作为打击竞争对手的武器，一定要提高自身专利拥有的数量，尤其是高质量专利或者关键技术专利，增强自身实力。因此，IPO企业应当针对自身主业或者关键产品，提前进行专利申请和布局，以便在IPO过程中从容应对竞争对手的专利狙击。

（二）做好IPO之前的准备工作

一是借助专业机构做好风险评估。在IPO开始之初，进行系统性风险评估，包括专利侵权风险在内的知识产权风险。围绕自身的核心产品和关键技术，进行专利侵权风险分析，排除侵权风险，必要时考虑启动专利无效宣告程序，避免对企业的重要经营活动产生重大不良影响。像敏芯股份借助专业机构出具的《司法鉴定意见书》和《法律分析报告》对其是否侵犯歌尔股份的专利权做出专利侵权分析，证明涉诉产品并没有侵犯歌尔股份相关专利权。同时，对本企业所拥有专利权的稳定性进行分析，即专利权是否可能被宣告无效等。充分预估企业IPO进程中可能会遭到的专利狙击，做好应对措施、应急预案及抗辩准备，降低诉讼标的额，减小对IPO进程的影响。

二是注重核心技术的保密工作以及核心技术人员的稳定性。目前公开可以查询到的IPO企业中涉及专利权权属纠纷的案例较少，但在现实中确实存在因员工离职等引起的权属纠纷风险。对于IPO企业来说，被提出专利权权属纠纷也属于对企业无形资产的一种重要诉讼。目前，社会和监管机构对于IPO企业的科技创新能力越来越重视，要求也越来越高。一般情况下，招股说明书中均会对企业的专利拥有情况进行详细描述，企业拥有的专利数量也成为衡量企业创新能力的一项重要指标，而创新能力则代表了企业未来的发展潜力和盈利能力。若被提出权属纠纷，则会对IPO企业的创新能力和商业信誉等多方面产生质疑。因此，IPO企业也应注意是否存在被提出专利权权属纠纷的可能。

此外，为支撑国家创新驱动发展，实现知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”的工作机制，知识产权保护中心应运而生，旨在实现快速审査、快速确权、快速维权的协调联动。截至2021年3月，全国已建设41家知识产权保护中心。对于IPO企业来讲，可考虑利用所在地知识产权保护中心的资源，构建从高价值专利培育到专利授权、确权、维权全链条的专利布局。

（三）积极科学应诉

在很多情况下，IPO企业一旦涉及专利诉讼，在考虑时间成本及费用支出的情况后，虽明知自己并未侵犯对方的专利权，却经常会选择与专利权人和解并支付专利许可费。当然，在符合企业利益的前提下，双方进行和解也不失为一种良策，但这样选择可能会使一些专利权人尝到甜头，盯上企业的IPO时间节点。因此，积极科学合理应诉才是IPO企业应当考虑的对策。

针对目的性明显的专利侵权诉讼，通过无效宣告制度进行反诉，乃至彻底宣告专利权无效，使侵权之诉丧失存在的基础。这为公司增加了策略性申辩机会。即使是初创型企业，在融资紧要关头被提出数量众多的专利侵权诉讼，通过宣告专利全部无效或部分无效也可以增加谈判中的筹码，获得更好的专利许可条件或收购条件，化解专利风险。因此，加快提起针对涉案专利无效宣告请求是根本应对方案。

针对己方专利权被提起无效宣告请求，为降低对IPO进程的影响，可以委托专业机构出具《检索报告》，证明己方专利权的稳定性，尽管该结论仅作为参考。确定专利权的有效性根本上加快了无效宣告请求案件的审理进程[16]。2017年6月，国家知识产权局制定的《专利优先审查管理办法》对专利权无效宣告案件的优先审查条件进行了明确规定，证监会等相关部门签署的推荐意见以及处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院、仲裁调解组织的证明文件等，都可以成为优先审查的适用条件。

分析歌尔股份vs敏芯股份系列案件可以看出，在IPO过程中，伴随专利侵权案件极有可能产生专利无效宣告请求的发生，使用专利无效宣告程序打击对方专利也成为当事人双方均会启动的程序，更有甚者还提出专利权权属纠纷，也就是有学者认为的专利立体、全方位打击。专利竞争已成为企业经营竞争的重要一环。由此也可以看出，专利是一把“双刃剑”，既能保护自己，又能限制竞争对手。

五、结语

专利制度的设立，是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动其应用，提高创新能力，促进科学技术进步和社会发展。对于企业而言，专利既可当作盾，保护自己的技术和产品；也可用作矛，限制对手的侵权行为。充分利用专利的各项功能，对企业的生产经营具有极大的促进作用。然而，专利的不适当应用，也会对企业生产经营造成负面影响，对其他同行造成不应有的损害，破坏公平竞争的市场秩序，最终影响行业的整体利益和长远发展。对于IPO企业来讲，专利诉讼不仅成为影响其能否正常上市的重要因素，也成为竞争对手打压其的重要工具。基于此，IPO企业应注重提高自身实力，采用科学有效的手段，积极应对可能遭遇的专利狙击，将其对IPO进程产生的负面影响降到最低，以维护正常的企业经营秩序和市场竞争环境。

[1]作者：王辉、杨克非、于文波、李华、贾彦飞，国家知识产权局专利局。本文为国家知识产权局学术委员会2020年度专利专项研究项目Y200601。

[2]3项常规指标包括：最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近三年研发投入金额累计在6000万元以上；形成主营业务收入的发明专利5项以上；最近三年营业收入复合增长率达到20%，或最近一年营业收入金额达到3亿元。这三项指标分别对企业的研发投入规模（体现研发能力），资金投入后产生的发明成果（体现成果转化能力）及创收能力（体现企业商业化能力）做出了明确的规定。预在科创板上市的申报企业需同时满足3项常规指标；如不能同时满足，则需要至少满足以下5项额外条款中的一项。

5项额外条款分别为：发行人拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义；发行人作为主要参与单位或者发行人的核心技术人员作为主要参与人员，获得国家科技进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于公司主营业务；发行人独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的“国家重大科技专项”项目；发行人依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代；形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计50项以上。

[3]《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第408-412页。

[4]第43091、43092、43594、45327号无效宣告请求审查决定。

[5]《深陷歌尔专利诉讼风波，敏芯再次冲刺IPO说得明白吗？》第一财经官方账号，2020年5月31日10：27，

https://www.yicai.com/news/100650083.html

[6]《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第11.1.1规定，上市公司应当及时披露涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼、仲裁事项。

[7]《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第424-425页。

[8]《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第426-427页。

[9]《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第31页。

[10]（2019）苏05知初1211号判决书、（2020）最高法知民终1746号判决书。

[11]科创板上市委 2020 年第 34 次审议会议结果公告。

[12]《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第423页。

[13]《专利法》第65条第2款，权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

[14]《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第418-420页。

[15]《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第427页。

[16]《专利优先审查管理办法》，第四条规定，有下列情形之一的无效宣告案件，可以请求优先审查：（一）针对无效宣告案件涉及的专利发生侵权纠纷，当事人已请求地方知识产权局处理、向人民法院起诉或者请求仲裁调解组织仲裁调解；（二）无效宣告案件涉及的专利对国家利益或者公共利益具有重大意义。