引入关联申请制度助推改进型外观设计保护

国家知识产权局专利局外观设计审查部 张建勋

企业在产品研发过程中，常对已经获得市场认可的产品，如淘宝、京东等平台上销售的爆款做一些改进型设计。这种改进型设计为了迎合消费者的需求一般会保留产品的主要设计特征，仅对产品的局部作新的替换性设计，这样能维持原有的消费群体，又能通过不断改进细节，满足消费者更多个性化需求，从而达到较好的市场效果。比如，一些大的汽车企业，基于品牌管理的需求，常常在保持相同设计特征的基础上，对现有产品进行局部调整，从而形成系列车型，满足不同消费者的需求。

改进型外观设计作为产品设计很重要的一部分，基于专利法鼓励创新的立法宗旨，理应受到专利制度的合理保护。本文结合审查实践，通过分析现行外观设计制度对改进型外观设计保护的不足，分析借鉴他国的保护制度，力图对改进型外观设计的保护给出建议，使其得到合理的保护。

现行外观设计制度对改进型外观设计的保护

我国现行的外观设计制度对改进型外观设计的保护主要采用相似设计申请制度，专利法第三十一条第二款规定，同一产品两项以上的相似设计可以作为一件申请提出。该规定对合案申请也作了严格限制，如必须是同日提交，一件外观设计专利申请不得超出10项，作为一个权利必须同时放弃和转让。上述限制使得改进型外观设计的保护容易产生如下问题：

一是同日提交使得企业对改进型外观设计的保护受到很大的限制。

首先，改进型的产品外观设计往往并非同日做出，相似设计申请须合案或者同日申请的限制使得在先设计必须等待在后设计的完成，然后在一件申请里提出申请。然而，实践中很多产品本身的产品周期或者销售旺季就比较短，产品在先设计完成后便急需进行产业化，并进行产品的宣传发布工作，在此期间如果不及时申请专利，企业很可能面临该外观设计的新颖性被破坏的风险，从而不能在后续的产品销售过程中获得有效的保护。即是，如果申请人进行了外观设计申请，其后续的改进型设计很可能因为在先申请而不能获得有效的专利保护，使得企业的一些改进型劳动成果不能得到保护，也进而影响到企业的产品布局和市场，最终不能达到促进创新的目的。

再者，中国现行的专利制度不允许在提交申请后，再提出实质相同的外观设计申请，如果想要保护在后做出的设计，那么在后设计必须与基础申请的外观设计不实质相同，这就限制了企业的系列设计的空间。为了避免破坏新颖性，申请人如果想对系列设计进行保护，就必须在首次提出申请时就作好系列设计，这就大大限制了改进型外观设计的设计时间。

审查实践中便出现如下案例，使得申请人的改进型外观设计不能得到有效保护。

创新主体在先专利号为CN201730671963.9的外观设计，后续因为市场需求，又对产品进行了局部改进，申请了专利号为CN201830533057.7的外观设计。其中在先申请的申请日为2017年12月26日，公告日为2018年8月10日，在后申请的申请日为2018年9月21日，公告日为2019年3月1日。在后申请与在先申请均为箱子的外观设计，二者各主要部位及整体的形状均基本相同，区别仅在于提手和箱扣的局部细微差异。在后申请请求制作评价报告时，审查员认定二者不具有明显区别，使得后续的改进型设计不能得到外观设计保护。

二是合案申请项数限制使得申请人不能保护全部的改进型设计。

为了防止由于合案申请的设计方案过多给外观设计专利申请的审查和外观设计专利权的保护带来过大负担，专利法对可以合案申请的多项外观设计的数量进行了限制。项数的限制也使得多于10项的相似设计不能在一件申请里提交，如需要保护则只能另案申请，但在后续程序中，申请人其中一件外观设计很可能面临权利不稳定的问题。而基于专利法第九条的规定，如果上述多件申请的申请日相同，公告日不同，而且实践中公告日不同的情况概率很大，若在后公开的申请如果与在先公开的申请实质相同，则在后公开的申请无需申请人经过选择即可被无效，也即该申请被授予了一个“注定无效”的专利。

国外外观设计相关保护制度

中国现行的外观设计相似申请制度虽然一定程度上解决了改进型外观设计的保护需求，但其仍存在上述诸多限制，不能对改进型外观设计实行灵活而充分的保护。下文通过介绍美国和日本的后续申请知识产权保护制度，以期起到“他山之石，可以攻玉”的有益效果。

美国的专利制度是实审制同，其后续申请知识产权保护制度主要为临时申请和继续申请制度。

临时申请制度和继续申请制度是不同审查阶段的不同政策，其中临时申请在于未入审前的申请阶段，与其相对应的是正式申请。与正式申请相比，临时申请具有如下相对简单的格式要求以及审查要求：（1）临时申请中不要求具有权利要求 ；（2）临时申请中不要求具有宣誓和声明；（3）临时申请不会被进行审查；（4）临时申请不能要求任何除美国以外国家的申请或较早的美国申请的优先权。由此可知，临时申请仅为申请人保留了一个优先权日，其并不能被实质审查，也无法获得专利，申请人必须在提出该临时申请的12个月内基于该临时申请提交一份正式申请，才能够使得该正式申请被实质审查并且获得专利权，否则该临时申请将在1年后自动失效。除了作为正式申请的本国优先权的作用之外，外国申请也可以要求临时申请的优先权，只要在临时申请的提交日起一年内递交除美国以外国家的申请即可。

继续申请制度是进入审查以后的审查政策，其与中国的分案申请制度相对应，美国的继续申请有3种形式：分案申请（DA）、续案申请（CA）和部分续案申请（CIP）。

分案申请与中国分案审请制度基本相同，本文不作赘述。续案申请是指，如果申请人认为母案的权利要求没有很好地保护发明，可以通过续案申请的方式来扩大、缩小或更改权利要求的保护范围，但是续案申请的权利要求需要得到母案公开文本的支持。续案申请的权利要求也可以与母案重叠，例如为了尽快得到授权，申请人可以接受审查员认为可授权的权利要求，然后通过递交续案申请的方式来争取更大的或不同的保护范围。部分续案申请是指，部分续案申请可以在原申请的基础上增加新的内容，通常适用于在原技术方案的基础上进行改进后得到的新的技术方案的保护。值得注意的是，新增加的内容不享有母案的优先权，但是部分续案申请的专利有效期从母案的申请日起算。

从上述介绍可以看出，美国的专利申请制度从申请到审查，甚至到授权后均对请求人主张的保护范围给予较大的自由选择权，并注意保护其新颖性，以期使其智力劳动成果获得最充分的保护。

在上述制度中，临时申请、正式申请、分案申请与续案申请本质上只是赋予其选择权，其共有的前提是不超过原始文件记载的范围。而部分续案申请则可以在原申请的基础上增加新的内容，对于外观设计即为改进型外观设计，因其超出了原申请的范围，因此不能享有原申请的优先权，但其专利权的有效期从母案的申请日起算，这实际上变相地压缩了其保护期限，避免请求人仅对原始申请做部分调整而无限地进行部分续案申请，从而达到无限延长保护期限的目的，最终与专利制度用公开换垄断的本质属性相矛盾。另一方面，该制度也为改进型智力劳动成果提供了切实有效的保护途径，避免其因改动程度较小而与原始申请的保护范围过于重叠而导致的专利权不稳定，符合创新量变引起质变的客观现实，并最终达到鼓励创新的立法本意。笔者认为，中国的外观设计申请制度，也可以借鉴部分续案申请“以时间换保护”的保护策略，使改进型的外观设计得到有限制的保护，并最终实现鼓励创新的立法本意。 

日本于1999年1月1日开始实行关联外观设计制度，中国在制定相似外观设计专利制度时，思路上借鉴了日本的关联外观设计专利制度，但是两国采用的形式有很大差异。中国的相似外观设计专利申请是一种合案申请，日本关联外观设计专利制度，涉及的是分别提交的申请间的关系，即与主外观设计相似的其他外观设计申请可以作为该主外观设计申请的关联申请。关联外观设计专利制度是在原有的类似外观设计制度上发展而来的，是同一申请人的多项外观设计的违背在先申请原则和新颖性要求的例外。最初，关联外观设计专利的申请日必须与主外观设计专利的申请日相同，从2006年开始，关联外观设计专利的登记申请日可以在基本外观设计的登记申请日以后授权公告之前。这给了申请人更灵活的时间提出与基本外观设计相似的关联申请。日本对于关联外观设计专利申请的数量没有限制，关联外观设计权的保护期是自基本外观设计的登记之日起20年。虽然关联外观设计和基本设计分别具有独立保护范围，但仍然要求共同许可和转让。

日本的关联申请制度相比中国的相似外观设计专利制度，相同点在于均要求共同许可和转让。不同之处见下表。

从上文的介绍中可以看出，美国和日本均设有后续申请制度，可以有效地对改进型的智力劳动成果进行保护。

改进型外观设计的保护待加强

对于外观设计专利而言，笔者认为我国现行的外观设计相似申请制度已经不能完全满足我国高度发展的小商品经济对于改进型外观设计专利保护的需求，从而不能充分发挥其保驾护航的作用。我国应及时调整政策，借鉴日美高度灵活的知识产权制度，制定适合国情的知识产权制度，对我国的优势经济主体给予充分保护。对于改进型外观设计专利的保护，笔者认为我国可参考日本的关联申请制度，制定中国特色的关联申请制度。对此笔者在日本的关联申请制度的基础上从提交时机、提交形式等方面给出如下建议。

首先，允许在基础申请授权公告后提出关联申请。

从日本的关联申请制度的发展来看，仅经过六七年的时间，便解除了关联申请同日申请的限制。个人认为，其最大的原因是同日申请不能满足蓬勃发展的产品持续性改进设计的需求，将关联申请限制在同日，大大限制了对产品在因广告宣传、销售等公开后需要进一步满足消费者多样化需求所做的改进型设计的保护，从而降低了一款好产品的竞争力和生命力。

日本的关联申请制度将申请日放宽至基本外观设计的登记申请日以后授权公告之前，但基于目前我国的外观设计专利审查现状，申请人在提交外观设计专利申请后，其审查周期的长短往往不在申请人的掌控之内，尤其是目前快速维权中心和保护中心的审查周期均非常短，上述登记申请日的放宽很大程度上与企业的产品改进型设计的保护需求相矛盾，且一定程度上也限制了产品的改进型设计的研发规划。

更进一步讲，目前我国的电商平台非常发达，其小商品的产品销售更是销量巨大。而在实际的产品研发过程中，大型产品如汽车，其外观设计的改款周期相对较长，且其局部的小的改进也往往不会对其整体视觉效果产生显著影响，往往不足以影响原基本设计的外观设计保护。而对于众多的小商品，其产品进行改进型设计的频率相对更高，也相对更容易，商家往往需要根据消费需求及时进行再设计，从而延续一款好产品的生命力。因此，将关联申请的登记日放宽至基础外观设计授权公告之前，并不能满足我国目前高度发达的小商品经济的需求。在实践中，我们也经常遇到在先的产品销售证据将在后的改进型产品的外观设计专利无效的情形。因此，笔者建议，对于改进型外观设计专利的保护，其申请日应进一步放宽才能最大效力地发挥该制度的作用。

其次，限定关联申请提出的最后时机。

为了避免无限制的放宽使得申请人的专利保护范围随着申请数量的积累变得过大，而使得其他社会公众缺乏再创造的动力，也必须对关联申请的提出时间进行限制。对此，笔者给出如下建议。

1.授权公告后的时间应允许申请人至少完成一次产品的再设计。

既然允许申请人在授权公告后提交关联申请，那么在基础申请授权公告后，至少应给申请人一个完整的产品设计周期，否则会使延长提交时机的意义大打折扣。

我国的外观设计专利申请普通案件的审查周期历年来基本在3至6个月之间，同时，由于是改进型设计，且重点是小商品的改进型设计，综合设计难度以及初步调研企业和设计机构的设计能力，一般可以在3个月内完成产品的再设计。在完成设计后，再提交专利申请之前，申请人还需要进行一些申请前的决策、准备工作，上述工作的时间建议为1个月。

综上，建议将关联申请的提出时机限定为基础专利申请授权公告后4个月。

2.限定其最晚的提出时机为基础申请的申请日起1年。

因为对改进型外观设计保护的关联申请制度与优先权制度相比，均是不破坏新颖性制度的例外，但关联申请制度同优先权制度相比，其允许在原始申请的基础上增加新的设计内容，因此，其相比优先权制度给予外观设计产品更强的保护，因此其提出时间不宜超过优先权的享有期限1年。同时，结合一般外观设计申请的审查周期，允许其授权公告后4个月内提出关联申请，其总时间也低于自基础专利申请日起1年，满足上述最长时长的要求。

再次，关联申请可以为相似外观设计申请。

关联申请旨在为申请人提供更为完善的外观设计保护，因此，也应当允许关联申请以相似设计申请的形式提交。

不仅如此，关联申请与基础申请应同时许可和同时转让，且仅允许基础申请的专利权人提交关联申请。

为避免不必要的专利纠纷，且该制度本身旨在保护申请人做改进型设计，同时，又为了避免专利权人的权利过大侵害社会公众的利益，关联申请和基础申请要求同时许可和同时转让。在上述基础上，关联申请应当仅允许专利权人提交申请。

综上，笔者建议，我国的关联申请制度可以进行如下规定，仅供参考：一是申请人首次提出的申请称为基础申请；二是同一申请人就基础申请提出之日起至该申请授权公告后4个月内，最晚不超过基础申请申请日起1年，可以就与其相近的外观设计提出关联申请；三是关联申请可以为相似设计申请；四是关联申请的保护期限自基础申请申请日起算。五是关联申请必须与基础申请共同许可和转让，基础申请在设定了独占或者排他许可权时，其不能再取得关联申请授权。