浅析《专利审查指南》修改之延迟审查

新修改的《专利审查指南》（下称“指南”），已经自2019年11月1日起施行。本次指南修改涉及多个方面，如发明专利申请的初步审查及缴费信息补充、图形用户界面的产品外观设计、三种专利申请的审查顺序、发明专利申请的创造性审查、专利检索、会晤及电话讨论、人类胚胎干细胞、无效宣告程序等；其中，审查顺序修改涉及审查的一般原则、优先审查、延迟审查及专利局自行启动等。

在涉及审查顺序的修改中，延迟审查制度是一项新制度，其只适用于发明专利和外观设计专利，其中，延迟审查请求应当由申请人在提出发明专利实质审查请求的同时提出，或在提交外观设计申请的同时提出，延迟审查期限为1年、2年或3年，自延迟审查请求生效日（或实质审查请求生效日）起计算。图1以发明专利为例指明了延迟审查期限的具体时间规定（注：在没有其他说明的情况下，本文所指专利都是以发明专利为例）：

从图1可以看出，正常申请程序中（指无提前公布请求程序），经过延迟审查程序后，发明专利实质审查的生效日将被延迟1-3年不等，与此同时，专利审批周期和授权时间也将被延长。那么，这一新制度能够为申请人、审查员、社会公众带来哪些影响呢？本文将从延迟审查制度的优势和缺点两方面进行论述。 

延迟审查制度的优势

（一）便于申请人进行专利布局和保护

1.丰富专利申请/布局策略

在本次指南修改施行之前，审查程序中更多关注加快审查，比如提前公布程序，以及政策性的预审、优先审查等。因此，加快审查是此前专利审查在时间上的一个基本逻辑。本次指南修改中新增延迟审查，似乎是背反了此前审查的基本逻辑，出乎意料之外，却又在情理之中，这是因为专利在时间上的加快审查和延迟审查，都可以很好地服务于不同申请人的申请/布局策略。申请人可以择一地选用加快审查或延迟审查程序，也可以两者并用。例如，申请人的产品如在技术创新时属于改进型的外围技术，则该申请人可能采用外围型的专利布局策略，此时便可以采用加快型审查制度，尽快获得授权，从而获得和竞争对手谈判的筹码；如果该改进型的技术比较容易通过反向工程等手段获知，且有较好的应用前景，此时，该申请人可以采取延迟审查策略，从而威慑竞争对手。亦或者，申请人也可以采取加快审查与延迟审查相结合的策略，一方面尽早让竞争对手看到自己的专利技术，另一方面又不急于获得授权，引导或引诱市场竞争者认为该技术很可能是某种技术趋势，从而把研发资源向该方向倾斜。然而，“实者虚也”，这种诱骗性的专利布局策略，比较适合行业/技术的领导者；当然，申请人也可以反其道而用之，这就是所谓“虚者实也”。延迟审查为申请人提供了新的路径，使得申请人能够更加灵活地结合自己在行业中的地位和技术方案的前景等多方因素，丰富当前的申请/布局策略。

2.用好“达摩克利斯之剑”，增强市场竞争优势

众所周知，很多以专利威慑为申请策略的公司类法人，特别是外国的公司法人，往往并不希望过早获得授权。相反，在审查实践中，很多外国公司法人经常采用对审查意见申请延期答复、单次或多次形式缺陷修改及非全面实质性缺陷修改等各种拖长专利审查周期的手段，以求尽可能晚地获得授权。这种申请策略常被称为“悬在头顶的达摩克利斯之剑”，主要目的是为了迷惑/威慑竞争对手，使其处于摇摆不定的心理状态，从而使自己获得宝贵的竞争时间，不断扩大与竞争对手产品之间的代差，赢得市场竞争。延迟审查制度的提出与实行，为申请人延长审查周期提供了更便利的选择，使其能够进一步增强其在市场竞争中的优势。

3.“潜水艇专利”——打击侵权的“致命武器”

延迟审查制度适用于发明专利和外观设计专利，当申请人提出外观设计专利申请时，其可以在提出申请的同时要求延迟审查1-3年，这就将使该专利被社会公众所知悉的时间至少延后1-3年。如果外观专利申请人在申请时运用各种手段来延迟初审合格，从而延长初审公告时间，那么该外观设计专利面向社会公众的时间将会更久，这就使其可能长时间潜伏在水面之下，形成变相的“潜水艇专利”，以待时机给侵权者以致命一击。以快消品为例，其产品生命周期较短，以短时间获得市场认可、引爆销量为生存模式，这类产品需要在很短的时间内快速获得专利保护，特别是外观设计专利保护。如果该产品的申请人适当地运用外观设计专利的延迟审查制度，在其产品市场热销时，竞争对手、社会公众等并不能知晓该产品已经申请外观设计专利，待市场上有抄袭、模仿等侵权行为出现时，申请人再根据侵权情况适时取得该外观设计专利授权，从而打击抄袭/模仿等涉嫌侵权的跟随者。

（二）便于提高专利质量

当前，我国国内的专利申请量已连续多年高居世界第一，年专利申请数量占全球的四成多，比排名前2-3位的美、日两国之和还多。然而，我国专利“多而不强”的问题也饱受诟病，提升专利质量已成为监管机构和众多知识产权人的共鸣。在此次的指南修改中，延迟审查制度的提出，为申请人提供了更加充裕的考虑时间。举例而言，对于一些更新换代较快的技术领域，申请人可以合理利用该制度，对当前的技术发展进行更全面的评估，从而做出是否继续进行申请的选择。更加充裕的考虑时间、更为谨慎的申请决策，能够在一定程度上为专利申请质量的进一步提升提供强有力的保障。

（三）为加入《海牙协定》消除障碍

在《工业品外观设计国际注册海牙协定》（下称《海牙协定》）中规定：国际注册在《国际外观设计公报》上公布，该公报每周在线发行。视被指定的缔约方，申请人可以请求延期公布，延长期限自国际注册日起（或者在要求优先权的情况下，自优先权日起）不超过30个月。可见，《海牙协定》中已经涉及延期审查。此次指南的修改，正是适应国际专利形势的一种体现，为我国后续加入《海牙协定》消除了制度上的障碍。

（四）有利于提高专利审查质量

延迟审查制度为申请人提供了多元化的申请策略，因此，可能会有一部分专利进入延迟阶段，这在一定程度上降低了审查部门的专利审查负担，有利于提高专利审查质量。 

延迟审查制度的缺点

通过以上分析可以发现，延迟审查制度的推出，为产业、申请人和审查员等都带来了诸多便利，为进一步丰富我国的专利审查制度提供了新思路，有利于我国专利制度的推广和专利质量的提高。但是，延迟审查制度也可能存在一些缺点：

（一）缩短授权保护时间

延迟审查的提出变相缩短了专利保护的有效时间。在专利运营（如专利许可、专利估值等）中，专利剩余保护时间通常是一个重要的考量因素。以外观设计为例，外观设计专利只有十年的保护期限，申请人在外观设计专利申请时提出延迟审查，如果延迟3年，再加上形式审查和各种手续的时间，则该外观设计获得授权时，其剩余保护期限将可能只剩下一半左右的时间，这将给专利运营带来了不利影响。这一问题对于外国申请人来说尤其严峻。

以一件美国申请人申请的中国外观设计专利为例，目前，我国还未加入《海牙协定》，因此，外国申请人要想获得我国外观设计专利，只能通过《巴黎公约》的途径进行申请。首先，该美国申请人需要在美国申请一件美国外观设计专利，然后在12个月内要求该美国外观设计专利的优先权，并通过《巴黎公约》向中国申请，在申请的同时提出延迟审查。如果其要求延迟审查期限为3年，则3年后，国家知识产权局开始审查并予以公告授权，按照目前大概一年的中国外观设计授权周期来算，该美国专利在授权公告时，自优先权日起已经用去了接近5年时间，自进入中国国家申请日也有近4年。考虑到一般专利会早于产品上市而提前布局，以及产品上市可能还需要额外时间等情况，该外观设计的剩余有效保护时间将会被进一步压缩，严重时甚至会出现产品上市时相关外观设计专利已过期的情况，这显然不是申请人所希望的。因此，申请人特别是外国的外观专利申请人准备在中国申请外观设计专利时，需要谨慎使用延迟审查制度，并适当选择延迟审查期限。

（二）延长特殊情况下的公众自由使用期限

在发明专利申请中，有一类特殊情况，就是在实审 期 限 内（ 即 自 申 请 日 起 —— 有 优 先 权 的 指 优 先 权日——3年内申请人可以随时提出实质审查请求），申请人放弃提出实审请求且不恢复权利，此时该公开的发明专利申请就相当于无偿捐献给社会公众，任何个人或组织都可以自由使用而无侵权之风险。然而，延迟审查制度的推出，将在发明专利申请中这一特殊情况下，大幅延长社会公众对该公开专利的自由使用之期限，额外延长的期限最长可达3年之久，最短也有1年时间（详见图2）：

显然，这种情况是对社会公众使用该公开专利技术权利的侵害，不利于该技术的推广应用，也会对社会进步造成一些不利影响。

（三）增加市场竞争风险，影响公众创新热情

一项制度往往具有两面性，延迟审查制度也不外如此。通过前面的论述可知，延迟审查制度的提出使得一些进入实质审查而未获得授权的专利成为了“悬在头顶的达摩克利斯之剑”，增加了申请人的市场竞争优势；但相应的，对于社会公众和竞争对手，特别是一些小微初创企业而言，其在技术创新上相对于行业龙头企业本就处于弱势地位，而“达摩克利斯之剑”的存在进一步加剧了其市场竞争风险，在一定程度上给其技术创新增加了难度，不利于其发展。因此，从这一角度而言，延迟审查制度的提出会在一定程度上给小微企业的发展和社会公众的创新热情带来负面影响。

（四）影响发明人奖励的及时性

根据《专利法》及实施细则的规定，在专利授权后，应该给予发明人适当的奖励。但延迟审查制度的推出可能会延长专利授权周期，进而影响发明人获得奖励的及时性，不利于鼓励发明人进行发明创造的积极性。 

小结

以上，笔者从此次指南的修改出发，从多个角度对延迟审查制度的利弊进行了综合分析。总的来说，一方面，延迟审查制度的提出极大丰富了申请人的申请/布局策略，增强了其市场竞争优势，同时对于专利质量的提高、专利审查负担的减轻也带来了积极的影响；但另一方面，该制度也会在一定程度上缩短专利有效保护时间、提高小微企业法人的创新难度、消减社会公众的创新热情。总体而言，延迟审查制度是一项新的制度，给申请人提供了更多的选择空间，如果善加利用，它将变成一件有效的武器，为申请人在专利战场上提供巨大的助力。纵观目前世界各国的专利制度中，还没有类似的延迟审查制度。因此，本次指南关于延迟审查制度的修改，是一次专利制度上的重大创新，基本符合当下经济社会发展的需求，也基本符合社会各界对专利制度的改革呼吁，是我国专利制度的又一次进步。

注释：

1 同第一作者。