专利侵权诉讼中引入无效抗辩的合理性

今年两会期间，最高人民法院副院长罗东川大法官提出建议，建议立法部门修改完善专利无效程序。罗副院长提出的专利无效程序改革有四项意见，其中包括明确规定专利无效抗辩的提议。

专利无效抗辩是指在专利侵权案件中，允许被告对原告的专利权提出无效抗辩，赋予审理专利民事侵权案件的人民法院在个案中审查专利权效力的权限。【1】无效抗辩在主流英美法系国家、日本以及我国台湾地区已通过不同的方式确立，基于我国的知识产权强国战略，引入无效抗辩具有合理性。

下文将从引入无效抗辩的必要性、可行性以及是否可能导致不利后果等方面论述其合理性。

一、 是否有必要引入无效抗辩

为了克服我国专利诉讼中存在的诸多弊端，确有必要在专利侵权诉讼中引入无效抗辩。目前专利权人行使专利权时面临一些问题，在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩能在一定程度上解决这些问题。

1． 引入无效抗辩有利于缩短维权周期

（1） 专利侵权纠纷中，随之启动的专利无效程序在一定程度上会延长专利侵权案件的审理周期。专利无效宣告请求由被诉侵权人向专利复审委员会发起，专利复审委员会受理后，为避免司法裁判与专利复审的结果矛盾，法院通常会裁定中止审理侵权纠纷，等待专利复审委员会的审理结果。中止审理的制度实际使专利侵权纠纷至少需要经历三个不同机构的审理才能取得终审判决，人为地延长了专利侵权审理的周期。【2】在技术性较强的专利侵权案件中，经历专利无效宣告、侵权纠纷的一审以及二审，以及针对无效宣告的行政诉讼一审、二审，其周期通常长达数年，双方当事人均可能因此造成巨大的损失。【3】

（2） 引入专利无效抗辩能有效缩短专利侵权纠纷的审理周期。引入专利无效抗辩赋予法院在个案中认定专利权是否存在无效理由的权力，法院无需等待专利复审委员会的无效宣告决定，使得专利侵权纠纷的审理能够真正的两审终审【4】，实现专利侵权纠纷一次性解决的目的，符合诉讼经济的原则，使得专利侵权诉讼的审理大大加快速度。【5】

2． 引入专利无效抗辩有利于避免循环诉讼和程序拖延

引入专利无效抗辩后，被告直接进行专利无效抗辩，法院直接对专利效力进行判断，可以避免循环诉讼和程序拖延

（1） 专利侵权纠纷中，专利无效程序可能导致循环诉讼和程序拖延。第一，在我国的法律框架下，专利无效宣告是专利复审委员会作出的具体行政行为，法院只能审查该行政行为的合法性，如果经审查认定该行政行为不合法，法院只能判决撤销，要求专利复审委员会重新作出决定，而不能直接变更该行政行为。专利复审委员会基于不同的事实理由重新作出的决定又可能被起诉，由此产生循环诉讼。第二，在行政诉讼中，法院认定专利复审委员会的无效宣告决定不合法并撤销后，无效宣告请求人很可能基于新的证据或理由再次请求宣告专利无效，专利复审委员会可能又要启动一个新的无效程序，审理侵权案件的法院还得继续中止诉讼、等待无效程序的结果，这样就会导致侵权诉讼程序久拖不决。

（2） 引入专利无效抗辩能有效避免循环诉讼和程序拖延。第一，引入专利无效抗辩后，被告可以直接进行无效抗辩，而不必向专利复审委员会提出无效宣告请求，审理侵权案件的法院不必中止诉讼，从而可以避免上述循环诉讼和程序拖延的情况发生。第二，法院对专利权的效力判定是一个司法判定，针对该判定不存在另行起诉的情况。基于司法判决的既判力原理，当事人不得在另案中提出与该判决相反的主张，法院亦不得作出与该判决冲突的裁判。因此，终审判决中的专利效力判断具有终局性，可以避免循环诉讼。

综上，我国的无效程序存在延长专利侵权纠纷审理周期及导致循环诉讼、程序拖延的问题，无效抗辩能够有效克服上述问弊端，因此有必要引入无效抗辩。

二、 引入无效抗辩是否可行

引入无效抗辩在理论和实践上都是可行的。法理上并没有排除引入无效抗辩，我国的司法制度与行政制度也均没有排斥无效抗辩。

1． 引入无效抗辩在法理上是否可行

学者归纳引入无效抗辩的法理依据主要有以下两个：

（1） 基于行政行为无效法理，引入无效抗辩不存在法理上的障碍。【6】对于可撤销的行政行为，应严格遵守行政行为公定力原理，作出机关具有排他的撤销权限。然而，对于无效的行政行为，其法律效力自始无效，故司法机关可以直接判定其效力。【7】在专利授权行为的无效问题上，若该授权行为本身就是无效的，法院应当有权直接判定其为无效的专利授权。

（2） 基于禁止权利滥用原则，引入无效抗辩也不存在障碍。任何人不得滥用其权利损害他人或者公共利益。若涉案专利存在明显无效事由时，技术方案应当属于现有公共技术，该技术应当属于社会公共财产。专利权人的停止侵害请求权和损害赔偿请求权明显属于不正当利益，且使被告承受不正当的负担。【8】在被告已经提出该专利应为无效的前提下，专利权人对被告行使专利权的行为属于专利权滥用。【9】因此，法院也应当有权直接判定该专利无效。

综上，引入无效抗辩在法理上可行，不存在障碍。

2． 引入无效抗辩在实践中是否可行

引入无效抗辩在实践中也是可行的。我国的司法制度改革为引入无效抗辩扫除了障碍。

（1） 我国知识产权法院及最高院知识产权法庭的设立，保证了专利效力判断标准的统一，可实现集中确权功能。我国于2014年开始设立知识产权法院，现已设立北京、上海、广州三家知识产权法院，实现专利侵权纠纷的专门审理。2019年设立的最高人民法院知识产权法庭作为知识产权纠纷的上诉法庭，统一处理全国的专利侵权纠纷的上诉审，可以有效避免终审判决专利效力标准的不一致。同时提高了专利侵权纠纷上诉审的法院级别，使其判决更具有权威性。

（2） 知识产权法院及技术调查官等制度的设立，可以保证法院进行专利效力判断的专业性。由专利复审委员会排他管辖专利无效纠纷的一个非常重要的原因是一般的法院没有专业知识处理专利无效纠纷。知识产权法院每年处理大量的专利侵权纠纷，主审法官通常具有处理专利侵权纠纷的专业知识及经验。技术调查官制度的设立加强了法院对技术性较强的专利侵权纠纷的审理能力。另外，现有的专家证人制度也能帮助法官理解技术性较强的专业知识。我国多数的专利侵权纠纷涉及的专利是未经实质审查的实用新型或外观设计专利，其对专业性知识的要求通常较低，现有的司法制度可以保证法院进行专利无效判断的专业性。

三、 引入无效抗辩是否有不利后果

尽管引入无效抗辩看似有可能导致司法机关案件压力增大或者权利行使成本剧增等不利后果，但这些不利后果均可或者已经通过司法制度改革消除。引入无效抗辩不会导致重大的不利后果。

（1） 引入无效抗辩不会导致司法机关案件压力增大，进而导致权利人维权效率低下。诚然，若仅法院有权进行专利效力判断，则理论上大量专利无效纠纷会涌入法院，可能会造成法院的审理压力过大而无法及时判决。然而，实践中依然会有大量专利无效纠纷会由专利复审委员会进行审查，例如潜在侵权人希望确认涉案专利无效而实现其不侵权的主张。引入无效抗辩仅赋予法院在专利侵权纠纷中对涉案专利效力进行判断，即法院仅在被告提出无效抗辩时判断涉案专利的效力，并不是专利效力判断的专门机关。故引入无效抗辩对法院的案件压力不会产生多大的影响。因此，引入无效抗辩不但不会导致权利人维权效率低下，而且缩短了侵权案件的审理时间，提高了权利人的维权效率。

（2） 引入无效抗辩不会导致权利行使成本剧增。不可否认，多数诉讼的成本确实比专利复审委员会的无效宣告程序更大，如果单独将法院判断专利效力的成本与无效宣告程序对比，可以得出专利复审委员会作为专利效力的判断者更优的结论。然而，上述对比是片面的。如上所述，法院仅在专利侵权纠纷中被告提出无效抗辩的前提下才会对涉案专利的效力进行判断，所以其对比的对象应当为专利侵权纠纷中引入无效抗辩所增加的成本。显然，两审终审且具备既判力的法院判决相对于三级审理加上循环诉讼的成本要低得多。因此，引入无效抗辩不仅不会导致权利行使成本剧增，反而会降低权利行使成本。

综上，引入无效抗辩对法院的案件压力不会产生多大的影响，且降低了权利行使成本，并不会导致上述的不利后果。

四、总结

我国现有的专利无效程序与侵权程序的两元机制可能会产生循环诉讼的问题。基于行政无效行为法理或禁止权利滥用原则，可引入无效抗辩以克服上述弊端。在我国推进知识产权强国战略的背景下，司法制度改革正在积极推进中。目前全国已设立北京、上海、广州三个知识产权法院及最高院知识产权法庭，统一审理专利侵权案子，专利效力判断标准的统一可以得到保证。在技术调查官、专家辅助人、专家陪审员的协助下，法官对专利效力判断的专利性也得到了保证。并且，引入无效抗辩也不会带来重大不利后果。因此，引入无效抗辩是合理的，专利法第四次修正中应当作出相应的规定。

注释

【1】罗东川：修改完善专利无效程序，中国审判网http://www.chinatrial.net.cn/news/26204.html，最后访问于2019年6月3日。

【2】张鹏：“我国专利无效判断上‘双轨制构造’的弊端及其克服—以专利侵权诉讼中无效抗辩制度的继受为中心”，《政治与法律》2014年第12期，第127页。

【3】当前，专利行政诉讼的一审法院北京知识产权法院技术类案件积压严重，据了解，尚有四千五百余件技术类案件未审结，其中专利行政案件两千六百余件，目前除少量2016年受理的案件尚未审结外，已经开始审理2017年中受理的专利行政案件，延迟审理达到两年之久。

【4】管育鹰：“专利无效抗辩的引入与知识产权法院建设”，《法学论坛》2016年第6期，第52页。

【5】李扬：“日本专利权当然无效抗辩原则及其启示”，《法律科学》2012年第1期，第172页。

【6】李扬：同注[4]，第169页。

【7】张鹏：同注[2]，第132页。

【8】李扬：同注[4]，第170页。

【9】同上注。