从中泰瑞幸商标案看商标遭遇抢注的保护难点及应对

一、中泰瑞幸商标案基本情况

2023年12月1日，泰国法院对中国瑞幸咖啡公司（下称“中国瑞幸”）诉泰国皇家50R集团侵犯商标版权做出判决，并判决中国瑞幸咖啡败诉。12月19日，泰国皇家50R集团向法院正式提交诉讼，要求中国瑞幸赔偿其经济损失100亿泰铢（折合人民币约20亿元），成为近年来跨境商标诉讼案件中要求损害赔偿较高的案件之一。目前，该案件是否会和解或提交至泰国最高法院审理尚不可知，但确为中国本土企业的商标海外布局与保护敲响警钟。

中国瑞幸咖啡创立于2017年10月，目前国内门店数量已超过一万家，成为中国最受欢迎的咖啡品牌之一。泰国瑞幸与中国瑞幸毫无商业联系，但已抢先在泰国商务部合法注册瑞幸商标，并成功获准使用该商标经营销售茶和咖啡等饮料的咖啡店业务，自2020年12月起开始在泰国营业。其商标与中国瑞幸商标几乎完全左右对称，咖啡杯样式、店内装潢亦与中国瑞幸近乎一致，在泰国本地被消费者误认为是中国瑞幸的泰国分店。

2021年10月，中国瑞幸向泰国法院起诉，请求宣告泰国瑞幸商标无效，并要求泰国瑞幸支付损害赔偿。2022年11月，泰国知识产权和国际贸易中央法庭判决支持中国诉讼请求，但在Specialized Court of Appeal二审审理后判决中国瑞幸不属于利害关系人，不是适格主体，并因此判决中国瑞幸败诉。

二审法院认定中国瑞幸不是适格原告的关键因素，在于中国瑞幸商标的转让生效时间晚于中国瑞幸起诉泰国瑞幸的时间。北京瑞吉咖啡技术有限公司是瑞幸咖啡商标在中国的注册人，2021年5月北京瑞吉决定将商标转让给中国瑞幸，并于2021年11月在国家知识产权局刊登转让公告。由于我国《商标法》第四十二条规定，受让人自公告之日起享有商标专用权，而中国瑞幸起诉泰国瑞幸的时间为2021年10月。因此中国瑞幸提起诉讼之时并没有获得商标权，被泰国法院认定为不适格原告，从而直接驳回了中国瑞幸的诉讼请求。[1]

二、中泰瑞幸商标案的关键难点与突破口

商标抢注行为虽然有违道德，会对正常经营造成不良影响，但也有学者认为，商战即战场，商标抢注行为只是争取利益最大化的商业行为。甚至国际知名企业也会选择抢注商标，如西门子全资公司欧司朗公司在德国抢注厦门东林公司的“Firefly萤火虫”商标，从而阻止中国企业在德国的发展。无论如何界定商标抢注行为的性质，企业在海外扩张时都需要尽可能规避商标抢注。在中泰瑞幸商标侵权案中，中国瑞幸败诉的关键点在于商标转让公示生效制度导致主体不适格，但该问题经过与原商标权人的合作仍存在化解可能性。

（一）关键难点：商标转让合同的生效起点

中国瑞幸一审胜诉而二审败诉，其核心点在于二审法院发现了中国瑞幸商标转让合同签订与生效之间的时间差。2021年5月至2021年11月之间，即使中国瑞幸已经事实上完成商标转让合同的签订，但仍没有获取商标权。实际上，这已经不是第一次企业由于商标转让合同生效时间点问题，在商标被海外抢注后处于劣势，2010年著名的“iPad”案同样如此。可见，企业非常容易忽视商标转让合同签订与生效的区别，从而在法律上陷入无权使用商标的局面。

“iPad”商标权属争议纠纷始于2010年，于2012年结案，由IP Applicant与台湾唯冠公司签订的转让八国商标合同引起，最终由苹果向深圳唯冠支付6000万美元结束。该案件在国内和国际上都引起了广泛的讨论，并被列入“2012年中国法院知识产权司法保护10大案件”。在该事件中，苹果公司在进入中国大陆市场之前，没有对中国大陆的商标法进行充分调研，从而在于台湾唯冠签署合同之后，没有完成商标转让登记等手续，即开始在全球范围内进行大规模的使用。而深圳唯冠在认识到“iPad”商标存在的巨大商业价值之后，拒绝承认该转让合同，从而导致苹果公司在法律上无权使用商标。[2]

我国《商标法》规定商标转让公示生效，以公示公信原则为基础，主要出于注册商标转让的复杂性和注册商标权涉及的公益考量。注册商标具有排他性，因此其变动须有一定的外在表现形式，单纯的转让合同不具备向社会公示的效果，故需要经公告生效。但这并非唯一做法，国际上有部分国家采纳了登记对抗主义。例如，法国《知识产权法典》第714.7条规定：“任何注册商标的权利移转或变更非经在全国商标登记簿上登记，不得用以对抗第三人。”我国台湾地区2003年“商标法”第42条规定：“商标权之移转，非经商标专责机关登记者，不得对抗第三人。”也有国家将登记作为获得损害赔偿的要件，如英国《商标法》第 25条规定：“在交易规定的细节被登记之前所发生的有关注册商标的侵权，其无权享有损害赔偿金或收益交代。”

由此，中国企业应当重视商标转让合同公示生效的时间点，在不同国家开展业务的企业应当尤其重视不同国家商标转让制度的不同，避免发生诉讼主体不适格或无权使用的问题。

（二）突破口：与原商标权人联合对抗恶意抢注的非正义性

中国瑞幸起诉泰国瑞幸的时间点为2021年11月，此时中国瑞幸商标的商标权人，即本案的适格原告，为北京瑞吉咖啡技术有限公司。因此，中国瑞幸可以积极与北京瑞吉合作，尝试解决诉讼主体适格的问题。需要注意的是，商标转让前的侵权行为请求权之归属，属于转让人还是受让人，法律尚无明确规定。实践中，北京市高级人民法院、江苏省高级人民法院、天津市高级人民法院、深圳市中级人民法院等均认为，对于转让前发生的侵权行为不能主张权利。但有特别约定或者至商标转让公告之日仍在持续的侵权行为除外。[3]一方面，中泰商标案中泰国瑞幸的营业时间为2020年12月，属于“至商标转让公告之日仍在持续的侵权行为”。另一方面，中国瑞幸和北京吉瑞可以积极寻找有无存在“特别约定”的证据。

在获得适格主体资格的基础上，商标抢注问题并非无解。有学者认为，“商标权作为一种财产权，来自于商标的实际使用以及由此而产生的商誉，而非来自于行政机关的商标注册。”[4]因此，可以根据案件具体情况，选择不以使用为目的的抢注、违反诚实信用原则、存在其他不良影响的辩护策略，或通过驰名商标保护路径，[5]或论证抢注人与国内企业商标权人存在特殊关系等[6]，提升本国企业夺回商标的成功率。天津“狗不理”包子被日本公司抢注、“王致和”商标被德国抢注等经典案例，均是通过积极维权获得商标权，可以为中泰瑞幸商标案及其他国内企业商标被抢注案提供有力参考。

天津“狗不理”案中，由于中国与日本都是《巴黎公约》成员国，“狗不理”商标属于中国驰名商标，无论根据《巴黎公约》还是日本国内法，该驰名商标都可以在日本境内获得商标法保护。考虑到双方之前的合作伙伴关系与未来在日本境内的企业发展需求，天津狗不理公司最终决定放弃诉讼程序，与日本大荣株式会社协商并要回了“狗不理”商标的商标权。

王致和公司认为德国欧凯公司的抢注行为侵犯其著作权，涉案商标由王致和公司聘请中央工艺美术学院的黄伟教授设计，根据《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的规定，在一个成员国享有著作权的权利人，在其他国家自动同样拥有著作权。德国欧凯公司将设计完全相同的商标申请注册，属于“与他人的在先权利相冲突”，因而本不能获得商标权。另外，欧凯公司的抢注行为违反了德国《反不正当竞争法》的规定。欧凯公司是王致和公司在德国销售代理商，在联络代理事项的过程中将商标相关资料据为己有并注册商标，其目的是垄断王致和公司在德国的销售权限，违反商业道德和公平竞争原则。最终，一审、二审均判定王致和公司胜诉。[7]

中泰瑞幸咖啡案中，中国瑞幸咖啡品牌作为近年来中国最热门的咖啡品牌之一，可以以驰名商标保护作为主要切入点之一，寻找证据论证相关公众对商标的知晓程度、商标使用的持续时间、商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围等因素。此外，由于被告方泰国皇家50R集团有过多次商标抢注行为，其中包含大量中国的知名商标，如李子柒、李佳琦、蜜雪冰城、京东、拼多多等，其行为有可能落入泰国商标法第八部分第九条规定的“违反公共秩序、道德”的行为，导致泰国商标无效。实际上，从一审法院支持中国瑞幸的态度来看，泰国法院已经认为泰国瑞幸属于恶意的商标抢注行为，泰国瑞幸商标权应属无效。总的来看，中国瑞幸若继续积极搜集证据并主张抗辩，仍很可能助于夺回在泰国的商标权，以便未来开辟泰国市场。

三、中泰瑞幸商标案对中国企业的启示

中泰瑞幸商标案作为中国商标被抢注案件的又一典型案件，反映出我国企业应为商标抢注案件仍有缺漏。各企业应当加强对国内外商标法的了解，利用各国商标注册制度或国际条约尽快注册商标，加强对各国商标注册行为的监管，对抢注行为及时维权，维护企业商标利益和海外市场利益。

（一）提前谋划国际布局，尽早注册商标

对于申请在先制的国家，提前构建国际市场的商标布局，尽早在拟开辟市场注册商标，是应对企业商标抢注的最有效方法。商标得以抢注的前提，是该企业在某一国家和地区没有自主进行商标申请，一旦企业预先进行了商标注册，则抢注者的抢注行为将由于“与在先权利相冲突”而失败。[8]而对于使用在先制的国家，商标被抢注的风险较小，但是企业也应当尽早在商标投入使用之后提起商标注册，并且在商标使用的过程中保留好使用证据。对于混合制的国家，不仅需要注重对商标的使用以及对使用证据的保存，还需要尽早提起注册，做好两手准备。相比之下，马德里商标注册是一种较为简便的商标注册方式，可以有效减少企业商标注册的时间和费用。[9]但是，马德里商标注册体系也存在一定风险，如果作为基础申请的商标在基础申请国被驳回，将可能导致该商标在马德里注册体系内的整体失效。还有一些加入了马德里协议的国家提出了与协议不一致的细致规定，这要求企业在做法律调研时更加细致。

同时，企业进行商标注册还需要考虑到经济和时间成本，根据产品本身的销售范围、销售战略、地理位置等，选择未来可能拓展的海外市场进行商标注册。商标的申请和维护均需要企业付出大量的时间和经济成本，对于以盈利为最终目的的企业来说，进行适当取舍才是最明智的选择。[10]

（二）运用非商标权利与非诉讼途径维护自身权利

对于商标权利的保护，不仅局限于商标法本身，还可以使用著作权法、反不正当竞争法、合同法、民商法等其他部门法保护。[11]如在“王致和”商标归属纠纷案中，由于商标抢注行为在法律层面并不违反商标法，因此王致和公司在进行法律诉讼时，更多将诉讼重点放置于商标抢注以外的著作权侵权和反不正当竞争中，这样的诉讼策略值得中国企业参考。由于商标抢注通常是将他人的商标照搬或简单修改，很有可能侵犯著作权中的美术作品复制权，使用著作权进行保护可以提高胜诉可能性。同时，商标抢注实际上是直接利用其他经营者的经营成果为自己谋取利益的行为，在部分国家属于违反商业道德和公平竞争的市场规则的行为，因此，对商标抢注行为以不正当竞争为由提出诉讼，也不失为一个胜算较大的诉讼角度。

此外，商标抢注的维权途径也不仅限于诉讼方式。中国企业可以积极采用商业手段和法律手段综合解决商标抢注问题，如向抢注人发送警告函，积极在相关国家和地区进行备案，通过协商转让、溢价购买、商标异议、无效宣告、司法诉讼等方式，综合评估取得商标权利的最佳手段。

（三）建立预先评估机制，进行事前、事中、事后监督

有意向开拓国际业务的国内企业，应当在开拓市场前、中、后进行持续监督，监控国外商标局审核商标的情况，有类似商标被注册时应当及时提出。国际上各个国家都对商标审核规定了异议期制度，因此企业应当利用好一般三至六个月，甚至更长的异议期。在异议期期间提出阻止申请。相比于事后维权，事前异议的成功概率更大，并且费用更低，耗时更短，对企业国际业务的开展影响更少。“洋河”商标被泰国抢注案便是在异议期期间提出异议，夺回商标权利的典型案例。[12]

商标评估和监督系统是一个非常庞大且专业的工程，一般需要专门人员完成，因此建议企业设立专门的知识产权部门，或者委托专门的知识产权公司实时检测知识产权公告，建立常态化、正规化的海外商标监控系统，一旦发现他人在其他国家申请相同或相似商标，企业的知识产权业务组应当迅速告知企业，及时、准确、专业的阻止商标抢注行为。此外，还需要警惕曾经或正在合作的交易伙伴，例如曾经委托的商标代理商、曾经与自己有过合作意向并进行了信息交换的企业。做好有关商标信息或海外市场拓展计划的保密工作，防止自己的商标信息被他人窃取或泄露，从而进行商标抢注行为。[13]

注释

[1]任羽潇，李渤. 中国瑞幸在泰国维权失败的原因及下一步建议——兼谈泰国商标无效宣告制度[EB/OL]，https://mp.weixin.qq.com/s/KfWL6CJ0a-xjdRskdxoWdQ.2023-12-31.

[2] 陈玉琼.iPad商标之争对企业商标海外申请工作的启示[J].中华商标,2020,(06):67-69.

[3]北京市高级人民法院发布的《关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》、江苏省高级人民法院发布的《侵犯商标权纠纷案件审理指南》、天津市高级人民法院发布的《侵犯商标权纠纷案件审理指南》、深圳市中级人民法院发布的《关于知识产权民事纠纷案件诉讼主体若干问题的裁判指引》等文件。

[4]李明德.两大法系背景下的商标保护制度[J].知识产权,2021,(08):20

[5]宁立志,叶紫薇.商标恶意抢注法律适用研究[J].法学评论,2022,40(02):185-190.

[6]张今,卢结华.商标法第十五条的价值定位与适用规则研究[J].电子知识产权,2020(02):4-11.

[7]母冰. “王致和”德国维权始末[N]. 人民法院报,2011-05-13(008).

[8] 杨建锋.商标抢注的国际法律规制及中国企业的利用——由王致和商标海外维权胜诉案谈起[J].科技与法律,2009,(06):36-39.

[9] 王睿哲.引导企业加强商标国际注册 积极布局海外市场[J].中华商标,2023(09):64-67.

[10] 陈玉琼.iPad商标之争对企业商标海外申请工作的启示[J].中华商标,2020,(06):67-69.

[11]魏丽丽.商标恶意抢注法律规制路径探究[J].政法论丛,2020,(01):119-121.

[12] 王合锋,薛友飞.中国商标海外被频频抢注的原因和应对策略——从“洋河”商标泰国抢注异议案说起[J].中华商标,2017,(06):23-25.

[13]曹中强,杨敏锋.中国企业商标海外被抢注的原因与应对[J].中华商标,2019(04):46-49.