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ciplawyer@163.com骑客无效对手核心专利 步步惊心后华丽逆袭
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2016年3月以来，中国扭扭车产业在美连遭多起337调查，国际战场硝烟四起，而国内暗涌的专利战或许才刚刚开始。骑客法务部向China IP记者表示：“无效国内陈和专利，不仅仅是澄清长期以来外界对骑客的误解，也是为了我们后面的专利反攻做准备。”作为337调查后唯一一家奋起反攻的中国企业，在今年5月19日和8月22日，骑客连续两次在美对Razor提起专利侵权诉讼，这似乎也彰显着这家中国初创公司进军美国市场的自信和野心。
由278专利引发的恩怨情仇
据China IP了解，美国发明专利US8，738，278（以下简称“278专利”）一直被坊间视为扭扭车行业最早的基础专利。记者查找公开资料发现，278专利的正式申请日是在2013年2月11日，经过公示后于2014年5月27日获得授权。而为了抢先获得创意保护，陈星早在正式申请的一年前，即2012年2月12日就通过美国临时专利申请，保证自己的方案不被他人抢先注册。
2013年3月，在对278专利提出正式申请后不久，陈星又在中国申请了与之极为相似的扭扭车实用新型专利（专利号：201320128469.4），该专利于2013年8月28日获得授权，只是发明人和权利人却是陈和——坊间传闻是陈星的堂兄弟。骑客向China IP透露，在此次专利无效口审中，陈和本人亲自出庭，并当庭承认自己是陈星的弟弟。然而，记者不禁要追问，如此重要的行业基础专利，为何在中国只单单申请了实用新型专利？根据《巴黎公约》，提出国际优先权日的期限是12个月，而这项实用新型专利的申请时间为何偏偏迟于美国首次申请日一年呢？
根据知情者提供的线索，China IP记者在进一步检索时发现，事实上，早在2012年4月18日，在第一次对278专利提出美国临时专利申请后不久，陈星便已在中国同步提出对应的发明专利（申请号：201210112847.X）申请。因为更换了发明人身份，陈星并未要求美国专利申请的优先权日。据资料了解，该发明专利在申请阶段被驳回，最终并未获得授权，而已被授权的实用新型专利，则是在收到发明专利第一次审查意见通知书后，权利人补充了一个实施例提出的。广东哲力知识产权事务所律师刘兴彬曾将这项278发明专利对应的中国实用新型专利评论为“似有不得已而为之的意味”，而这样的申请策略“亦暴露了该专利先天的不稳定性”。2015年9月，美国电动滑板车巨头Razor公司以1000万美金的价格获得了278专利的独占许可，却并没有过问其对应的中国专利，法律人士曾有猜测，或许身经百战的Razor公司对个中专利风险早有洞察？
美国奥睿律师事务所合伙人马宇峰曾在接受China IP记者采访时表示：“同样的一项发明，在中国和美国却分别被放在两个发明人名下，其专利的有效性本身便值得令人怀疑。从专利法角度而言，这项专利到底属于哪一个发明人？无论如何，发明人至少欺骗了某一方专利局。”据骑客向China IP透露，在陈星把278专利独家授权给了美国老牌巨头Razor之后，陈和所持有的中国专利亦在对外进行授权，在马宇峰看来，这可能导致同一发明下的中美两套专利发生自相矛盾的法律风险：一旦陈和专利授权厂商的产品出口美国，很可能和陈星的在美专利，即Razor手中持有的专利狭路相逢，面临在美侵权风险；而同样的可能性也会发生在Razor的产品进军中国市场时。陈星和陈和的做法，在法律人士看来，似乎蒙着令外界读不懂的谜团，而遗憾的是，截至发稿前，记者也未能联系到这两位当事人进一步探求更多的事实细节。
2016年1月4日，骑客向专利复审委请求宣告278专利对应的中国实用新型专利（专利号201320128469.4）无效，至2016年7月1日，专利复审委最终做出审查决定，以不具备新颖性为理由，宣告陈和的该项专利权全部无效。
颇具戏剧意味的是，此次骑客用来无效该实用新型专利的证据，恰恰是陈星本人创建的Solo Wheel公司自己的一项发明专利。无效新闻一出，《美中时报》即发文《美国Razor337涉案专利对应中国专利被宣告无效》，而Solo Wheel紧跟其后发布火药味十足的长篇声明《就“美国Razor337涉案专利对应中国专利被宣告无效”一文特别声明》，认为骑客断章取义、误导大众，试图独家还原其被无效的真实理由。《特别声明》中称，“Solo Wheel本身拥有的发明专利与本身拥有的实用新型专利有重叠部分，使得该实用新型专利缺乏新颖性，故而失效。”除了“失效”一词明显系法律语言用法错误，浙江英普律师事务所律师陈小良曾专门就该《特别声明》撰写一篇“普法文”解释，“如果只是因为有重叠部分，则显然可以看出实用新型专利与发明专利并不完全相同，仅是部分技术特征重叠，其它部分技术特征应当是不相同的，所以，这样的实用新型专利不可能缺乏新颖性，也不可能因为缺乏新颖性而被无效。若专利因缺乏新颖性而被无效，则只能是因被无效专利的技术特征在对比文件中全部可以找到。”
骑客法务总监李露亦向China IP表示，“事实上在专利无效的过程中，由于发明人自身的不专业而导致专利被提前公开的案例也很常见，中国早期的很多专利就是这样被公开的。”在骑客看来，原本就带有如此致命瑕疵的专利，被无效后当事方完全不必摆出如此义愤填膺之态。2015年，Solo Wheel中国独家代理商英凡蒂科贸有限公司在接受雷锋网采访时透露，“对于Solo Wheel而言，国内已经有5家厂商从其处获得了专利授权，Solo Wheel在2014年获得的专利授权费用居然超过了其销售额，成为中国区最赚钱的一项业务。”如今，这家以专利授权作为重点业务的公司却不得不面对中国核心专利被无效的尴尬局面，如此反转的剧情的确有几分讽刺的意味了。
207专利下的疑问和谜团
此前，Solo Wheel曾发文称，其旗下的双轮车同时拥有一项发明专利、一项外观设计专利和一项实用新型专利。据悉，该发明专利申请号为201110435720.7（以下简称“207专利”），发明名称为“自平衡式两轮电动车”，发明人和权利人均是陈和。而申请日则更引人侧目——该专利在2011年12月23提出申请，甚至比278专利在美国首次的临时申请日还要早两个月。因此，近日也有业内人士声称，207专利才是扭扭车最早的基础专利，其杀伤威力甚至超过了此前业内奉为始祖的278专利。
“查到这个专利时我们感到很奇怪。当初在检索美国278专利的同族专利时，发现并没有与之有直接优先权等关系的专利，直到后来我们发现国内有和278专利内容相同的发明专利，从图形、技术内容等方面，和被无效的实用新型专利几乎是一样的，简直是美国278专利的中国翻译版。”李露这样告诉China IP记者。
记者进一步调取207专利审查纪录时发现，该专利可谓经历了一波三折的多舛命运。从2011年12月23日提出申请，到2015年5月27日最终获得授权，三年半的时间里，这项专利共经历了四次审查意见答复、五次权力要求书的修改和一次视为撤回的恢复权利程序。值得玩味的是，前三次审查意见中，国家知识产权局均以“权利要求不具备创造性，专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，不具备被授予专利权的前景”为理由，驳回以陈和本人作为申请人的207专利申请。经历了三次驳回，2014年10月30日，在接到第四次审查意见通知书后，陈和终于委托了一家代理机构——杭州裕阳专利事务所为其进行意见陈述，并于2015年3月10日进行了权利要求修改。终于，在经过此轮意见答复和修改后不久，2015年4月1日，历时三年半的207专利尘埃落地，最终被授予发明专利权。
只是，颇具巧合的是，陈和所委托的代理机构——杭州裕阳专利事务所，恰恰也是杭州骑客多年来一直保持长期合作的事务所。两家行业对手同时委托同一家知名度不高的中小型代理所，似乎给坊间传闻留下了太多的想象空间。从时间来看，两家公司在专利的申请和授权时间上亦非常接近。2014年6月13日，骑客在这家代理所完成了专利申请，陈和亦是在这一年10月委托杭州裕阳进行第四次审查意见答复；骑客的实用新型专利在2015年初获得授权，2015年4月1日，陈和207发明专利也获得授权。由于双方在当时并未发生诉讼，事务所并不存在主观过错，但骑客也向China IP表达了自己的疑问，“我们的扭扭车，包括之前几乎所有的专利申请，一直都和这家事务所保持着长期的合作。如果一定要说哪家事务所对我们的技术最了解，那肯定是这一家。但偏偏碰巧的是，也是这家事务所最终把陈和的专利改活了。”
在无效陈和实用新型专利之前，骑客一直以来长期饱受业内关于“剽窃者”一说的争议。“舆论的讨伐声里一直刻意回避骑客的研发背景，事实上，我们从2006年就已经开始介入相关产品的研发，那时候的研发重点是平衡车最重要的控制系统。”李露拿出一份骑客平衡车专利列表向China IP记者介绍，2006年，应佳伟创建孵化器公司杭州亿脑智能科技有限公司，借助和浙江大学的产学研合作开始进行智能代步车的相关研究与孵化，并于2009年开始申请相关专利。自2009年－2012年间，骑客申请了22项智能平衡车专利，直至具备成熟的科研基础和技术，得以成立杭州骑客公司进行扭扭车的产品生产和运作。今天的骑客扭扭车已经拥有150多项专利，然而作为一家初创公司，骑客在初期的专利布局中犯了一个中国企业常常出现的致命失误——产品先于专利上市。2014年8月，骑客发布第一台扭扭车，却在发布前两个月才开始着手专利申请事宜，这最终导致了骑客今天所面临的诸多被动局面。
此前，Solo Wheel《特别声明》中称：“在我们发明专利之后的相关专利，包括骑客公司的相关专利，也都将会面临被无效的结局。”以及“我司在中国的发明专利申请日期为：2011.12.23；而骑客公司的专利申请日期为：2014.06.12。依专利法，所有后申请的同类发明专利均视为无效。”在陈小良律师看来，得出此结论未免缺乏法律依据而显得过于草率和不负责任，他在撰文中这样解释：“专利是否会被无效，应当看相关专利的技术特征是否公开、是否不具有创造性等符合无效的理由，而非仅看产品的名称而一棒子打死，更不能因是同类发明的专利而简单就认定在后申请的专利肯定会被无效。归根结底，还是以技术特征、技术方案的对比为准。”
据悉，骑客已于今年3月向专利复审委提起了对207专利的无效请求，目前该案仍在进展当中。
对抗Razor 升级在美专利战
2016年年初至今，经历了亚马逊下架事件的中国扭扭车行业，还未从行业大洗牌的浩劫中恢复过来，便继续连遭3次来自美国337调查的重击，在涉案的十几家在华扭扭车车企中，除了积极应诉外，骑客也是唯一一家奋起反攻的被诉方。
China IP从骑客了解到，2016年年初，Razor公司曾率人亲自到骑客位于杭州余杭区的工厂进行拜访，在外界猜测双方将开启合作可能性时，一场突如其来的337调查震撼了整个产业界。2016年3月22日，Razor手握从陈星那里独占许可而来的王牌——US8，738，278专利，向美国ITC提出337立案调查申请，骑客亦被列入29家被告名单中。5月19日，事隔仅2个月后，骑客迅速启动专利反击战，委托美国资深大所奥睿律师事务所在加州中区联邦法院对Razor提起专利侵权诉讼，声称其侵犯了骑客USD737，723号外观设计专利。
“因为公司在美国进行专利布局的时间比较晚，5月份起诉Razor的时候，事实上我们还没有拿到美国发明专利的授权，但我们不能等，所以只能用已授权的外观设计专利进行起诉。”李露告诉China IP记者，“直到发明专利被授权后，针对Razor最新发布的2.0版的新产品，我们毫不犹豫地用发明专利再次发起了诉讼。”8月24日，距离第一起诉讼案3个月后，骑客再次将Razor诉至加利福尼亚中区地方法院，声称对方侵犯其US9，376，155号发明专利。据悉，目前两起案子均已立案，第一起诉讼已进入法官排期阶段。
而无效Razor337案中278专利对应的中国实用新型专利，是否会影响骑客在美诉讼的问题，李露告诉China IP：“美国与中国的专利法在权利要求范围界定、技术方案界定等方面虽然是完全不同的两个体系，但一项发明的技术内容是一样的，中国专利出现的问题或多或少也会在另外的案子中有所反映。然而，从专业的法律角度而言，直接影响不一定有，间接影响可能是会有的。”
在Razor337案中，记者从骑客了解到一个重要插曲——案子进展过程中，Razor将其涉案的278专利申请了“重新颁发程序（reissue）”，令人倍感意外。有美国律师向China IP解释，作为美国专利法中一项特殊的程序，重新颁发程序允许专利权人吃“后悔药”，一旦认为已授权专利含有瑕疵、错误而可能导致该专利全部或部分无效时，权利人可以在“承认错误”的先决条件下，申请“重新颁发”程序进行修正，专利局会在专利权人放弃原始专利之后，根据新修改的申请重新颁发专利。
“这项程序对于专利权人本身而言，是非常具有风险性的。一旦新修改的专利无法获得授权，就相当于把自己原始专利的瑕疵公布于众。新专利保不住，原始专利又暴露了瑕疵，被对手抓到就逃不掉了。”李露告诉China IP记者，“而一件在337案子中使用的重要专利居然在案子进展过程中才发现存在瑕疵，甚至不得已申请了重新颁发程序来替换原278专利，这是一个什么概念？一旦新修专利获得授权，原始专利失效，那么基于原专利而来的普遍排除令最终从何而来？对我们被告而言，最终很可能白白耗费数百万美金的律师费。”
据李露透露，骑客已委托律师向ITC提出请求，要求Razor要么选择停止重新颁发程序，要么选择停止337调查。最终，Razor放弃了重新颁发程序，虽孤注一掷地继续跟进337，却也一招不慎将涉案专利瑕疵意外暴露。“因为对方当时已经提交了专利瑕疵资料，如果后期我们还要继续走无效程序，这些材料可以直接拿来使用。”李露说。可以预见的是，扭扭车江湖正上演着步步惊心的专利大战，用专利打通一个安全的国际市场，中国的创新企业已经华丽转身，开始走上一条逆袭之路。
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