外观设计为公众所知的审查判定

　　（作者：赵千喜 湖北省武汉市中级人民法院知识产权庭法官）

　　【裁判要旨】

　　申请人就产品的外观申请专利保护之前即委托他人进行产品加工制造，该受托人在接受委托后又转托第三方生产时，如专利权人或其受托人未就产品外观设计方案向第三方提出明确保密要求，而第三方已实施了产品加工制造行为，基于产品外观易为人直接感知且难以保密的特性，可以认定产品外观设计已处于为公众所知晓的状态，对被控侵权人提出的现有设计抗辩应予支持，避免不当加重加工制作人对产品外观的保密义务。

　　【案情介绍】

　　2010年7月2日，原告马蒂布兰兹贸易（苏州）有限公司法定代表人伊马朗·侯赛因向国家知识产权局提出名为“牙刷包装卡”的外观设计专利申请，并于2011年1月12日获得授权（专利号：ZL201030232777.3）。之后，伊马朗·侯赛因授权原告在中国境内独占实施该专利。2013年7月，原告以被告湖北皇冠家庭用品有限公司在第113届中国进出口商品交易会上展示的牙刷包装卡侵害本案专利权为由，向法院提起诉讼，要求被告停止制造、销售和许诺销售侵权的牙刷包装卡，并赔偿经济损失30万元。皇冠公司则辩称该侵权包装卡是由案外人乐金公司生产，而乐金公司在本案专利申请日之前曾受案外人穗丰公司的委托生产过同种样式的包装卡，皇冠公司据此主张其展示的牙刷包装卡采用的是现有设计，并不侵权。经调查，乐金公司确曾于2010年4月30日与穗丰公司签订过《出口商品购销合同》，约定由穗丰公司按照对外出口情况向乐金公司订购牙刷产品，牙刷的包装设计由穗丰公司国外客户提供。乐金公司在收到穗丰公司客户的设计底稿后即开始组织生产，并在2010年6月向穗丰公司交付了牙刷产品，所交付的牙刷包装卡上印制有“Fluorodine”商标和马蒂布兰兹国际公司的客服地址、公司网址等。经比对，被控侵权牙刷包装卡采用的设计与乐金公司此前受托生产的包装卡的设计相同，只是将原包装卡上的“Fluorodine”商标及马蒂布兰兹国际公司的信息替换成皇冠公司的商标和企业信息。相关资料显示，马蒂布兰兹国际公司系原告公司的唯一法人股东，同时系“Fluorodine”商标的权利人，但原告在庭审中否认马蒂布兰兹国际公司曾委托穗丰公司生产过牙刷包装卡。

　　武汉市中级人民法院经审理认为：在判断被控侵权人的现有设计抗辩能否成立时，除要确定所援引抗辩的在先设计在专利申请日之前即已存在之外，还需要确定该在先设计能够为公众所知。本案中，从乐金公司受托生产的牙刷包装卡上标注的“Fluorodine”商标、客服地址和公司网址等信息推断，穗丰公司的国外客户可能系原告公司股东马蒂布兰兹国际公司，但原告并未提交证据证实马蒂布兰兹国际公司曾在本案专利申请日之前向穗丰公司交付过牙刷包装卡设计底稿并要求穗丰公司予以保密，《出口商品购销合同》中也未明确约定乐金公司需对穗丰公司客户提交的牙刷包装卡设计底稿进行保密，而牙刷包装卡在制造完成后其外观即已固定的呈现并容易为人所感知，也不能要求乐金公司对该包装卡的外观负担默示的保密义务。在乐金公司已利用在先设计制造了牙刷包装卡并完成交付的情况下，可以认定该在先设计已公开并能够为公众所知。因此，皇冠公司的现有设计抗辩主张成立，一审判决驳回原告的诉讼请求。原告不服提起上诉，湖北高院二审维持原判。

　　【法官评析】

　　本案系一起被控侵权人主张现有设计抗辩的外观设计侵权纠纷案件。在涉及到现有设计抗辩的案件中，如被控侵权人主张的在先设计来源于公开出版物，或者采用在先设计的产品在申请日前已公开使用或销售，通常即可判定该在先设计能够为公众所知。相较之下，如果申请人在专利申请日之前委托他人生产加工产品，该产品的外观设计因此而为受托人或者其转委托的第三人知悉时，是否表示该设计方案已为公众所知悉，则需结合具体情境进行分析。

　　一、产品设计在申请日前为不负保密义务的人所知悉时应初步推定已为公众所知

　　专利法第23条第4款规定，现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。但对如何判断一项设计是否为公众所知，专利法并没有作进一步的明确规定。有观点认为，只要某项技术或设计被一个不负有保密义务的人知悉，就可以认定为该技术或设计已构成公开。由于此种标准只需证明有一个不负有保密义务的人在申请日之前通过合法途径获知了该设计即可，在判断在先设计是否为公众所知时具有较强的操作性，为现行的专利审查实践和多数的司法案例所遵循。于此，判断知晓该在先设计方案的人是否负有保密义务就成为决定案件走向的关键。参照《专利审查指南2010》第二部分第三章第2.1条的规定，行为人除可能因保密协议承担明示的保密义务外，还可能基于社会观念或者商业习惯而被认为应承担保密义务，即负担默契的保密义务。本案中，即使依据乐金公司受托加工产品上标注的商标和企业信息推定穗丰公司的客户为原告股东马蒂布兰兹国际公司，但原告并未举证其股东在委托穗丰公司以及之后穗丰公司转托乐金公司生产牙刷包装卡时提及需对牙刷包装卡的设计进行保密，穗丰公司和乐金公司显然不负有明示的保密义务。而就默契保密义务而言，与产品技术方案或内部结构因不易为人得知，要求加工人对技术方案负担默示保密义务相对可行不同，产品的外观很容易为人所直接感知，特别是在如今摄影和录像技术高度发达的情况下，要保证产品外观不为他人所知的难度及耗费的代价都相当之大，要求乐金公司这类出口加工企业在从事产品加工时还要对产品的外观负担默示的保密义务，显然不当加重了出口加工企业的义务，也与通行的社会观念不符。因此，在本案专利设计方案在申请日前已为不负有保密义务的他人所知悉的情况下，应推定其已处于为公众所知的状态。

　　二、申请人对申请日前知悉专利设计方案的人不属于社会公众负有举证责任

　　从专利申请人的角度分析，将任一不负有保密义务的人事先知悉专利技术或专利设计后即认定该技术或设计为公众所知，也存在过于严苛之嫌，有可能导致申请人在专利申请之前得对拟申请专利保护的技术或设计方案处处设防的后果，且稍不小心就有使专利丧失新颖性的风险。为此，也有观点认为，“为公众所知”应指有关技术内容已经处于向公众公开的状态，使想要了解其技术内容的人都有可能通过正当的途径了解，而不仅仅是某些特定人所能了解；不仅如此，技术内容处于向公众公开的状态应由被控侵权人加以举证证明，如其不能证明该状态已客观存在，则不能认为“为公众所知”。此种强调“客观上为不特定人所知”的标准对专利申请人的约束较少，专利申请人可以在申请前因特定需求主动的向他人告知专利技术方案，或者在未采取必要保密措施导致技术方案为他人所知时，仍可主张该技术不为公众所知。但“客观上为不特定人所知”的标准也存在明显的弊端。一方面，该标准可能导致申请人在专利申请之前不注重对相关技术或设计方案的保密，或者在技术或设计方案已经成熟的情况下不积极提出专利申请的情况。另外一方面，该标准在实务操作层面存在适用把握困难的问题。按照“客观上为不特定人所知”的标准进行反向推导，即使专利设计在申请日前已为他人所知悉，但专利申请人仍可以主张该他人为特定人士，不能代表社会公众，进而坚持专利设计尚未向公众公开。但在适用时如果把握不严，将导致申请人可以基于普遍联系的法则主张事先知悉专利设计方案的人都是特定的，并有可能使专利法第24条有关新颖性宽限期的规定失去约束意义。就此，笔者认为，即使出于保护专利申请人的利益采纳此种“客观上为不特定人所知”的判断标准，为避免具体适用时引发上述问题，在被控侵权人已举证专利设计在申请日前为不负保密义务的他人所知时，申请人（权利人）得就该他人属于特定人士进行举证说明，而不宜要求被控侵权人还举证该他人属于社会公众的范畴。此时，如果申请人能举证说明该他人与其有客观上的联系，此时不论该他人是否负有明示或默示的保密义务，申请人仍可主张专利设计方案在申请日前不为公众所知悉。相反，如果申请人不能举证该他人与其存在客观上的联系，应认定被控侵权人所举证的他人已足以代表社会公众，可以认定专利设计方案在申请日前已为公众所知悉。就本案而言，即使依循客观标准裁判，由于原告不仅未举证专利申请人与穗丰公司或乐金公司之间存在客观上的联系，相反还否认与其存在任何关系，在该专利设计在申请日前已为与其无关的公司知晓且相关产品生产加工完毕的情况下，对皇冠公司提出的现有设计抗辩也应予以支持。

　　三、申请人在提出外观设计专利申请前应对产品外观采取积极的保密措施

　　本案裁判结果启示，如行为人欲通过外观设计专利来保护某项产品的外观不被他人所利用，应在提出专利申请之前做好产品外观的保密工作。此种保密工作应是多方位的，申请人除了要采取措施防范他人以偷拍、偷录等非法形式获取产品外观外，更要注意不能因自身的过失造成产品外观为他人知悉。当然，从专利设计完成到申请专利期间，出于完善产品设计、预先试制等目的，申请人可能会主动的让他人事先知晓专利设计方案。在此种情况下，申请人应注意以书面或者口头的方式对他人提出明示的保密要求，或者使他人根据当时的具体情形能够认识到有默示的保密义务存在。考虑到产品外观易于获知但难于保密的特性，认定他人对产品外观负担默示保密义务的情形非常有限，申请人最好是采用明示的方式提出保密要求，采用这样的做法不仅使他人能清楚的知晓不能将产品设计方案再透露给第三方，而且也助于申请人自己在相关专利无效程序或侵权诉讼中有效的维护自身权益。