石必胜：专利申请文件修改的三个基本前提

        确定专利申请文件的修改规则时，应当注意三个基本前提：一是区分专利文件与专利申请文件；二是区分权利要求书与说明书；三是区分主动修改与被动修改。上述三个方面，对于专利申请文件修改规则的确定， 都具有重要影响。 

        近几年，因为专利申请文件的修改而引发的专利授权确权行政纠纷不断出现，争议焦点在于，《专利法》第三十三条所规定的“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”应当如何理解和适用。围绕该问题，知识产权法学理论界和司法实务界进行了深入研究。笔者认为，现有的研究成果都在一定程度上忽视了确定专利申请文件修改规则时应当遵守一些基本前提。因此，笔者拟在本文中对确定专利申请文件修改规则时应当注意的三个基本前提进行简要论述。 

        一、专利申请文件与专利文件的区分 

        （一）《专利法》第三十三条的修改对象是什么 

        1992年《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”2000年和2008年修改《专利法》时没有对此规定进行修改。 

        《专利法》第三十三条规范的修改对象是什么呢，是专利申请文件。什么是专利申请文件呢？与之相关的法律规定是《专利法》第二十六条和第二十八条。第二十八条规定：“国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。”什么是专利申请文件呢，第二十六条规定：“申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。”结合上述规定来看，第二十八条所说的专利申请文件应当指第二十六条所说的“请求书、说明书及摘要和权利要求书等文件”。在司法实践中，很少有案件涉及到请求书、说明书摘要等文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的纠纷，主要涉及到说明书和权利要求书的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的纠纷。 

        （二）《专利法》第三十三条的修改主体是谁 

        《专利法》第三十三条规范的修改主体是谁呢？是专利申请人。需要注意的是，专利申请人与专利权人是两个不同的概念。在授权公告之前，说明书和权利要求书属于专利申请文件，在授权公告之后，说明书和权利要求书则属于专利文件。在授权公告之后，专利申请人则变成了专利权人。因此，专利申请人与专利申请文件相对应，专利权人与专利文件相对应。《专利法》第三十三条只是用于规范专利申请人对专利申请文件的修改，而不能用于规范专利权人对专利文件的修改。专利权人对专利文件的修改应当遵守的规则由《专利法实施细则》进行规定。2010年修订的《专利法实施细则》第六十九条规定了专利权人修改专利文件的规则。第六十九条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”由于专利权人修改专利文件时不得扩大原专利的保护范围，而原专利的保护范围的修改和确定过程中，又“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，因此，专利文件的修改隐含地同样要遵守《专利法》第三十三条的规定。 

        在确定专利申请文件的修改规则时，应当注意与专利文件的修改规则进行区分。欧洲专利局认为，专利申请文件和专利文件的修改规则，应当根据专利申请或专利所在的不同程序而分别予以确定。欧洲专利局还在2013《专利审查指南》第H部分第I V章中分别规定了专利申请文件和专利文件的修改规则。欧洲专利局在《专利审查指南》中表现出来的针对不同阶段分别制定有针对性的修改规则的思路，反映了专利授权前后专利申请文件与专利文件的性质差异对修改规则的影响。 

        二、说明书与权利要求书的区分 

        （一）权利要求书与说明书的法律地位是否相同 

        在确定专利申请文件的修改规则时，还应当注意区分权利要求书与说明书。为什么要区分权利要求书的修改与说明书的修改，因为权利要求书与说明书的法律地位是不相同的，因此二者的修改规则也应当有所不同。权利要求书与说明书的区别有多个方面，其中以下两方面对二者在专利申请程序中的修改规则有重要影响： 

        第一，权利要求书与说明书的任务不相同。说明书的主要任务是对发明创造作出清楚、完整的说明，权利要求书的主要任务是界定专利权保护范围。在美国，学者在解释权利要求的概念时常用的一个比喻就是，对于一项发明创造来说，权利要求就好像是不动产（土地）的契约；契约中对该不动产的描述定义了一块地有边界，但是并没有描述这块地的内部的特征，例如，这块地是否平坦、是否有坡、是否载种了植物、是否建造了任何结构或者是否有水流过这片土地。（[美]J . M.穆勒著，沈超、李华、吴晓辉、齐杨、路勇译，《专利法（第3版）》，知识产权出版社2013年8月版，第60页。）正如瑞奇（R i c h）法官所说，在专利诉讼中，对权利要求的分析是要弄清专利权人有权排除被告所做的事情，不管发明人发明了什么，对权利要求的分析决定了专利权人排他性权利的范围。因此，“不要再说权利要求定义了发明创造”。（Janice M. Mueller， A RichLegacy， 81 J. Pat. & Trademark Off. Soc‘y 755，758-759(1999).转引自[美]J.M.穆勒著，沈超、李华、吴晓辉、齐杨、路勇译，《专利法（第3版）》，知识产权出版社2013年8月版，第61页。） 

        第二，权利要求书与说明书的内容不相同。说明书给本领域技术人员提供的技术信息是远远多于权利要求书的技术信息的，说明书中可能记载了很多技术信息，而权利要求书中要求保护的技术信息只不过是其中很少的一部分。发明人在说明书中所描述的发明创造，与权利要求书要求保护的技术方案，有时可能相去甚远。再直白点说，发明人所作出的创造性技术贡献并一定都写进了权利要求书中，权利要求书要求保护的技术方案并不一定都能够体现发明人的技术贡献。 

        （二）修改权利要求书与说明书的法律效果是否相同 

        由于权利要求书与说明书的上述区别，二者修改而产生的法律后果也不完全相同。如果专利申请人在授权前的审查程序中对说明书的修改确实超出了原说明书和权利要求书记载的范围，但并没有修改原权利要求书，或者对权利要求书的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，在专利授权之后，这样的修改是否必然导致专利权被宣告无效呢？笔者认为，虽然说明书的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，但该修改并没有使得权利要求书超出原说明书和权利要求书记载的范围的情况下，立法机关也可以规定不能仅仅因为说明书的修改超范围而使得专利权被宣告无效。这是因为，在有合理的配套制度下，这样超范围的修改并不一定能使专利申请人获得了不正当的利益。合理的配套制度是，在对专利权有效性进行判断时，应当将说明书中超出范围的那些修改内容排除在外，否则，可能会使专利申请人获得不正当的利益。也就是说，在判断说明书公开是否充分、权利要求书是否得到支持、技术方案是否具备创造性等的过程中，说明书中修改超范围的内容应当排除在外，不能作为认定专利有效性的依据。如果专利申请人在授权前的审查程序中对权利要求书的修改超出了原说明书和权利要求书的范围，或者说，权利要求书的修改如果加入了得不到原说明书和权利要求书的支持的技术内容，则将会使得本来不应当得到专利权保护的范围划入到了保护范围中，这样的修改超范围和对《专利法》第三十三条的违反，应当是导致该修改的权利要求无效的理由。 

        根据修改对象的不同，专利申请文件的修改分为两种情形：第一，专利授权前对说明书的修改；第二，专利授权前对权利要求书的修改。为了合理确定专利申请文件的修改规则，应当具体问题具体分析，要注意根据修改对象的不同来确定不同的修改规则。《专利审查指南2010》对于修改对象的区分却不够重视。《专利审查指南2010》主要在三个部分规定了专利申请文件的修改规则，分别是第一部分第一章关于“修改的明显实质性缺陷”，第一部分第二章关于“实用新型初步审查中的修改”，第二部分第八章关于“发明实质审查中的修改”。前述第一、二个部分有意识地区分了对权利要求书的修改和说明书的修改的不同要求，但在有关“发明实质审查中的修改”的规定中，有些地方没有明确地区分权利要求书的修改与说明书的修改。始终需要注意的是，权利要求书和说明书是性质完全不同的对象，应当有完全不同的修改规则。为了操作起来更加清晰，《专利审查指南》应在之后的修改过程中注意将二者区分开来。在专利审查和专利审判实践中，审查员和法官也必须注意，说明书的修改与权利要求书的修改应当是不同的要求，不要将二者混为一谈。在美国，CCPA在1981年的In re Rasmussen案中就明确强调权利要求书的修改应当适用《美国专利法》第112条第（a）项，而不能使用《美国专利法》第132条，第132条只能用于说明书、摘要和附图的修改问题。 

        三、主动修改与被动修改的区分 

        （一）为什么要区分主动修改与被动修改 

        在确定专利申请文件的修改规则时，还应当区分主动修改还是被动修改。为什么要区分专利申请文件主动修改与被动修改，这是因为二者有不同的修改范围。如果是主动修改，只要是符合《专利法》第三十三条的修改，都应当允许，但如果是为了答复审查意见通知书而进行的被动修改，则受到了一些限制。为什么《专利审查指南》对被动修改要设定一些限制条件，是因为：第一，主动修改机会可以进行更为充分的修改，专利申请人已经具有了充分修改机会；第二，被动修改如果不进行限制，每次答复审查意见通知书时对审查员没有提到的部分进行修改，这些修改如果不符合要求，还需要审查员指出缺陷，这样可能导致专利审查程序的不合理拖延；第三，专利审查部门对审查程序的规定，除非违法或明显不合理，原则上应当予以尊重。因此，只要《专利审查指南》在程序上对修改的要求不是明显不合理，专利申请人应当遵守。 

        （二）主动修改与被动修改对修改规则有什么影响 

        主动修改与被动修改对修改规则的主要影响有：首先，如果是主动修改，无论是实用新型还是发明，只要符合《专利法》第三十三条及其他法律规定的要求，都是应当予以准许的。但需要注意的是，实用新型和发明专利的主动修改时机是不相同的，《专利审查指南2010》第一部分第二章第8.1节规定，实用新型的主动修改，一般应当在申请日起两个月内。《专利法实施细则》第五十一条第二款规定，实用新型专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型专利申请主动提出修改。《专利审查指南2010》第二部分第八章第5.2.1.2节规定，发明的主动修改，一般应当在提出实质审查请求或进入实审阶段的三个月内。 

        其次，如果是被动修改，应当注意其不仅仅受到《专利法》第三十三条及其他法律规定的限制，还受到其他要求的限制。被动修改的具体限制，在实用新型专利初审程序中和在发明专利实审程序中的要求是不相同的。《专利审查指南2010》第一部分第二章第8.2节规定，在实用新型的初审程序中，被动修改除了消除原申请文件存在的缺陷外，还可以对专利申请文件进行其他修改，只要修改消除了审查通知书指出来的缺陷，而且其他内容的修改满足《专利法》第三十三条的规定，这样的修改是可以接受的。但在发明专利的实质审查程序中，被动修改在消除原申请文件存在的缺陷之外，其他内容的修改即使满足《专利法》第三十三条的规定，也不一定能够被允许。《专利审查指南2010》第二部分第八章第5.2.1.3节规定了即使没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，为了答复审查意见通知书而进行的被动修改也不应当允许的5种情形，其中包括主动扩大权利要求保护范围、主动增加独立或从属权利要求等情形。 

        四、小结 

        本文的分析表明，在确定专利申请文件的修改规则时，应当注意三个基本前提：一是区分专利文件与专利申请文件，要准确把握专利申请文件的性质和特点；二是区分权利要求书与说明书，根据二者的不同作用和不同法律地位来分别确定不同的修改规则；三是区分主动修改与被动修改，根据修改时机的不同来确定不同的修改规则。

(作者：石必胜 北京市高级人民法院知识产权庭法官 中国知识产权杂志专栏作者)