关于新《商标法》 实施后民事侵权案件审理疑难问题的总结与思考

（作者：陶钧 北京市高级人民法院知识产权庭）

摘要： 

我国《商标法》于2013年8月30日进行了修改，基于修改并新增了诸多条款的适用问题不仅为司法实践所关切，也为理论界所关注，如何及时准确适用新《商标法》所修订的相关内容成为了亟需解决的问题。本文采取实证分析的方法，以北京地区部分法院审理的侵害商标权案件为研究对象，总结、提炼在司法实践中有待解决的十一种问题，并结合具体案例提出相应建议，以求能有益于相关问题的研究。

一、总体情况

本文采取抽样调查的方式，即以北京高院、北京知识产权法院、北京东城法院、北京西城法院、北京朝阳法院、北京海淀法院、北京丰台法院和北京石景山法院为调查样本，就自2014年5月1日至2015年12月31日期间审理的涉及侵害商标权纠纷的民事侵权的一、二审案件进行了汇总。据不完全统计，此间上述法院共计受理商标民事一审案件1221件，审结952件。

针对所查阅的民事判决书的整体情况，经统计发现，案件主要呈现出以下特点：

1、侵害商标权纠纷中原告的请求赔偿数额普遍提高。新《商标法》第六十三条不仅增加了惩罚性赔偿，而且也对举证责任的分配进行了相应规定，并调高了法定的最高赔偿数额的上限，由此提升了原告对诉讼结果的期望值，因此直接影响了在司法实践中原告请求数额的提高。

2、新、旧《商标法》共存适用的情形仍然较高。因侵权行为发生的时间节点直接决定了新、旧《商标法》的适用，这也是具体法律适用的关键时间点。同时，根据最高法院《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条的规定，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。基于前述规定，目前所受理的部分案件侵权行为发生的初始时间为新《商标法》施行之前，但侵权行为持续至新《商标法》施行之后，故该类案件应当适用新《商标法》予以规制。然而目前仍存在部分案件所涉及的侵权行为仅发生在新《商标法》施行之前，故仍应以适用旧《商标法》予以规制。由此该类案件仍然呈现新、旧《商标法》并行适用的情形。

3、小商品市场成为被告的案件仍然占相当比例。通过线下方式销售被控侵权产品，仍然占到了侵害商标权纠纷的大部分比例，其中多数被控侵权行为发生在小商品市场的销售场所，通常情况下，原告都会将直接销售者和市场管理者作为共同被告予以起诉，并以共同侵权为由，请求市场管理者承担连带责任。

4、新类型案件呈增长趋势。被告在具体侵害商标权纠纷中，以新《商标法》所规定的“先使用”抗辩、惩罚性赔偿、“三年不使用”免赔规则等，作为其抗辩理由的案件比例呈上升趋势。法院也在裁判中尝试对上述规定进行适用，并对具体适用条件予以评述。

5、新生商业模式催生了诸多新的法律适用难题。伴随互联网技术的推广与应用，利用网络平台侵害商标权的纠纷也不断涌现。特别是基于网络环境下产生了部分有异于传统领域的商标侵权行为，不仅对裁判标准的适用提出了新的难题，也给司法实践提出了新的挑战。

本文在梳理了审理侵害商标权纠纷案件的整体情况及特点后，针对所收集、整理的裁判中所呈现的疑难问题进行了汇总，共梳理了十一种有待统一与规范的具体法律适用问题，下文将逐一进行说明，并提出初步的解决对策。

二、“驰名商标”的商业宣传主体及方式如何进行界定

（一）问题的提出

新《商标法》第十四条第五款新增了禁止“驰名商标”进行商业宣传的规定，根据该条款的规定，将适用主体限定为生产者、经营者。若以此进行文义解释，是否能够充分实现该条款所设置的目的，即防止驰名商标的异化，以及该条款中所列举的“商业活动”是否仅限于具有“盈利性”的商事活动等等均有待确定。

（二）解决对策

对此本文认为，禁止“驰名商标”进行商业宣传的限定主体应作扩张性解释。“驰名商标”解决的实质在于如何对侵害“为相关公众所熟知的商标即驰名商标”给予充分的法律保护问题，该种商业标识所保护的辐射范围超越一般商标的范围，并不局限于类似商品上的近似商标，而是以“淡化”理论为其保护的基础。然而纵观我国当前的司法实践，“驰名商标”被异化的情况仍然存在，作为一种企业、地区的特定荣誉或者奖励方式，在商业活动中大肆宣传，导致竞相追求“驰名商标”称号的不正常现象蔓延，不仅损害了消费者的利益，甚至导致了腐败的滋生，背离了驰名商标制度的创设初衷。为了根除此种有悖于设立“驰名商标”制度的异化现象，此次新《商标法》设定了禁止商业宣传的规定。然而，现实中除了生产者、经营者以外，例如中介代理机构、乃至地方政府都存在利用“驰名商标”进行商业宣传的情形，因此从该项规定的制定初衷考量，建议弱化对该项制度主体的限定要件，即只要将“驰名商标”作为商业宣传、商业推广就构成该条款所规定情形，而对主体范围不宜苛求于生产者与经营者。同时，在商业宣传及商业推广活动形式上，为了确保该项规定设立目的的实现，亦无需以是否具有“盈利性”为要件。

三、商标侵权判定归责要件应当如何进行界定

（一）问题的提出

新《商标法》第五十七条第（一）、（二）项与旧《商标法》第五十二条第（一）项从内容上有了较大改动，进一步确定了商标侵权判定的具体情形，但是对具体的适用条件及判断规则并未详尽予以规定，在司法实践中存在一定的认知差异。具体而言，该条款第（一）项系对同一种商品上使用相同商标的规定；第（二）项系对同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的规定。上述规定中是否需要明确构成侵害商标权的基本条件和判断顺序，即“商标使用”是否为构成上述条款的前提要件，若是，“商标使用”又应当如何进行界定？

前述第（一）项是否可以理解为推定构成混淆之虞，还是直接构成侵权，不再以“混淆”作为考量因素？在适用第（二）项判断是否构成商标侵权时，混淆之虞同商品的类似性判断、商标标志的近似性判断、以及商标侵权系何种关系？只有在确定具体客体之间的关系后，才能对各客体在商标侵权中所承载的作用和判断的顺序进行界定，这也决定了新《商标法》所确立的侵权判断基准应当如何理解的问题。

同时，在判断商标侵权行为的构成时，是否应当将被控侵权主体的主观意图、侵权情节、商标的知名度、被控侵权行为的表现形式、以及实际的市场情况等因素综合予以考量，还是基于新《商标法》该条款规定的字面含义，直接从商品类似、标志近似等方面的纯物理属性予以认定，而将前述因素作为判断赔偿数额的具体要素进行考量。

最后，商标专用权与商标禁用权二者的范围应当如何界定，即在判断商标侵权时，如何界定商标权保护的范围边界，应当采取怎样的判断方式进行合理界定。

（二）解决对策

本文认为，在商标侵权归责判断中，应建立以“商标性使用”为前置要件，“混淆之虞”为充要条件，“商品类似”和“标志近似”为独立构成要素的逻辑判断体系。

1、商标法所保护的对象是能够起到识别商品或服务来源的标志，即商标。这是商标存在的基础与价值，虽然对商标的本质研究存在从经济学、符号学、心理学及市场营销学等多个视角进行分析的情形，但是都无法回避商标本质上是通过特定标志将商品与提供者建立对应关系的信息介质，也就是“识别性”是商标的基本特性。因此，在判断是否构成商标侵权的过程中，应当基于商标的基本属性，将被控侵权商品上对特定标志的使用是否为“商标性使用”作为《商标法》适用体系下的前置要件，不应当予以忽略。同时，因商标本质上并非系获得对特定符号的垄断权，而是在具体类别的商品或服务上获得使用该标志的专用权，亦可理解为系对特定对应关系的保护，由此若被控侵权人使用相关标志并非商标意义上的使用时，该被控行为的后果也就不会破坏特定标志所标示商品或服务与提供者即来源的对应关系，进而也就不应适用商标法予以规制。因此，在商标法适用体系中，“商标性使用”应当为商标侵权的前置条件。

2、如何判断“商标性使用”的构成要件，就是接下来所要解决的问题。新《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该条款是将2002年施行的《商标法实施条例》第三条的内容由法规上升为法律，并且明确了商标使用的终极目的是“用于识别商品来源的行为”，也就是再次明确了商标的“识别性”。纵观新《商标法》的相关规定，其中涉及“商标性使用”的条款包括了第七条、第十五条第二款、第三十二条、第四十八条、第四十九条、第五十九条和第六十四条。该法第四十八条第一句即载明“本法所称商标的使用”，即从文义上进行解释，商标法体系内的商标使用应当是具有统一含义的，即为该条款所具体规定的情形。然而，虽然“商标性使用”具有统一的含义，但是因商标使用在不同的制度语境中不应忽略该制度本身所设立的价值。由此在制度设立价值的层面上，对“商标使用”的认定标准应当符合特定制度所创设的价值意义。

具体而言，新《商标法》第七条确立了商标使用的基本原则，即应当遵循诚实信用的原则；第十五条第二款是对“代理人或代表人以外的商业关系中抢注商标行为的有效规制”，体现了具体违背商业诚信行为的可责性；第三十二条是特定主体通过“使用”获得了未注册商标的特定权益，即具有权利创设的目的；第四十九条则是为了鼓励商标使用，避免资源浪费，而非惩罚性制度，并且规则的设置亦要符合经济架构的需求；第五十七条是对注册商标专用权的保护，体现了权利的救济；第六十四条是为了避免通过商标进行商业化维权，避免“商标蟑螂”的泛滥。

因此，基于前述分析，虽然不同制度的价值体系中“商标性使用”具有统一的含义，但是在不同类型的案件中，所确定的证明标准可以随价值内涵适当予以调整。

然而，此中应当注意“商标性使用”的准备阶段和实际使用阶段，因并未使相关公众认知为商标，也就无法起到识别商品或服务来源得作用，故导致是否构成侵权存在疑虑。然而根据新《商标法》第六十五条的规定，商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。根据前述规定，我国目前采取的法律规定是将准备阶段的侵害商标权行为也纳入到禁止范围，因此司法实践亦需要遵循法律所确定的基本规则而行。

在是否构成“商标性使用”的判断过程中，应当结合该特定标志所使用商品的相关公众的通常认知水平、相关领域普遍的使用方式、特定标志具体的展现形式等，进行综合认知。

在“好多鱼”侵害商标权纠纷中[2]，二审法院就明确指出，在判断他人是否从事了侵犯注册商标专用权的行为时，应当以他人系对特定标志构成商标意义上的使用为前提，若他人对特定标志的使用并不能产生识别商品来源的作用时，则该使用特定标志的行为并非商标意义上的使用，故不应属于侵害他人注册商标专用权的行为。在具体的判断过程中，应当结合该特定标志所使用商品的相关公众的通常认知水平、相关领域普遍的使用方式、特定标志具体的展现形式等，进行综合判断。具体本案而言，根据食品行业通常使用商标的形式，该行业经营者会将商标印刷在食品的外包装或相应的广告宣传制品之上，从而达到相关公众能够识别商品来源的作用，特别是为了突出商品的来源，甚至会将特定标志予以突出、放大、区别于食品外包装其他组成要素进行表现。根据在案证据，雨润公司委托雨润加工公司生产的“旺润”好多鱼鱼肉火腿肠产品在外包装袋上突出、放大使用了文字“好多鱼”，在外包装袋左上角标注了“旺润Wang Run”，该包装袋正面还标注了文字“鱼肉风味火腿肠 美味尝鲜 鱼味无穷”并配有卡通鱼的插图；在该包装袋的背面配料部分，标注了“鸡肉、鱼肉、猪肉、水、淀粉…”；在该产品的内包装上同样标注了文字“好多鱼 鱼肉风味火腿肠”及“旺润Wang Run”，相关文字平行排列，文字“好多鱼”字体与表现形式明显区别于其他部分。正是基于涉案上述被控侵权产品中“好多鱼”文字的使用方式，相关公众在看到该文字时，根据对该类产品通常商标的认知习惯，会认为文字“好多鱼”具有了识别商品来源的作用，属于商标意义上的使用。

3、纵观当前世界各地区对商标侵权的判定标准，主要有以美国为例的通过混淆之虞涵盖近似性的类型，以日本为例将混淆之虞内涵于近似性之中的类型，还有以欧盟为例将近似性作为判断混淆之虞的基础的类型[3]。此次新《商标法》第五十七条第（二）项直接将“容易导致混淆”写入法律，应该是对最高法院关于商标民事纠纷案件司法解释中关于商标侵权认定标准的进一步确定，也是将多年来司法实践中的认定标准上升为法律层面予以地认可。因此，“混淆之虞”成为商标构成侵权的认定标准得以确立，也是判断侵权的充要条件。

根据新《商标法》相关条款的具体规定，我国实则吸收了欧盟的商标侵权判定标准，将商品类似、标志近似作为判断“混淆之虞”的独立要素，也就是二者缺一不可，均构成了“混淆之虞”的必要条件。然而，在实际的商品类似与标志近似判断中，绝非简单的作物理属性的认知，需要结合涉案商标的知名程度、显著性、商品的关联情况、具体领域中相关公众的认知能力等进行整体判断。在此需要明确的是，商标禁用权不同于商标专用权，特别是新《商标法》第五十六条明确规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，即商标专用权具有“封闭性和静态性”。反观商标禁用权则可以扩展至类似商品上的近似商标，并且商标禁用权会随商标权人的正向使用、宣传，附加更高的知名度，从而不断予以扩大；反之也会因商标权的消极使用、宣传，禁用权的范围而受到影响，甚至被限制，因此商标禁用权具有“开放性和动态性”的特点。由此，导致了在判断商标侵权即“混淆之虞”时，应当采取何种判断的方式来确定具有“开放性和动态性”的商标禁用权成为司法实践中的难点。

为此，北京高院在“好多鱼”侵害商标权纠纷中[4]，提出了“判断基准的主体认知”规则，即在商标侵权纠纷中，判断类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，是否容易导致混淆时，应以注册商标所形成的商业信誉、商品声誉为出发点进行认定，即此时为原点基于注册商标本身的综合因素界定半径，划定保护范围，亦可形象地将其称为“波纹理论”。之所以如此考虑，主要有以下三方面的原因：

第一，商标专用权与禁用权在权利基础方面存在差异。商标专用权系基于申请注册而产生，在其核定使用的商品上获得法定的权利；而禁用权是以法律所规定的侵害他人注册商标专用权为基础，以是否会造成商品的来源混淆为落脚点，而发生混淆的范围不仅及于注册商标所核定使用的相同商品，也包括了类似商品，而对类似商品的判断，是从功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面进行的认知，并且对驰名商标的保护甚至可以扩展到非类似商品的保护范围。故商标禁用权的范围显然超过了专用权，此时在对注册商标禁用权进行范围的界定时，必然应当以注册商标为基点进行判断。

第二，他人对注册商标专用权的侵害，实质是破坏了注册商标所标示商品与特定来源的联系，而此利益的损害显然也是以注册商标为基点进行认知的。

第三，注册商标禁用权的范围并非一成不变的，例如我国商标法中规定了驰名商标，其保护范围不仅包括了对商品来源的误认，同时还包括了减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉、不正当利用驰名商标的市场声誉等“淡化”的情形，故保护范围明显大于非驰名的注册商标。究其原因，正是商标的实际价值在于使用，通过积极、有效、合法、广泛的使用，注册商标所蕴含的商业信誉、商品声誉不断累积，其影响范围也随之扩大，由此在判断商标禁用权范围时，也是出于对注册商标所形成商誉的有效保护。

在此需要指出，新《商标法》第五十七条第（一）项对相同商品上相同商标侵权的认定，实则是对商标专用权的绝对性保护，此时商标禁用权与商标专用权的范围是完全相同的，因此无须考虑是否会发生“混淆之虞”，直接认定构成“侵权”即可。 

四、网络环境下的商品或服务类别如何进行界定

（一）问题的提出

网络环境下商品或服务的交易与提供，因为受到商业媒介的限制，特别网络是基于不同技术协议所建构的虚拟空间与平台，因此更无法脱离技术的支持，此时如何在网络环境下对商品或服务的类别进行界定，可能会让裁判者产生与线下认定方式不同的疑虑。例如在涉及APP名称的侵害商标纠纷中，因为APP软件提供的商品或服务必然涉及到计算机软件、软件开发服务、通讯服务、电子交易等多个与互联网服务相关类别的商品或服务，由此如何准确界定其类别，不仅涉及到该类案件基础事实的判断，更会直接影响到商标侵权行为的定性。

（二）解决对策

认定APP应用软件的商品或服务类别应采取“实际获益来源”的认定规则。APP应用软件的名称多数会以具有特定化的“标志”+具体的商品或服务名称构成，而其载体又是软件，在商标侵权判断中如何对应用软件的商品或服务进行准确界定，直接影响着最终是否会造成彼此商品或服务来源混淆的判断。对此，应当从准确界定APP应用软件提供者实际获得经济利益的商品或服务来源入手，确定其所属商品或服务的类别，避免陷入多重商品或服务关联性的“陷阱”，而忽略了“互联网+”经济模式的特点，区分网络经济依托多项技术服务才能实现其商业正常运营的特性。例如在“滴滴打车”商标侵权案中[5]，即对应用软件的服务类别进行了详尽的论述，明确区分了外围技术服务与内在实质服务的差异，这也符合本文所提出的“实际获益来源”的认定规则。同时，在北京市高院于今年出台的《关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第二十八条中，也再次明确规定“认定利用信息网络通过应用软件提供的商品或者服务，与他人注册商标核定使用的商品或者服务是否构成相同或者类似，应结合应用软件具体提供服务的目的、内容、方式、对象等方面综合进行确定，不应当然认定其与计算机软件商品或者互联网服务构成类似商品或者服务。”

五、侵害商标权纠纷中关于“共同侵权”的判定应当如何进行认知

（一）问题的提出

新《商标法》第五十七条第（六）项规定“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”，同时《商标法实施条例》第七十五条进一步对该条款进行了明确，其中将网络商品交易平台也作为“帮助”行为的一种情形[6]。在此基础上，如何与《侵权责任法》第三十六条第三款中关于网络服务提供者以“知道”为要件的归责要件相衔接。具体而言，《商标法》该条款以主观具有“故意”为前提，这与《侵权责任法》第九条中“教唆、帮助”侵权所规定的主观要件相吻合，但是《商标法实施条例》将网络商品交易平台也规定为该条款所规定情形，恰恰《侵权责任法》第三十六条第三款中系以网络服务提供者“知道”为要件，而“知道”具体包括了“明知”（故意）和“应知”（过失），由此是否会导致在具体司法实践中引述相关法律规定存在冲突。

（二）解决对策

在涉及网络服务提供者是否构成共同侵害商标权的判定中，应当区分对待明知和应知在判断中的作用与适用。具体而言，网络服务提供者构成“明知”的，适用新《商标法》第五十七条第（六）项的规定；构成“应知”的，则适用该条款第（七）项予以规制。“故意”从主观状态分析，应为“明知”的情形，而且第（六）项所规定的系帮助侵权的具体情形，因此应当与《侵权责任法》第九条所规定情形相符合，而将网络服务提供者构成“应知”的情形，归属于《侵权责任法》第三十六条予以规制。

同时，在司法实践中，对小商品市场主体的责任认定存在不同认知，为了加大知识产权的保护力度，北京法院对于在小商品市场中发现销售他人商标商品的，一般若该商标属于北京市工商行政管理局于2004年7月20日所发布《通告》中所明令严禁销售的相关商标商品的，则直接认定小商品市场主体属于“明知”的情形，构成帮助侵权[7]；除此之外的商标，则应当结合具体案情进行相应认定。然而，在部分裁判文书的论述过程中将未尽到“注意义务”等同于“明知”，显然并未区分“注意义务”与“应知”的对应关系，而以“明知”作为“注意义务”未履行或未尽职的终端认定，显然存在司法认定的逻辑不当。

六、新《商标法》第五十七条相关条款内在关系如何理解

（一）问题的提出

新《商标法》第五十七条所规定的具体条款中是否具有内在的逻辑关系，即该条款具体规定了六种具体的侵权情形及兜底条款，各条款之间的内在关系应当如何进行理解，是相互独立、还是具有内在逻辑，是部分条款之间具有关联性、还是整体上均具有关联性，都是值得思考与明确的。只有对法律规定的体系化作出正确的理解，才能确保商标专用权的充分保护，制止侵害商标权行为的发生，同时也能有益于该类案件法律的准确适用。

（二）解决对策

新《商标法》第五十七条所规定的六种具体侵权情形，既具有各自的独立性，又存在内在的逻辑关联关系。具体而言，该条款第（三）项所规定的情形是以被控侵权商品足以导致混淆为前提的[8]，这与在判断第（二）项所规定的情形应该在认定标准上具有内在的统一性；第（四）项中特定标识是以商标使用为前提，否则仅仅是制造特定标识，并不直接导致商标侵权，而且该项规定是对惩治商标侵权的扩张性保护，但依旧不能脱离开基本的商标侵权判定标准而单一进行考量；第（六）项也是以构成商标侵权为前提的帮助行为，即共同侵权，亦可称为“间接侵权”，而该侵权行为的成立是以直接侵权为前置要件的，即若直接侵权不能成立，则间接侵权亦不能单独予以适用。

因此，新《商标法》第五十七项各条款之间具有内在的关联性，不应孤立的予以考量，否则将导致法律适用的认识偏知，也不能有效发挥法律自身的整体性效用。

七、“指示性使用”在商标不侵权抗辩中如何进行界定

（一）问题的提出

“指示性使用（Nominative Use)，指使用者在经营活动中善意合理地使用他人的商标，客观地说明自己商品用途、服务范围以及其他特性，与他人的商品或服务有关。商标指示性使用直接指向的是商标权人的商品或服务，但最终目的仍是为了说明使用人自己的商品或服务。”[9]那么，“指示性使用”可否属于商标不侵权抗辩的一种类型。

新《商标法》第五十九条第一款仅将“描述性使用”作为不侵权抗辩的一种类型，但是随着网络环境下交易方式的多样性，特别是我国多个城市建立了自贸区制度，“平行进口”的商业模式逐步推广，其自身规模及总量在不断扩大。在此情况下，是否能够将在商业活动中具有“指示性使用”的行为也纳入到不侵权抗辩的类型中，具有更加现实的意义。

（二）解决对策

“指示性使用”应当属于不侵权的抗辩事由，因其更多的是为了使消费者能够知悉经营者所提供商品或服务的相关信息，其中既包括了直接提供商品的信息，也包括了存在关联关系商品的信息。“美国霍尔姆斯法官也曾指出‘商标权只是在于阻止他人将他的商品当成权利人的商品出售，如果商标使用时只是为了告之真相而并不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌’。”[10]诚如上文所言，商标所保护的是标志与商品来源的对应性，而商标禁用权也是为此而设置的，绝非是为商标权人垄断商品的流通环节所创设，即商标的权利用尽规则应当是市场自由竞争所必需存在的基本规则之一。在此基础上，若被控侵权产品确实来源于商标权人或其授权主体，此时商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，而不能再形阻却他人进行“二次”销售或合理的商业营销，否则将阻碍市场的正常自由竞争秩序建立的进程，因此“平行进口”亦应被司法所接受。

在“KÖSTRITZER”商标侵权纠纷中[11]，二审法院就指出，商标的基本功能是区分商品或服务的来源，保护商标就是要保护商标的区分功能，保护商标上凝聚的商标权人的商誉，禁止他人通过在相同或类似商品上使用相同或近似商标而造成消费者混淆进而盗取商标权人的商誉。因此，商标侵权的判断标准是混淆可能性。本案中，被控侵权啤酒上标注的商标为“KÖSTRITZER”或“Köstriber”，标注的生产厂家系Köstritzer Schwarzbierbrauerei（库斯亭泽公司），商标与商品来源的对应关系是真实的，并不会导致消费者混淆误认。同时，是否禁止商标平行进口，应当依据我国现行法律法规的规定予以确定。由于我国《商标法》及其他法律并未明确禁止商标平行进口，因此，四海致祥公司将欧洲市场上合法流通的“KÖSTRITZER”系列啤酒进口到我国进行销售，并不违反我国《商标法》及其他法律的规定。大西洋C公司认为商标平行进口违反我国法律的主张缺乏法律依据。《商标法》第五十七条第（一）项规定的目的是禁止他人以其商品冒充商标权人的商品，从而盗取商标权人的商誉，如果被控侵权商品系商标权人生产销售的，该商品的流通行为即不会造成消费者混淆误认，不会损害商标权人的商誉，不应当认定为侵权行为。

八、“在先使用”抗辩的具体适用规则如何进行界定

（一）问题的提出

新《商标法》第五十九条第三款新增了“在先使用”抗辩的条款，然而该条款的适用因缺乏具体的司法实践经验，特别是如何划定具体的适用规则与要件，直接关系到注册商标的保护与善意在先使用人直接利益的平衡，因此具有突出的现实意义，也是亟待解决的问题。

（二）解决对策

以“诚实信用”为原则，对“在先使用”抗辩的适用条件及继续使用范围进行合理界定。该项制度是从平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益为视角，对在市场上具有一定影响的未注册商标所有人的合法权益予以保护，有效厘清了商标注册制度与商标使用制度之间并非截然对立的关系。可以说，该项制度实则是对“诚实信用”的在先使用主体在我国商标“注册制度”下的例外保护。

然而我国商标注册制度是基本制度，因此即使法律上设定了该项抗辩，但其保护的范围也是应当严格限制的。具体而言，“首先，在先使用的未注册商标必须是具有一定市场影响的商标；其次，在先使用的未注册商标只能在原使用范围内继续使用；最后，注册商标专用权人可以要求在先使用的未注册商标附加适当区别标识，以免发生混淆，造成消费者误认。”[12]

1、关于“在先使用”抗辩的适用条件可以作下列规定：

（1）在先使用人应当出于善意。这是“诚实信用”原则的具体体现，也与新《商标法》第七条所确立的“商标使用”的基本原则相吻合，并且亦不会导致我国商标注册基本制度的背离。

（2）在先使用人对特定标志的使用时间上一般应早于涉案商标的申请注册日，同时早于商标注册人使用，且须为商标性的使用。因为若商标注册人在先已经使用注册商标，存在注册商标的知名度已经被在先使用人知悉的情形，此时在先使用人的使用行为难言善意，从该项制度保护善意使用人的视角出发，使用时间的节点设定为“双早于”的标准，更加能够实现该制度设立的初衷。同时，考虑到在先使用人的主观意图并不易被判断，仅能通过客观化的外在行为与现象所推定，由此确定“双早于”的标准才能更加有效确保该项制度内在价值的实现。

（3）在先使用人所使用的商标应当具有“一定影响”。关于知名度的高低程度，一般不易要求过苛，即只要满足在先使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域或区域内起到识别作用，则符合具有“一定影响”的要求。否则对知名度要求过高，则不利于该项制度的适用，而且判断是否具有“一定影响”的时间点应当限于涉案商标的申请注册日，这也是从平衡该制度与我国商标注册制度二者的关系予以考虑的，这也能够与新《商标法》第三十二条的规定相对应，找寻到商标法内在各条款之间的平衡。

2、关于该条款中“原有范围”以及“区别标识”的界定，可以采取以下判断方式：

（1）关于“原有范围”的界定，应当从在先使用人具体使用的“商标”、“商品或服务的类别”、“使用的行为方式”以及“使用主体”等因素予以考量。“原有范围”仅限于同在先使用商标、以及商品或服务“相同”或“基本相同”的情形，而且使用的主体应当以涉案商标的申请注册日为基准，不易限定为核准注册日或立案日，否则可能会不当的损害注册商标权利人的合法权利。

关于“在先使用人”范围的限定，既可以包括本人，也可以包括已获授权许可的“被许可使用人”，此时应当注意的是在先使用的商标不应允许转让，即限定其具有特定的“人身依附”的属性。在接受市场包容性发展的同时，不应变相损害注册商标权利人的商标专用权，但是在先使用人若是整体进行改制的，可以认定承继原在先使用人的主体具有继续使用的权利。

关于是否应当限定商标在后使用行为的规模问题，存在不同的认知。一种意见认为，基于《专利法》第六十九条第（二）项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。同时结合最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五条的第三款的规定，原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。因此专利法中此项制度将生产规模作为“原有范围”限定的要素之一予以考量，这其中主要考虑因专利权本身是一种垄断权，被保护的技术方案具有市场的唯一性。具体而言，可以理解为每件被控侵权产品的生产，都意味着专利产品可能面对失去市场的机会，因此此种此消彼长的替代关系决定了“原有范围”必须将生产规模予以考量。由此，商标制度中“原有范围”的界定也可以参照专利法中的相关规定，将生产规模予以考量。另一种意见则是反对将“生产规模”纳入“原有范围”的考量因素，主要是因为商标所标示商品的市场是相对开放的，刺激消费者购买商品的原因不仅仅是因为商标，还存在价格、个人喜好、商品性能、企业文化等多个因素，因此其不同于专利产品具有狭义的“替代性”。同时，商标的保护是对商品来源的保护，故从商标法设立该项制度的初衷而言，市场的包容性发展是保护已经形成固定市场的商业标识的存续，因此无需对生产规模进行限定，而由市场对特定商业标识的生存予以决定，故不应将“生产规模”纳入到“原有范围”的考量因素之中。在“启航”侵害商标权纠纷[13]中对前述意见亦有体现。本文也是赞同第二种意见，这样才能真正实现商标法设立此项制度的价值，也是商标与专利本质差异性的体现。

（2）“区别标识”的添加应以原告主张为前提。具体的方式可以设计为：在双方协商不成的情况下，由法院根据原告的主张确定“区别标识”具体实施方案的可行性。如何附加“区别标识”以及实施方式需要司法实践的不断积累与充实，应该说“区别标识”需具有能显著将涉案商标与在先商标相区分的基本特性，这是该区别标识设置的最终目的。一般而言，涉案注册商标的权利人最清楚其商标与在先商标的近似程度，如何附加区别标识具有天然的主动性和积极性，因此在双方对附加区别标识方案无法达成一致时，可以采取由原告提出具体方案，法院对此进行确认的方式，但是应确保不能破坏在先使用人的商业标识，此中程度的界定也需要不断的摸索与积淀。

九、损害赔偿数额如何进行准确界定

（一）问题的提出

虽然新《商标法》第六十三条对损害赔偿数额的确定规则进行了相应改动，体现了加大对权利人保障的立法精神，然而关于许可费如何进行确定、惩罚性赔偿如何适用、如何应用减轻权利人举证难度的规则、酌定数额中侵权行为的情节又当如何进行考量都需要进一步的精细化规定，才能防止类似案件所带来裁判结论的差异，降低社会公众产生“质疑”效应的可能性。

（二）解决对策

本文认为，在确定具体赔偿数额时，应当以赔偿数额与侵害商标权行为具有直接因果关系为基础，在综合对涉案商标的知名度和显著性、侵权情节、主观意图等要素进行考量的基础上，进行相应的认定。新《商标法》第六十三条确定了权利人实际损失、侵权人实际获利、酌定赔偿数额这三个视角依次确定具体数额的方式。

在确定具体的赔偿数额时，不能简单地将销售被控侵权产品的数量直接等同于正品的销售数量，进而以正品的单价确定赔偿数额。因为商标所标注的商品是多边的开放市场，购买者在选购被控侵权产品时有时存在明知商品为仿冒，但因价格低廉而进行选购的情形，即此类购买者在实际选购时，并不是正品的潜在消费者，故此情形下假冒商品的销售数量不能直接等同于正品的销售数量。因此，在计算权利人的实际损失时，若直接以前述方式进行确定，显然赔偿数额缺乏与侵犯商标权行为直接的对应性。同时，损害赔偿属于债权请求权的范畴，从其请求权基础的视角进行分析，直接的因果关系亦为其构成要件，故在实际确定赔偿数额时应当将与侵犯商标权行为具有直接的因果关系作为基本判断的逻辑起点。最高法院在“卡斯特”侵害商标权纠纷中[14]就指出，侵害商标专用权的赔偿数额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，也就是说，赔偿数额应当与侵权行为之间具有直接的因果关系。

同时，在具体确定赔偿数额时，应当考量涉案商标的知名度、显著性、被控侵权人的主观恶意、侵权行为持续的时间、危害程度、表现形式、相关商品的市场情形等多种因素，综合进行认定。特别是新《商标法》将酌定的最高数额由50万元提升至300万元，在加大知识产权保护力度的同时，应当更加精细化的分析各要素的具体情形，甚至可以引入经济学的理论合理界定各因素所占的权重，从而在酌定的过程中确定具体的参考变量，固定计算的依据，确保以“同一化”考量方式得出相应的结论。

在“MONCLER”侵犯商标权纠纷中[15]，二审法院指出蒙克雷尔公司未举证证明其因被侵权所遭受的实际损失。诺雅卡特公司也未举证证明其因侵权所获得的利益或者其生产、销售服装的数量，亦无许可费可以作为参照，在考虑蒙克雷尔公司商标的知名度、被控侵权行为、情节等相关情况以及蒙克雷尔公司为制止侵权行为而支付的合理开支，最终确定了赔偿数额为人民币三百万元。

十、“三年不使用”抗辩的免赔规定如何进行适用

（一）问题的提出

新《商标法》第六十四条新增了商标“三年不使用”免除赔偿责任的规定，如何确定具体的“三年不使用”的起算日期，是以被控侵权行为发生日、截止日、还是原告起诉日为基准？同时该条款中的“三年不使用”与新《商标法》第四十九条第二款所规定的“连续三年不使用”是否具有相同的内涵与外延，并且《商标法实施条例》第六十七条中规定了“连续三年不使用”的例外情形，是否可以在“三年不使用”免除赔偿责任条款中也适当考虑此种例外情形，都是有待明确的内容。

（二）解决对策

新《商标法》是为了能从商标侵权救济的视角，充分激活商标资源、鼓励商标使用，适当规制通过商标注册进行商业维权，或通过转让获取利益的不当商业行为的滥化。商标的实际价值是通过不断的使用积累商誉，便于消费者识别与认知，而绝非通过注册而大量囤积商标资源，进而利用商业维权获取利益，阻碍商业社会的正常发展与繁荣，因此新《商标法》不仅延续了旧《商标法》中“连续三年不使用”的撤销制度，而且还从商标专用权保护的视角，将损害赔偿的确定与商标使用联系起来，从而更加全面的确立了鼓励商标使用、诚实信用注册商标的基本价值引导。

由此，新《商标法》第六十四条所规定的“连续三年不使用”与该法第四十九条第二款所规定的“连续三年不使用”从设立的价值、初衷、目的上具有一致性与延续性，因此《商标法实施条例》中第六十七条所规定的“不使用的正当理由”应当同样可以适用于新《商标法》第六十四条所规定情形。在此需要指出，正是基于该法第六十四条与第四十九条内在价值的一致性，在适用的具体规则，特别是关于第六十四条所规定“三年不使用”的时间节点上，可以借鉴第四十九条的适用规则，即以起诉日向前倒推三年作为判断第六十四条适用的指定期间。然而，也应当注意，即使存在“连续三年不使用”的情形，但是若权利人能够举证证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人仍不能免除赔偿责任。

在具体认定“连续三年不使用”时，因该制度如上文所述，是为了督促商标权人对其注册商标在核定使用的商品或服务上真实、合法、规范、公开、有效地进行使用，从而发挥商标的实际效用，能够使相关公众基于注册商标区分提供商品或服务的不同市场主体，防止浪费商标资源，随意侵占公共资源。由此，商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用，即使在实际使用过程中的商标标识与核准注册商标标识存在细微差别，但只要未改变其显著特征的，相关公众能够识别为核准注册商标的，可以视为注册商标的使用。

关于在商标使用中“真实、合法、规范、公开、有效”的判断，可以进行如下认定：

一、所谓“真实”，系指诉争商标的使用行为应出于商标权人的真实意思表示，并且具有使用诉争商标达到区分商品或服务来源作用的主观意图，而非仅为浪费商标资源、侵占公共资源、通过转让等手段谋取利益，为维持诉争商标注册而进行的使用，或者并非基于商标权人的意志进行的使用。

二、所谓“合法”，系指诉争商标在指定使用商品或服务上的使用，不能违反国家法律、法规等强制性规定的要求，此中应当注意，所谓强制性规定一般应当限于效力性强制性规定，而不包括管理性强制性规定。

三、所谓“规范”，系指诉争商标在使用过程中一般应与其核准注册的商标标志与核定使用的商品相一致。因为我国采取商标注册制度，即通过法定程序注册，使商标获得专用权。专用权的本质要求商标权人根据其被核准注册的商标标志和商品进行规范的使用，否则可能会对他人的合法权利造成侵害，而商标的使用恰恰为商标专用权的有效体现。同时商标权的连续三年不使用的撤销制度本身不是为了惩罚商标权人，而是为了鼓励商标的使用，即便可以在一定限度内接受诉争商标在实际使用中的细微改变，但此种改变也应当确保在相关公众施以一般注意力的情况下，能够辨认出诉争商标的显著特征，有效督促诉争商标权利人行使其商标专用权。然而应当在此指出，如果诉争商标权利人实际使用的改变后的标志系直接指向了其自身的其他注册商标，或者他人注册商标的，则该使用行为可能并非系对诉争商标具有使用的意图，也就无法形成与诉争商标专用权的唯一对应关系。在此情况下，即使实际使用中诉争商标的显著特征能够识别，也不能认为系对诉争商标的使用。

四、所谓“公开”，系指诉争商标在指定使用商品或服务上进行使用，应当以相关公众能够明确知晓的方式进行，对于仅是进行生产、销售、宣传等而进行的准备活动，一般不宜认定为商标法意义上的公开使用。

五、所谓“有效”，系指诉争商标的实际使用行为能够起到识别商品或服务来源的作用，而非仅对诉争商标注册信息的公布或其注册商标享有相关权利的声明等，这也与商标的基本功能相吻合。

十一、被控侵权商品具有“合法来源”应当如何进行判定

（一）问题的提出

新《商标法》第六十四条第二款对销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任进行了相关规定，也就是善意不知情的销售者，被控侵权商品具有“合法来源”可以作为其免除赔偿责任的构成要件。

在司法实践中，关于合法取得的判断要件应当如何界定存在一定分歧，特别是小商品的零售者商品来源的凭证是否应当考虑到其经营能力与特点，适当降低证据的证明标准需要进一步予以明确。

（二）解决对策

“合法来源”应符合商业习惯与行业惯例。《商标法实施条例》第七十九条中对“商品是自己合法取得的情形”进行了具体规定，同时考虑到新《商标法》第六十四条系对销售者主观上不具有故意而进行的免赔规定，实则与该法第六十条第二款免除行政处罚具有设置目的的同一性，即销售者承担赔偿责任的基础是其对销售假冒商品存在主观故意。由于主观意图判断的客观化标准不易确定，故通过销售商品是否具有“合法来源”作为推定主观上是否存在故意的外在表现形式。通常而言，若无“合法来源”的，销售者应当对其销售商品的实际情况具有更加谨慎的善良管理人的职责，推定其为“明知”；若能够提供系通过合法的商业渠道所取得，则在无其它证据予以证明销售者具有主观故意的情况下，则可以适用该条款免除赔偿的规定。

十二、“地理标志”在侵害商标权纠纷中“正当使用”的情形如何进行判定

（一）问题的提出

关于地理标志作为证明商标是否适用“正当使用”的规定，因《商标法实施条例》第四条中仅规定了地理标志作为集体商标时，集体成员以外的主体具有正当使用的权利，而作为证明商标时，对正当使用并无明确规定。若被控侵权产品能够证明来源于地理标志所限定的特定地域时，作为证明商标的地理标志是否适用正当使用应当予以明确。

（二）解决对策

地理标志作为证明商标予以注册的，应当按照法规的规定限制“正当使用”的情形。在《商标法实施条例》第四条对地理标志作为证明商标和集体商标进行区别对待的情况下，不宜作出突破，特别是地理标志除文字内容外，可能还含有图形、字母等其它可视性组成要素的，被控侵权人对其它可视性要素的使用显然不应当予以准许。然而，新《商标法》第十六条第二款规定的地理标志，是指标示某商品来源于特定地区，该商品的特定质量、信誉或者其它特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。因此若被控侵权产品能够证明确实来源于所出品的地域，其在商品上通过文字标注产地的情形，可以从是否为“商标使用”的视角进行分析，确保对正常的商品流通领域造成不当影响。

其中需要指出的，若通过注册，地理标志成为证明商标或集体商标，其文字亦是经过特殊化处理的，此时被控侵权商品对产地的文字标注不应当是对前述商标特殊化文字的复制或高度模仿，避免“行侵权之实”情形的出现。在此需要指出，关于被控侵权商品是否出自于特定地区，应当由被控侵权人承担相应的举证责任，若举证不能，则将承担相应的不利后果，例如“五常大米”、“西湖龙井”[16]商标侵权案中，均是无法确定被控侵权产品的具体来源，最终认定构成商标侵权。

结 语：

新《商标法》中关于侵害商标权纠纷的司法适用需要通过实践的积累与检验，本文仅是通过北京地区的相关司法判例对有关问题进行了收集与整理，提出了不成熟的解决建议，也希望通过此文为司法实践对相关问题的统一认知提供借鉴。


注释： 

[1] 本文将2013年修改的《商标法》简称为新《商标法》，2001年修改的《商标法》简称为旧《商标法》。本文此前发表于2016年3月的《电子知识产权》，对部分内容进行了修改。
[2] 参见北京高院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。
[3] 王太平著：《商标法原理与案例》，北京大学出版社2015年版，第229页—234页。
[4]参见北京高院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。
[5] 参见北京海淀法院（2014）海民初字第21033号民事判决。
[6] 2014年5月1日施行的《商标法实施条例》第七十五条规定，为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐藏、经营场所、网络商品交易平台等，属于商标法第五十七条第六项规定的提供便利条件。
[7] 参见北京知识产权法院（2014）京知民终字第222、223、224号民事判决和（2015）京知民初字第264、265号民事判决。
[8] 参见北京知识产权法院（2014）京知民终字第114号民事判决。
[9] 李雨峰、刁青山著，《商标指示性使用研究》，载于《法律适用》2012年11期，第87页。
[10] 黄晖著：《商标法》（第二版），法律出版社2016版，第172页。
[11] 参见北京高院（2015）高民（知）终字第1931号民事判决。
[12]郎胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第114页。
[13] 参见北京知产法院（2015）京知民终字第588号民事判决，类似判决还有该院（2014）京知民终字第134号、第153号民事判决。 
[14] 参见最高法院（2014）民提字第25号民事判决书。
[15] 参见北京高院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。
[16] 分别参见北京知产法院（2015）京知民终字第1180号、第991号民事判决。