5G标准必要专利许可实践中的难点

近期一个行业论坛中，小米的知识产权高级总监魏娜从大量许可实践的角度，对标准必要专利（SEP）许可的难点做了分享。

1.标准必要专利许可特殊性探究

首先，标准必要专利许可是一个非常复杂的问题，与之相应的争议会比较多。和普通专利相比，SEP至少有3个特殊点：

1）SEP的无法规避性。在一些标准中，是否在产品中实现标准的某些功能对产品的实际功能和性能几乎没有影响。但是由于标准具有强制性，产品制造商无法选择不实现该项功能。标准强制性的确可能会带来标准必要专利许可中发生垄断行为问题的可能性。

2）SEP的数量很大。在医药领域，可能一个产品的价值绝大部分来自一件或几件专利。但是在通信领域的5G技术上，目前已经声明了5万多个专利族，而且这5万多族专利分散在200多个专利权人手里，大家对FRAND的解读不同，争议多也就不足为怪了。

3）SEP有聚合效应。5万多个专利族是需要一起来完成5G这个系统的运作，但是每一个SEP它的内在价值其实没有那些非SEP高。这也使得每一个SEP的产生价值是很难评估的。这是另一个难点。从实践角度大家常常也只能摸索着前进。

2. 自上而下(Top-Down)法和可比许可协议法探讨

如何公平合理地确定SEP许可FRAND费率是一个难题，国内外学者，法院，实务界都进行了很多有益的探索，但它依然是一个难题。从根本上来说，许可费多少是合理的要看SEP对产品带来的价值。对SEP的价值评估我们应该要看内在价值，而要排除掉它因为放到标准里面带来这种“额外的优势”。因为SEP有这种聚合效应，每一个专利的内在价值是多少，不是那么明显。

目前常见的许可费率确定方法有可比协议法和自上而下法。我们注意到很多法院判例更多的是两种方式都采用，并且一般是让两种方式互相印证的方式，来提高我们对最终得出的合理的费率范围的一个确信程度。这两种方式在专利许可谈判中也经常被我们使用，大多数时候也是结合使用，两个方法各有利弊。

可比协议法的优势是这样的协议是市场给予的一个价值判断，假设协议双方都是理性的，没有受到压迫的话，这些协议是市场更直接的给出一个价值的参考。但是可比协议实践中有一些问题，比如a).可比协议大多数不公开。谈判实践中第一件事情通常就是被要求签署NDA，许可合同更是有很多严格的NDA条款。将来为了提高交易效率提高透明度，这些NDA签不签其实也是可以再重新讨论的。b).协议的拆解。协议中常常还会有其他交易价值，过去费用和将来费用分摊，费用支付方式考虑，交叉许可拆解为单向许可等等。如何拆解可比协议这方面的争议很大。我们看到很多案例中，双方的经济学家拆分后的合同的费率可以是差上10倍。c).另外诉讼和解达成的协议通常被认为是不可比的，因为和解后达成的协议金额高可能是当事人受到了诉讼的压力，而不仅仅是专利的市场价值。因此可比协议法常常有失灵的时候。

另外一个常用的方法是 TOP-down法。这种方法的优势在于保证总的许可费在合理范围，这对于产业发展来讲至关重要。公司做产品规划的时候需要预测预留多少专利费，产品是否能够赢利，最终的售价对于消费者来说是否能承受，特别是面向发展中国家甚至贫困地区的消费者的产品对价格会非常敏感。为了维持产业的健康发展，总许可费率的可预测性是不可缺少的。不过TOP-down方法中争议最多的一点是各家的SEP份额的认定。

3.TOP-down法中真实份额认定的难题

虽然声明的份额数据是有的，但是背后需要进一步探明的是各家的真实份额，这是难点中的难点。因为ETSI不做必要性审查，所以5万多个专利族中浑水摸鱼的情况不少。过度声明over-declaration的情况近几年可以说是越来越严重了。实践中有的专利权人宣称了500，1000，甚至好几千个专利族，但是谈判的时候可能只能提供10个claim charts (CC)，这很让人质疑其专利包中其他专利的质量。

另外现在5G标准拓展到了很多垂直行业，IoT相关的，或者车联网相关的，这些IoT，车联网专利手机是不是应该付费，同样IoT产品是否该为其用不到的功能付费，等等，这些都是值得我们进一步去厘清的问题。

4.难点如何破局：

基于实践的经验教训，我们目前考虑的解决方案可以从这些可能的方向去思考，抛砖引玉，也欢迎大家探讨。

1. 实施方需要独立进行技术分析和技术谈判。特别是强调进行技术分析，对标准的映射，稳定性分析结合做出独立判断的重要性。宣称的SEP中浑水摸鱼的不少，第三方报告结果差距也很大，所以一定要保留独立进行分析的能力。实际中我们通常会抽样分析专利权人自己提供的CC的专利，也会对其未提供CC的专利进行一定数量的抽样，这样才能更准确的判断整个专利包的整体价值。对提供CC专利的数量也应该有一定的要求。比如如果宣称的专利族高达500，1000族，那么至少应该提供10-20%的带有CC的专利。如果一定比例CC无法提供，其实很难让人相信专利权人对这些其他宣称的专利真正的做了尽调，其质量也就无法令人信服了。

2. 强调买货卖货的思维。卖家有义务进行真诚的说明和解释，来更好的体现出自己专利包的价值。专利包许可其实和很多商品销售类似，你提供的信息越详细，越容易打动客户。因此特别是希望有实力的专利权人意识到，大家共同的目的是把奖励要给到有真正贡献的发明人和公司。在实践过程中其实我们也会特别感激那些做出真诚解读的专利权人，内部评估中通常也会给出更多肯定的评价。

3. 按需付费。前面提到5G专利现在应用范围越来越广，因此专利权人可以将自己的专利包进行分类，IoT子类，智能手机子类，车联网子类等等，可以让实施方按照自己开发的产品来取得相对应的许可，而不是一揽子的打包许可。因为专利权人最了解自己的专利，进行分类应该不是难事，而实施方也会觉得物有所值。

4. 借鉴欧盟草案。欧盟委员会（European Commission）于4月27日公布了草案的正式文本——《关于标准必要专利和修订(EU)2017/1001号条例的提案》[COM(2023)232 - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001]。内容包括背景介绍、法律基础、利益相关者咨询和影响评估、预算说明、条款正文及相关附件等；条款正文则分为10个章节、共72条 。其中包括对总许可费率进行认定，SEP需要进行注册登记，欧盟会有一个中心对登记的SEP进行必要性的检查，等等。这些举措旨在提高标准必要专利的透明度和可预测性，其中有的建议也值得我们关注和思考。

5.中国企业的进步：

近些年，我们也可喜地看到中国企业在标准必要专利方面的实力在加强。最新2023年工信部信通院发布了《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年）》，其中排名前十位的企业中，中国企业占据5家，分别是华为，中兴，大唐，OPPO和小米。各家企业在专利领域既是实施人也是权利人。小米是首次排名进入前十，进步很大。相信中国公司们的进步和在SEP上整体份额的提升，将来会对标准必要专利许可带来更多的正面影响。