浅谈审查指南修改对于无效程序双方的影响

《专利审查指南（2010版）（》下称《指南》）分别于2017年和2019年进行了三次修改（以下简称“指南修改”）[1.2.3]，于2017年4月1日生效的修改，其中部分内容涉及专利无效程序关于权利要求修改标准的相关内容，包括：

将专利无效程序中专利权人对于被无效专利的权利要求的“以合并方式修改”修改为“以删除以外的方式修改”，同时将请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的例外情形，修改为“针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的”。

相应地，将请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的例外情形也做了相应修改，将“针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的”，修改为“针对专利权人提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的”。

删除了关于“权利要求的合并”的相关定义，明确了“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”，同时定义了“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。

将“仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书”，修改为“仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书”。

1.《指南》修改对于专利权人的影响

从以上的《指南》修改内容可以看出，相关修改总体而言对于专利权人是一个利好。

《指南》修改后，专利权人在无效阶段除了删除权利要求或技术方案之外，还可以将原来只能通过使多个没有引用关系的从属权利要求的技术特征整体合并入独立权利要求的修改方式，调整为以下两种修改方式：一是可以在某一独立权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征；二是修改权利要求的明显错误。这将极大程度地丰富专利权人对于权利要求书的修改可能。当然，修改被接受的前提是修改后的权利要求未超出原说明书和权利要求书记载的范围，且实现了缩小保护范围。

2.《指南》修改对于无效宣告请求人的影响

与对专利权人的影响相反，此次《指南》修改对于无效宣告请求人而言，则是提出了更高的要求。

具体而言，《指南》修改后，首先，针对以非删除方式修改的权利要求，无效宣告请求人不能再补充无效证据（公知常识性证据除外），而仅可以基于在无效宣告请求时以及提交无效请求后一个月内已提交的证据，在规定期限内增加无效宣告理由并进行具体说明。

其次，由于以上原因，无效宣告请求人在提出无效宣告请求之初，最迟在提出无效宣告请求之日起一个月内，就需要针对拟无效专利的权利要求的各种可能修改方式作一个全面评估，针对所有可能的修改方式提供相应的无效证据。基于此，一旦专利权人后续在规定期限内对于权利要求做出非删除式修改时，无效宣告请求人可以适时以经全面考虑后的证据增加相应的无效宣告理由。

再次，无效宣告请求人可以补充相应的公知常识性证据。

3.无效案例解析

下面通过一个无效案例简要分析《指南》修改对于无效程序双方的影响。

以专利复审委于2018年10月26日做出的第37563号无效宣告审查决定书（下称“第37563号无效决定”）[4]为例，该案例涉及针对权利要求书的非删除式修改。

第37563号无效决定认为：在无效阶段，请求人补充无效理由的期限为自提出无效宣告请求之日起一个月内，如果专利权人针对请求人的无效宣告请求以删除以外的方式修改权利要求，则允许请求人针对该修改所带来的问题在一个月内补充无效理由。此时新增加的无效理由所针对的缺陷应该是因专利权人的修改而引入的，如果该缺陷在授权公告的权利要求书中即已存在，那么针对该缺陷提出无效理由的期限不应因专利权人在无效程序中进行修改而被不合理地延长。

（一）关于修改超范围问题

该案例中，专利权人在答复无效宣告请求书时，对授权的独立权利要求1、15和21进行了非删除式修改：在授权权利要求1中补入原从属权利要求4中的技术特征“该溶胶包括氧化硅”、原从属权利要求6中的技术特征“该纤维材料为纤维絮或衬垫材料”以及原权利要求19中的技术特征“缠卷该已形成的凝胶片”，以缩小权利要求1的保护范围；对于原独立权利要求15和21也进行了类似修改。本文以下仅以独立权利要求1的修改为例进行讨论。

无效请求人在收到转送的经修改的权利要求书之后，在期限内补充了修改超范围的无效理由，认为新的权利要求1是在原权利要求1中补入了原权利要求4、6和19的部分技术特征，但是原权利要求19与原权利要求1之间并无从属关系，该修改实际上是通过重新撰写权利要求构建了新的层次体系，因此不应当被允许。

此外，专利权人在口审时当庭又提交了新修改的权利要求书，并在答复无效宣告请求书时提交的权利要求书的基础上，删除了权利要求5引用权利要求2和3的技术方案以及权利要求11，并相应调整其余权利要求的编号。

合议组经合议审查认为，新的权利要求1是在原权利要求1中补入原权利要求4、6和19的部分技术特征，并没有通过重新撰写权利要求构建新的层次体系，因此该修改符合《指南》关于无效宣告程序中修改方式的规定。而且，合议组认为修改后的权利要求1没有导致超范围：涉案专利原说明书记载了“本发明阐述一种连续方式的凝胶片工艺，其中，凝胶片是藉由上述方法中的任一者所制造，并缠卷为多个层”。缠卷该已形成的凝胶片在原说明书中已有记载，该修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

此外，请求人还补充了涉案专利修改超范围的无效理由，具体为：新的权利要求1中的“于凝胶化前将该纤维材料与经催化的溶胶结合”来自于原说明书第3页的表述，该修改导致修改后技术方案超出了原说明书和权利要求书记载的范围；同理，权利要求2-12的技术方案也超出了原说明书和权利要求书记载的范围；原授权权利要求19和21修改依据来自于图2及其相应说明，属于重新概括，导致修改后技术方案超出原说明书和权利要求书记载的范围。

对此，合议组认为：在无效阶段，请求人补充其无效理由的期限为自提出无效宣告请求之日起一个月内，如果专利权人针对请求人的无效宣告请求以删除以外的方式修改权利要求，则允许请求人针对该修改所带来的问题在一个月内补充无效理由。此时，新增加的无效理由所针对的缺陷在授权公告的权利要求书中即已存在，那么，针对该缺陷提出无效理由的期限不应因专利权人在无效程序中进行修改而被不合理地延长。本案中，请求人补充的修改超范围的理由所针对的两处修改均针对授权公告的权利要求书中就已存在的内容，所主张的修改超范围的内容并不是专利权人在无效阶段对权利要求书的修改所带来的，请求人没有在提起无效宣告请求时及之后的一个月内针对上述内容提出修改超范围的无效理由，因此，合议组对于请求人补充提出的修改超范围的无效理由不予接受。

（二）关于创造性问题

该案例中，请求人认为：对比文件1公开了一种吸水性树脂含水凝胶状物的制造方法，并公开了聚合引发剂在单体混合物供给作业线上和/或传送带上与适当的单体混合物进行混合。对比文件1与涉案专利属于相同的技术领域，其中对比文件1中的单体混合物对应于权利要求中的溶胶，聚合引发剂对应权利要求中的凝胶诱发剂，其聚合后的最终产品为凝胶体，对应于权利要求中的凝胶片，因此对比文件1同样公开了利用溶胶通过引发剂形成凝胶的方法。

专利权人认为：对比文件1公开的是聚合物水溶液作为原料，发生的是普通的聚合反应，涉案专利是以溶胶为原料，发生溶胶—凝胶化反应，因此两者属于不同的体系、不同的技术领域。

对此，合议组认为：涉案专利与对比文件1是否均属于相同的技术领域，是否均是利用溶胶来制备凝胶的体系，构成了本案创造性评判过程中的争议焦点。

涉案专利要解决的技术问题在于针对传统工艺的批次铸造，提供一种连续及半连续的溶胶—凝胶铸造方法，该气凝胶可用于作为热绝缘材料。从涉案专利权利要求以及说明书的记载可知，涉案专利是通过溶胶与凝胶诱发剂经反应生成凝胶的一种方法，虽然其在说明书中提到了“溶胶前体溶液”，但是本领域公知溶胶为固体在液体中的胶态分散体，结合涉案专利说明书整体内容可知，其含义应当为溶胶。

对比文件1中公开的是利用单体混合物的水溶液在聚合引发剂的引发下发生的聚合反应，虽然其名称为吸水性树脂含水凝胶状物，但其实际上并非凝胶，只是一种性质与凝胶类似的具有高弹性的胶状物。涉案专利与对比文件1分属于不同的技术领域，涉案专利属于溶胶—凝胶领域，而对比文件1则属于利用溶液聚合来使单体聚合成聚合物的溶液聚合领域。

此外，对比文件1中虽然公开了其聚合物单体可选用疏水性单体，但是并不能证明该疏水性单体分散在水中的粒子尺寸的溶胶范围。对比文件2虽然公开了SiO2溶胶，但是对比文件1和2分别属于不同的技术领域，涉及不同的体系，因此，本领域技术人员没有动机将对比文件2中的SiO2溶胶应用于对比文件1中。

综上，请求人认为涉案专利与对比文件1属于相同的技术领域、对比文件1同样是一种溶胶体系的意见不能成立。最终，合议组做出无效宣告审查决定，在专利权人于口审当庭提交的权利要求1-12的基础上继续维持该专利权有效。

4.小结

总体而言，《指南》关于无效程序修改标准的修改内容对于专利权人而言是一个利好，修改后的《指南》丰富了专利权人对于被无效专利权利要求书的修改方式和可能，使得即使在原授权权利要求中与独立权利要求不具有引用关系的某一权利要求的特征，也有可能补入独立权利要求中，从而在确保修改不超出原始公开范围和缩小权利要求保护范围的前提下，对于应对新颖性、创造性、不支持的无效条款的可能性有所增加。

对于专利权人而言，需要注意的是，在无效宣告审查程序中，专利权人仅在收到无效宣告请求书的一个月内可以提交对于专利权利要求的非删除式修改，而且，一旦该修改因为不符合《指南》的相关要求而不被接受的话，专利权人将没有机会再次提交相关的权利要求修改。

与之相反，对于无效请求人而言，修改后的《指南》则对其提出了更高的要求，即：无效宣告请求人在提出无效宣告请求之初，最迟在提出无效宣告请求之日起一个月内，需要针对拟无效专利权利要求的可能修改方式有一个全面评估，对于所有可能的修改方式提供相应的无效证据。基于此，一旦专利权人后续在规定期限内对于权利要求提出非删除式修改时，可以适时以经全面考虑后的证据增加相应的无效宣告理由。

另外，对于原授权专利文件既已存在的可被宣告无效的缺陷，请求人需要在提出无效宣告请求之初，最迟在提出无效宣告请求之日起一个月内提出相应的无效宣告理由，并提供相应的证据。如请求人后续针对非删除式修改的权利要求再提出相应无效理由，有可能不被合议组接受。

而且，从本文引为例证的无效案例决定中也可以看出，请求人还需要对无效宣告请求书中使用的评价创造性的证据的应用领域进行考量，以免合议组认为其所使用证据属于不同技术领域、无法进行结合，从而导致请求人提出的权利要求不具有创造性的理由无法成立。

此外，从《指南》修改逐步放宽无效阶段专利权人对于专利权利要求修改可能性的角度考虑，如果专利权人在专利申请阶段能够合理布局更多的权利要求，那么后续一旦出现专利被提起无效的情况，则可为自己维持全部或部分原权利要求提供更大的回旋余地。

参考文献:

[1]国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（第七十四号令）。

[2]国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的公告（第328号）。

[3]国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的公告（第343号）。

[4]第37563号无效宣告审查决定书。