专利申请“一案两请”越来越“火”？如何掌握正确操作方式？

《专利法》第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

由此引出“一案两请”的概念，也就是说，在同时满足“同一申请人”、“同日（指申请日）”以及“同样的发明创造”三个条件的前提下，既申请实用新型专利又申请发明专利的这种情况通常被称为“一案两请”。

在一定程度上来说，“一案两请”看似是在“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定之外的“特例”。

笔者在工作中发现，近年来，已经有越来越多的国内和国外的申请人采取“一案两请”的方式进行专利申请。

经笔者结合工作经验简单总结，“一案两请”之所以能够得到国内和国外申请人的青睐，主要是因为其具有如下益处：

（1）众所周知，实用新型专利申请在提交后只经过初步审查，而不经过实质审查，因此相比于发明专利申请，实用新型专利申请的审查周期短，授权快，而且其在授权之后在行使权利方面与发明专利没有实质区别，因此采取“一案两请”的方式进行申请可以帮助申请人快速取得专利权以保障其权利行使。

（2）虽然实用新型专利申请授权快，但其保护期限相对较短，仅为10年（发明专利为20年）。如果申请人又想获得较长时间的专利保护，此时采取“一案两请”的申请方式就能够很好地解决利用单一的实用新型专利尽早地获得专利保护与保护期限短之间的矛盾。

（3）“一案两请”的申请策略为专利权的最终获得提供了双重保证。允许同样的发明创造申请两次，这使得最终获得专利权的可能性增加。

（4）有利于专利权的稳定性。同样的发明创造通过同时以实用新型申请和发明申请这两种方式进行申请，得到了两次审查机会，因而能够更好地克服申请文件中的缺陷,尤其是在后授权的发明专利因为在实质审查期间经过了新颖性和创造性等的审查和/或修改，从而使得最终获得的专利权更加稳定。

（5）“一案两请”为申请人提供多选择多层次的专利保护方式，为申请人确定最终的专利保护策略提供缓冲。先获得的实用新型专利权可以使申请人尽早地行使专利权，使得专利产品能够得到法律保护，更好地占领市场、尽快投入市场并获得法律保护。之后若申请人想获得更长的保护期限则可以选择放弃实用新型专利权而只保留发明专利权；但当然，若专利产品属于更新换代快的技术领域，则为了减少不必要的专利开支，申请人也可选择保留实用新型专利权而放弃发明专利权。而且，先行使的实用新型专利权也使得申请人能够在行使权利过程中发现专利权利要求撰写上的某些不合适的方面，能够对尚在审查的发明申请进行合理的修改，以获得期望的最终权利。

在此还需提醒申请人注意，由于当前实用新型专利申请数量较多，国家知识产权局对于实用新型的审查有从严趋势，对于同日申请发明和实用新型的案件，相应的发明申请的实质审查可能会延迟。

下面再来说说在专利申请阶段“一案两请”的具体操作方式。

《专利法》第四十一条第二款规定，同一申请人在同日(指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

基于该条款，“一案两请”的申请人在提交发明专利请求书和实用新型专利请求书时，应当在两个请求书上都勾选表明“一案两请”的相应选项，如下图：

若未勾选，则按照专利法第九条第一款的规定处理。

《专利法》第四十一条第四款还规定，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。

申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。

申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。

在实际操作中，在已经获得的实用新型专利权尚未终止的情况下，当审查员发现发明专利申请具有授权前景时，会发出审查意见通知书，通知申请人采取相应措施以避免重复授权。

此时，申请人通常可选择如下三种处理方式：

（1）放弃已获得的实用新型专利权。如果申请人选择放弃已获得的实用新型专利权，则应当在答复该发明申请的审查意见通知书的同时针对实用新型专利权提交由全体专利权人和代理人签章的《专利权放弃声明》，并声明放弃理由是为了克服重复授权的问题。实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

（2）若申请人不想放弃已经获得的实用新型专利权，同时又想获得发明专利权，则可以对发明专利申请进行修改，以使其要保护的权利要求在保护范围上与已授权的实用新型专利的权利要求的保护范围区别开，从而避免重复授权。

（3）撤回尚未被授予专利权的发明专利申请，以保留实用新型专利权。

综上，对于申请人来说，为了最大限度地保障利益，可以采取“一案两请”的申请方式，而且只要最终避免重复授权的问题即可。

另外值得注意的是，由于PCT国际申请进中国国家阶段时只能以一件申请进行提交，而且在提交时只能选择以发明类型或者以实用新型类型进入中国国家阶段，因此“一案两请”的专利申请方式不适用于PCT国际申请，而只适用于依据巴黎公约提出的专利申请。

以上仅是笔者在工作中的一点实操经验，如有任何不妥之处，敬请指导。