充分利用分案策略保护您的权利

一、引言

分案申请制度规定在专利法实施细则第42条中。

进而，审查指南（以下，除非有特别的说明，指2019年11月1日起施行的修改后的审查指南）第一部分第一章5.1等对分案申请制度进行了细化的规定。

在实务当中，对于申请人来说，只要利用得当，分案申请制度是一项非常有利的制度。

二、分案申请的类型和时机

根据审查指南第一部分第一章5.1.1的规定，分案申请大体可分为主动分案（主动提出分案申请）和被动分案（依据审查员的审查意见提出分案申请）两类。

进而，审查指南第一部分第一章5.1.1 (3) 中规定了主动分案和被动分案的时机，其中：

主动分案（包括主动针对母案提出分案申请和主动针对已提出的分案申请再次提出分案申请这两种情况）并不要求母案存在单一性问题，只要母案处于未最终结案（pending）状态，随时可以基于母案提出分案申请；而被动分案（针对被审查员指出存在单一性缺陷的分案申请（即“一代分案”）再次提出分案申请（即“二代分案”））不受主动分案时机的限制，只要审查员指出单一性缺陷，而且一代分案处于pending状态，即便是母案不再pending，也可以进行分案。

下面，笔者根据上述规定，参考彭文波律师的文章（从审查指南的最新修改再谈无限分案与主动分案，老彭侃知产（微信公众号），2019年9月24日），将可以分案的时机汇总如下表。

三、充分利用分案策略使申请人权利最大化

在实务当中，如果能充分利用分案策略，往往能够为申请人争取到尽可能多的权利，获得满意的效果，具体说明如下。

1. 基本功能

当专利申请被指出单一性缺陷时，可以考虑将为克服单一性缺陷而不得不删除的权利要求和/或技术方案提交分案申请。

2. 创造争辩机会

如果申请人认为争辩理由非常充分，但母案审查员或合议组无论如何都不接受，从而导致母案被驳回或者维持驳回决定，可以考虑提出分案申请。由此，可以继续针对分案申请进行答复，从而增加了争辩的机会。

在某些情况下，可能专利申请恰逢审查指南的修改或者审查政策的变化等，而修改后的审查指南或者变化后的审查政策非常有利于申请人的专利申请，可以在针对母案利用延期、恢复、提交复审请求、甚至针对复审决定提起行政诉讼来拖延审查进程之外，还可以充分利用上表中的提到的分案期限来进一步延缓审查进程，以等待修改后审查指南的施行或政策的落地，从而使申请人的专利申请获得授权。例如，通过审查指南的本次修改，“未经过体内发育的受精14天以内的人类胚胎分离或者获取干细胞技术”成为专利授权的客体，此外，对于GUI来说，不再要求与具体应用的产品结合。

3. 从战略考虑出发，及时保护核心产品的同时争取保护范围最大化

一般来说，一件专利申请的权利要求是对核心技术方案进行适当上位概括而得到。另一方面，在专利申请的审查中，必须全部权利要求都具备授权条件才能获得授权。实务中，往往申请人与审查员之间仅就核心产品所涉及的权利要求/技术方案之外的权利要求/技术方案的可专利性存在争议而使审查进入未决状态，由此本申请短时间内授权前景不明朗。同时，申请人的核心产品即将上市，或者涉及其他与专利授权相关的利益，如果专利申请不尽快获得授权，上市的产品就面临被仿冒或者相关利益受损的风险。这种情况下，可以暂时先将争议的权利要求或技术方案删除，从而使核心产品涉及的权利要求/技术方案尽快获得授权。然后，针对被删除的权利要求/技术方案，提交分案申请。

4. 避免技术方案被捐献

实务中，由于某些原因而导致希望保护的技术方案被遗漏在说明书中而未被写入到权利要求书中，又错过了主动修改的时机，而且在答复审查意见通知书时，通常不能把原说明书中的技术方案作为新的权利要求写入权利要求书。这种情况下，可以考虑针对上述未被写入权利要求书的技术方案进行分案申请，从而使得这些技术方案有希望获得保护，避免因仅记载在说明书中而捐献给公众。

5. 迷惑竞争对手

在专利申请的初期，特意不将可能造成竞争对手侵权的技术方案写入权利要求书，而将其隐藏在说明书中，从而使竞争对手在早期难以检索到申请人的专利从而放松警惕。根据申请人的战略、市场情况、以及竞争对手的情况等，在适当的时机把可能造成竞争对手侵权的技术方案进行分案，由于竞争对手可能只检索到母案的授权权利要求，而对分案的授权权利要求关注不够，从而落入分案授权权利要求的保护范围。由此，可以在获得授权之后打击竞争对手。

此外，在说明书中存在多个可能造成竞争对手侵权的技术方案的情况下，可以利用上述提到的策略拖延审查进程，使母案处于pending状态，在此期间内，在适当的时机不断提出分案申请，从而使竞争对手难以预期申请人会将说明书中的哪个技术方案提交分案申请进行保护，从而对潜在的竞争对手造成震慑作用。由此，这些仅记载在说明书中的未授权的技术方案可能起到了等同于授权技术方案的保护作用。

6. 利用n代分案进行专利布局

以上提到的几种策略都是基于主动分案。

如果母案无法继续pending，可以考虑在母案结案之前，提交一件或多件有明显单一性的分案申请。当分案审查员指出单一性问题时，再针对该分案申请提交二代分案。以此类推，按照现行专利法实施细则和审查指南的规定，一般来说，如果二代分案也被指出单一性问题，且该分案处于pending状态，还可以据此提交分案。不过需要注意的是，在少数情况下，有可能即使存在单一性问题，审查员也不会指出。因此，在实务中，该策略不能保证百分之百成功，需要谨慎使用。

囿于笔者水平有限，以上仅列举了一些策略供申请人在实务操作中参考，而并非穷举，申请人可以综合考虑自身的战略、专利布局、竞争对手等因素，采用合适的分案策略。

最后，申请人在提交分案申请时，还应当注意专利法实施细则和审查指南的一些特别规定，例如分案申请的类别应当与原申请的类别一致。

此外，目前国家知识产权局对于非正常申请的监视非常严格，如果分案申请的权利要求与母案申请的权利要求完全相同，就有可能被认定为非正常申请，因此，建议在提交分案申请时，就使分案申请的权利要求不同于母案的权利要求，而不是先提交与母案完全相同的权利要求的分案申请，然后再进行主动修改。