SBAIN发明撰写之锦囊妙计

一、引言

这里所提到的SBAIN代表五种类型的发明，包括：S代表software（软件发明），B代表business model（商业模型），A代表artificial intelligence（人工智能），I代表IoT（Internet of Things，物联网），以及N代表network（互联网发明）。众所周知，近年来SBAIN发明在产业上取得了突飞猛进的发展，相关领域专利申请在世界上主要国家，例如中国、美国、欧洲、日本等国家的申请量都呈激增态势【1】【2】。

实际上，如何针对SBAIN发明撰写出既能体现发明人所做出的发明本质贡献又能够尽量满足例如技术方案和创造性等审查标准的申请文件，一直以来都是一个重要课题。这里，笔者结合自己实践经验给出如下的一些锦囊妙计，以期更好地帮助从业者撰写出质量更佳的SBAIN发明申请。

如下赋诗一首，含笔者相关经验之精华于如下十条锦囊妙计：

远离小三收益多，傍上大款得生机；

任督二脉需打通，变脸手术显神奇；

应用场景多扩展，巧用分案两相宜；

援引加入获奇效，平衡技术与创造；

附图重要勿忽略，预防优于把病医。

二、具体撰写建议

锦囊妙计1. 远离“小三”受益多

这里所提到的“小三”指的是“管理”，包括但不限于行政、金融、商业等领域的管理和监督【3】。值得注意的是，SBAIN发明专利申请通常离不开“管理”属性，这是由SBAIN的发明本质所导致的。实际上，SBAIN发明专利申请在某种程度上就是要实现更为高效的管理。然而，根据笔者的不完全统计，上述领域的发明专利申请在中国专利审查的初审过程中非常容易被分类到一个特定的技术领域，即“G06Q”分类【3】。相应地，这个IPC分类下的发明授权率显著降低【4】。

因此，笔者的建议是，在说明书和权利要求书的撰写中尽量少使用例如“管理”这样的词汇，特别是摘要、发明名称和权利要求1中尽量不出现“管理”等类似词汇。相应地，可以将“管理”改为例如“控制”或“监控”这样的技术类词汇来进行表述。这是因为，如果说明书中出现了大量“管理”类词汇，不仅会导致初审审查员不利地将发明分类到“G06Q”当中，而且后续还可能导致实审审查员主观地做出不利的认定，即该SBAIN发明属于单纯的智力活动，而非技术方案【4】。

锦囊妙计2. 傍上“大款”得生机

此处的大款就是“通信”。毋庸置疑，SBAIN发明大多存在于网络架构的基础上，换句话说，是一种以网络为依托来实现特定应用的技术。一般而言，这个领域的发明创造都是建立在“三层”架构的其中一个之上。“三层”架构包括“网络层”、“通信层”和“应用层”，并且发明点通常是三层架构的最上层，即应用层【5】。

这里，如果简单地撰写为“应用层”上的发明，则很容易使审查员认为该SBAIN发明是一种简单的智力活动而降低对于该发明的技术性评价。因此，笔者的建议是，即使发明点仅涉及或主要涉及“应用层”的改进，也要从底层架构，即网络层开始撰写说明书，并且给出通信层上各个实体部件之间的通信连接关系。这样的通信连接关系最直观、最易懂的表现形式是通过具有硬件连接关系的附图来体现的（后见锦囊妙计9）。

根据笔者的观察，通过说明书中有效地植入关于底层“网络层”和中间层“通信层”的结构说明和描述，能够最大程度地引导审查员将SBAIN发明视为技术性发明来进行后续审查。

锦囊妙计3. “任督”二脉需打通

此处的“任督”二脉指的是“技术问题”和“技术效果”的撰写方式，这也是关键中的关键。换句话说，技术问题的解决方案如何更好地体现技术性也是决定SBAIN发明能否通过技术方案审查的关键【6】。

然而，对于一些特定的SBAIN发明而言，如果发明点确实是管理方面的改进或者不可避免地体现管理本质的话，则笔者建议撰写多个技术问题，特别是将趋向于技术性的技术问题，例如如何降低网络带宽占用，如何使用较少网络信令使用，以及如何更加快速地进行IoT系统中各部件的互连互通等技术问题放置在技术问题部分的前面，而将管理性问题，例如如何更为高效地进行信息管理，如何更为全面地监控系统信息等管理性问题放置在技术问题部分的后面，以期在最开始就打上技术问题的烙印，从而使审查员对该发明的技术性有更深刻的理解。

锦囊妙计4. “变脸”手术显神奇

这里提到的“变脸（face-off）”手术指的是，通过在说明书中植入尽可能多的技术性词汇，使发明方案整体更符合专利的技术性要求，这也从另外一个侧面呼应了上面提到的锦囊妙计1。

举个例子，假设某发明涉及一种IoT系统，其中通过改进AI算法来更好地管理交通路口车辆等待时间。这里，在独立权利要求1中，建议将“车辆等待时间”上位为“传感器（在交通路口设置的多个传感器）传送的信息”，将“车辆通行管理”替换为“信息控制”，将“AI算法”替换为“通过中央控制台所包含的处理器进行信息控制”等。

由此，呼应锦囊妙计1，同样，通过这样的技术性词汇的介入，期望审查员对于发明的技术性有更高的评价。

锦囊妙计5. “应用场景”多扩展

如上提及的AI算法类发明或者管理类发明，笔者根据经验都建议在说明书，特别是具体实施方式的撰写过程中尽可能扩展发明的应用场景。这里可以参考EPO在2018年底发布的新版审查基准，新增子项目说明AI人工智能、ML机器学习相关发明能否准予专利，其是首度有主要专利局单独讨论AI、ML相关发明的专利适格性问题【7】。

已经清楚的是，在EPO的审查中，单纯的AI、ML算法是不能被授予专利权的，并且将AI、ML算法应用到一些特定的应用场景（例如，商业场景）也是不能被授权的，只有将AI、ML算法应用到更为工业化的场景才具备授权前景【8】。

因此，作为一种撰写策略，笔者建议将AI、ML算法的应用场景尽量多做扩展，具体可以参考上面提及的EPO新版审查基准（同样，中国审查员也熟知并会参考），并且尽量将那些已明确为可以被授权的应用场景放置在具体实施方式部分的前面。

锦囊妙计6. 巧用“分案”两相宜

如果SBAIN发明的本质确实在于管理方面，而较少涉及技术性改进，或者SBAIN发明的本质更多地侧重于管理属性，则笔者建议可以尝试采用“稻草人（scarecrow）”战术，将更为技术性或者包含更多技术性词汇的技术方案放置在前面来挑战审查员，并且还在权利要求中构造多套权利要求，而将最期望保护的管理类或商业性方案暂且“隐藏”在多套权利要求的后面或者说明书的某个位置处（通常是发明内容部分或者具体实施方式部分的最后）。在笔者与一些欧洲代理人的沟通中，获知这也是欧洲代理人在软件发明时经常使用的一种策略。

接着，在后期实质审查中，可以根据前案的单一性审查、创造性审查等审查结果，决定是否需要提出分案请求，而其中的一个“金标准（gold standard）”就是依据母案的IPC分类结果来预期将会被分案的其他技术方案的授权前景。

锦囊妙计7. “援引加入”获奇效

这里提到的“援引加入（Incorporation by Reference）”与通常所指的PCT专利申请中所涉及的援引加入的含义不同。笔者此处所提到的“援引加入”是指在说明书的撰写中在背景技术部分中把已知的在中国已授权的相同或相似领域中的技术类在先申请引入其中，并且可以在后期实质审查中利用这些已授权专利的已经被认可的技术性为依据来进行辅助性争辩。

根据笔者自己的实践，在说明书撰写过程中通过“援引加入”方式来预先“种下”生命的种子，有时候在后期实质审查过程会起到“起死回生”的功效。

锦囊妙计8. 平衡“技术”与“创造”

关于SBAIN发明，很多时候技术方案的审查与创造性审查是难以分离的，更多地是“你中有我，我中有你”。因此，笔者建议在技术方案构成和创造性体现中做好平衡。具体而言，就是衡量在权利要求所保护的技术方案中具体引入多少数量的技术性特征。也就是说，这两者在某种程度上是相互制衡的（具体而言，一方面，如果引入的技术性特征比较少，则可能导致审查员在技术性评判较差；另一方面，如果引入的非必要的技术性特征比较多，则又可能导致授权权利要求的保护范围较窄），这需要撰写人员的仔细权衡和推敲，并且还和具体个案的实际情况相关联。

例如，在说明书和权利要求书的撰写过程中，最好是准备以“技术性特征”体现发明点，并且在例如从属权利要求和说明书中预备好其他不太重要的技术性特征和其他非技术性特征。

锦囊妙计9. “附图”重要勿忽略

附图的重要性在普通的发明创造的撰写中不言而喻，清晰明了的附图不仅能够用来体现发明的本质，而且还能更好的帮助审查员正面认定（affirm）SBAIN发明的技术性。

这里，笔者建议至少将第一幅附图即图1，体现为硬件类系统构成，并且这样的系统构成最好体现出三层系统架构（回见锦囊妙计2）。并且根据笔者的实际经验，系统硬件类的附图数目越多越好，例如体现为不同应用场景的系统硬件构成等。

锦囊妙计10. “预防”优于把病医

呼应上面提到的多项锦囊妙计，在说明书撰写过程中植入尽可能多的技术性词汇的策略始终优于在后期实质审查过程中通过修改和/或意见陈述的方式来争辩属于技术方案或者具备技术性的创造性贡献。

根据笔者的代理实践，通过说明书撰写过程中各个方面的注意、改变、甚至是升华，能够有效地提升SBAIN发明的授权率、以及授权SBAIN专利的稳定性并且扩大授权SBAIN专利的保护范围。

三、结语

当然，撰写SBAIN发明的经验和技巧不局限于上面提到的这些锦囊妙计，并且如何更加熟练及灵活应用这些及其他锦囊妙计离不开SBAIN发明本身的创造性高度，更离不开撰写人员（draftman）对于发明技术方案的理解和总结。

另外，鉴于笔者水平有限和SBAIN领域发展迅猛，并且在相关领域中尚未有明确的且统一的指导性意见，更多的是从业者不断摸索的过程中找出一些规律性的共性问题，因此如果本文中有一些不成熟或者有待商榷的内容，也欢迎各位同行提出并指正。

参考文献

【1】 纲正知识产权中心，人工智能专利态势报告，2018年8月24日发布，网络链接见http://www.eepw.com.cn/article/201808/391063.htm，访问时间是2019年3月25日.

【2】杨继平，人工智能技术将导致大量专利代理人失业或者转行？果真如此吗？中国知识产权报，2018年11月5日发布.

【3】来源于中国知识产权网，《国际专利分类体系(IPC)及其应用》，2011年8月15日发表，作者国家知识产权局专利文献部郑洁。

【4】杨继平、范胜杰，从特定IPC分类看中国专利审查中的技术性审查标准，中国专利代理 [M]，2013年第4期.

【5】互联网蜀黍，浅谈物联网的三个关键特征与三个层次，2017年12月30日发布，网络链接见http://mini.eastday.com/mobile/171230120757782.html，访问时间是2019年3月25日.

【6】中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南2010[M]. 北京：知识产权出版社，2010.

【7】Guidelines for Examination in the European Patent Office (November 2018 edition)，请见https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm.

【8】EPO Releases Patentability Guidance for AI-based Applications，请见https:// https://www.patentdocs.org/2018/10/epo-releases-patentability-guidance-for-ai-based-applications.html.