FTO报告是如何“炼”成的

根据广州知识产权法院公布的最新数据，2018年1月1日至11月30日，广州知识产权法院审结的3144件专利案件中，判赔额在10万元至100万元的有1878件、100万元至1000万元的有111件、1000万元以上的有10件，最高判赔额达到了4000万元，其中判赔额超过10万元的专利案件占比达63.6%。由此可见，企业一旦被起诉专利侵权并败诉，赔偿额度日趋增多。

企业如何在销售、生产甚至研发时就规避可能的侵权风险，越来越受到业内的高度重视。那么，企业一旦发生专利侵权诉讼该怎么办？

FTO（自由实施，Freedom to Operate)指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，具体为出一份专利侵权检索与分析报告，常规操作可分为以下“三部曲”：

充分了解技术，明确技术特点；根据技术点进行专利检索，筛选出相关专利；进行侵权对比分析，找出侵权专利。

那么，企业在应对专利侵权诉讼中具体应如何操作？需要重点注意哪些问题？下面，笔者结合国内专利的FTO报告，提出了以下问题，并进行了具体分析。

第一个，如何判断需要检索的技术特点？

首先，需要区分调查的方向是外观还是内部结构，或者两者均有，这决定了我们要检索外观设计专利还是发明或实用新型专利。无论是外观设计还是发明或实用新型专利，企业都应该对现有技术（市场上同类技术的常规做法）有充分的了解，然后对比现有技术，找出自己的技术特点；从另一个角度，可以从效果特点上判断，例如，企业产品的优势是什么，是外观漂亮大方、使用方便、制造成本低，还是功能强大，这些优势对应的外观或者结构就是我们需要重点检索的特点。

下面，笔者结合一个案例进行分析。假设甲企业研发一款童车，外表好看、折叠方便，尤其打开折叠后锁定容易。我们初步可以设定检索的方向为两个，一个为外观设计专利，另一个为发明和实用新型专利。而根据甲企业对现有技术及市场普遍产品的了解，可以初步判断技术特点在于架体上，尤其是前后车架的折叠连接关系及锁定装置。

第二个，在根据明确的技术特点进行检索的过程中，我们需要采取怎样的策略检索？

对于外观设计，直接采用关键词，选取申请类型为“外观设计”，选取法律状态为“有效”，则可以看图对比选出近似的专利。如果数量过多，还可以结合国际分类号进行限缩。在上述案例中，可以采用关键词“童车or儿童推车”进行检索，结合外观设计专利及有效法律状态的条件，可以检索出约2300篇外观设计专利文献，然后再进行筛选即可，初筛及二次筛选后，可以获得几十篇或者十几篇专利文献。

对于发明和实用新型专利，由于数量较多，当然是检索范围越大越好，把网撒得越大就越安全。但是专利数量太多，从人力时间成本来看，又不允许无穷尽地查看。所以，在检索开始时，应进行预算，预估多少有经验的人处理多长时间，结合测试关键词检索出来的数量选择出范围合适的关键词。例如，设定有经验的处理人为两人，检索筛选时间约为10个工作日，那么我们可以设定对应专利数量为3000到5000件为检索条件。在上述案例中，我们可以通过多种条件进行检索组合，例如，其中一种可以设定为“童+车+锁+折叠”，可以得出有效及公开的专利3600余件；再对多种检索条件组合出的专利数量（控制在5000件以内）进行筛选。筛选过程同样是从粗筛到细筛，直到找出技术相关并可能侵权的一百多件专利。

除了采用多种关键词进行组合检索以外，也需要采用最大范围和最小范围的测试检索，最小范围的检索条件是为了直接找出最接近的专利，避免漏掉真正要找的专利。另外，检索人员可以在初筛后的专利中选择用的最多的几个专利分类号，再使用该分类号结合大范围的关键词进行补充检索。

第三，如何进行专利侵权分析？

产品是否侵犯外观设计专利权，主要是看整体是否相似以及设计要点是否相似；发明和实用新型专利则看权利要求范围，将技术特征一一进行对比，主要遵循全面覆盖原则及等同原则即可。在实际操作中，后期的筛选中其实也涉及了初步的侵权分析判断，即使技术相同但是明显不落入权利要求范围的专利也可以直接省去。

在上述案例中，笔者通过检索，可以找到专利号为201430269128.9（已被无效）、201420557327.4等可能侵权的专利。企业在检索到可能侵权的专利及分析对比后，可以考虑进行专利无效或者技术变更，从而规避侵权风险。