美国联邦巡回上诉法院明确有关蓄意侵权案件的审理机构

2018年1月12日，美国内布拉斯州联邦地区法院在美国制造公司Exmark诉百力通公司（Briggs & Stratton Power）一案中明确指出，鉴于美国联邦最高法院对Halo电子公司诉Pulse电子公司一案的判决，有关蓄意侵权的案件应由陪审团来审判，而非联邦地区法院。

背景

在本次诉讼中，Exmark起诉百力通侵犯其美国第5987863号专利的第1项权利要求。美国专利商标局（USPTO）曾对涉案专利的第1项权利要求进行了3次复审，并且每次均认定其有效。Exmark提起简易判决动议，即不能以缺少先占性或非显而易见性为由判定其权利要求无效。联邦地区法院根据以下事实批准其动议：涉案专利第1项权利要求经过3次复审，且均被认定为有效。百力通也向联邦地区法院提出涉案专利第1项权利要求无效的简易判决动议，但是联邦地区法院驳回了该动议。

陪审团着手处理该案件，以确定百力通是否侵犯了第5987863号专利的第1项权利要求、百力通的侵权行为是否蓄意而为之以及损害赔偿金的具体数额。陪审团判定百力通应承担蓄意侵权责任，并向Exmark支付合理的专利使用费。

随后，联邦地区法院就百力通提出的因陪审团懈怠要求对其蓄意侵权和需支付的损害赔偿金进行重新审理的动议进行了一次法官审判。在本次审判中，联邦地区法院驳回了百力通的动议，并根据百力通的蓄意侵权行为批准了Exmark提出的加重损害赔偿的动议。

百力通对联邦地区法院的几项决定提出上诉。就故意侵权行为而言，百力通宣称，在Halo上诉案中，Halo获得了重审蓄意侵权和联邦地区法院判定的加重损害赔偿的机会。在该案件中，联邦最高法院认为蓄意侵权行为的判定取决于侵权人的主观意图以及在被诉侵权时其对自身侵权行为的知晓程度，并且推翻了之前联邦巡回上诉法院在Seagate一案中设定的先例，要求（作为蓄意侵权询问的一部分）就侵权人辩护的客观合理性设立门槛标准。鉴于Halo一案，百力通表示联邦地区法院不当地排除了“不合理”的证据，这些证据在百力通被诉侵权时与百力通的心理状态有关。

联邦巡回上诉法院的判决

最初，联邦巡回上诉法院法官判定，联邦地区法院批准Exmark提出的不能以缺少先占性或非显而易见性为由认定其第5987863号专利的第1项权利要求无效的简易判决动议的行为是错误的。联邦巡回上诉法院解释道：“仅仅用复审来确认一项专利权利要求的可专利性不能决定真正的事实问题是否将权利要求无效的简易判决排除在外。由于导致专利授权的原始审查并不排除联邦地区法院的无效攻击，因此确认一项权利要求可专利性的复审不能排除专利挑战者的专利无效的举证责任。”

之后，联邦巡回上诉法院推翻了之前判付的合理的专利使用费，并且因为Exmark的损害赔偿专家无法为上述专利使用费提供充分的证据，联邦巡回上诉法院就此进行新的审判，联邦地区法院不适当地排除与这些损害有关的证据。

接下来，联邦巡回上诉法院推翻了陪审团的裁决，即百力通的行为属于蓄意侵权。同时废除了联邦地区法院判付的加重损害赔偿金，并要求联邦地区法院判定是否有必要对百力通的行为是否属于蓄意侵权进行重新审判。就蓄意侵权而言，联邦巡回上诉法院明确指出，联邦地区法院错误地将有关百力通诉讼辩护的证据作为不合理的现有技术证据排除在外，因为这些证据可能与百力通的主观意图以及被诉侵权时对其侵权行为的知晓程度有关。鉴于此，联邦巡回上诉法院明确表示，有关蓄意侵权的案件应交由陪审团审理，而非联邦地区法院。

在Halo一案中，联邦最高法院判定：“由于专利侵权人明知其行为侵权但却故意侵权，因此可以判付加重损害赔偿，而不用考虑其侵权行为是否客观上鲁莽。”因此，根据Halo一案，联邦地区法院不再将被诉侵权者的辩护是否客观合理作为门槛标准。相反，应由陪审团来决定侵权行为是否属于蓄意侵权行为。在本案中，将现有技术从蓄意侵权审判中排除的唯一依据是联邦地区法院的决定，即百力通的诉讼申辩不合理。

但是，将与百力通被诉时的心理状态有关的证据排除在外的决定与Halo一案中所阐明的标准并不一致，因为后者规定有关蓄意侵权的问题应由陪审团审理，而非联邦地区法院。联邦地区法院必须重新考虑陪审团对百力通是否在被诉时知晓现有技术，或者证据是否涉及百力通的诉讼有关防御进行审判时将现有技术证据排除在外时做出的决定。

联邦巡回上诉法院还维持联邦地区法院驳回百力通提交的第5987863号专利的第1项权利要求无效的简易判决动议以及懈怠动议。

（编译自www.lexology.com）