简评《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》

2020年9月10日，最高人民法院向社会公布了《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（下称“《规定》”），该规定于2020年9月12日起施行。在起草该规定的过程中，曾于2018年7月、2020年4月两次向社会公开征求意见，最终成稿，这也是最高人民法院第一次就专利授权确权行政案件审理过程中出现的问题作出规定。

该规定共32条，涉及专利授权确权行政案件审理的程序、实体等各个方面，其中很多条款在司法实践中已经成为业界共识，在该规定中形成条文予以固定，还有一些条款对于争议问题做了明确，同时还删除了个别《征求意见稿》中曾公开征求意见但存在较大争议的条款，本文对该规定中涉及的主要条款进行了梳理。

与程序相关的条款

1.明确了法院可以撤销或部分撤销无效决定，并且视情况判决是否发回重新作出无效决定。

《规定》第二十四条规定“无效决定对于权利要求书中的部分权利要求认定错误但其余权利要求正确、部分外观设计认定错误但其余外观设计认定正确”，例如：权利要求书包含权利要求1-3，其中法院认为权利要求3的认定错误，但权利要求1-2的认定正确；亦或例如一项外观专利包含三个设计，其中设计3的认定错误，但设计1-2的认定正确；在这种情形下，依照第二十四条的规定，法院可以部分撤销无效决定。该条款并未指明在部分撤销的情况下是否需要发回要求专利行政部门重新作出无效决定，但该条款引用的《行政诉讼法》第七十条，其规定的是“人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为”，此处用的是“可以”的表述方式，我们可以审慎的推知，《规定》第二十四条中在部分撤销无效决定的情况下需要发回并要求专利行政部门重新作出无效决定。而对于无效决定中未撤销的部分将生效，在对应的民事侵权或其他专利纠纷程序中可以直接援引该无效决定的生效部分。

《规定》第二十五条规定了“被诉决定对当事人主张的全部无效理由和证据均已评述并宣告权利要求无效，人民法院认为被诉决定认定该权利要求无效的理由均不能成立的，应当判决撤销或者部分撤销该决定，并可视情判决被告就该权利要求重新作出审查决定”，该条款适用有两个前提条件（1）被诉决定对当事人主张的全部无效理由和证据均已评述（注：针对后文提及的特定权利要求的无效理由和证据均已评述）；（2）被诉决定认定该权利要求无效的理由均不能成立；这种情形下，法院不是可以而是应当选择撤销或者部分撤销该决定，并且可以根据情况，决定是否判决被告就该权利要求重新作出审查决定，但该条款并未强制规定一定要重新作出审查决定。如果在未要求重新作出审查决定的情形下，是不是意味着撤销或部分撤销该无效决定的判决书可以直接作为认定该权利要求有效的依据？

总体而言，这两个条款的主要目的是针对目前专利授权确权程序中，当无效决定中的认定存在部分错误、部分正确时，法院只能选择判决撤销整个无效决定并将案件发回专利行政部门重新作出决定的方式审理。这样的操作会导致整个审理程序拉长且过多占用司法和行政资源，而且专利效力始终处于待定状态。在专利案件双轨制的审理制度下，不利于尽快解决专利纠纷。通过这两个条款的规定，意欲赋予司法机关更多操作空间，提高司法和行政效率。

2. 明确了专利授权确权行政程序中“违反法定程序”的几种情形，明确了行政诉讼司法程序中的“一事不再理原则”。

在专利授权确权的行政诉讼司法程序中，因程序不合法被撤销的决定占总数的比例很低，这很大程度上与《专利法》制度的相对严谨性、专利行政部门审查的规范性相关。《规定》第二十三条中规定的几种情形涉及《专利审查指南》中已经规定的“请求原则”、“听证原则”等，实质上并未引入新的内容，但通过列举的形式使得程序问题更加清晰和明确化。其中“（五）主动引入当事人未主张的公知常识或者惯常设计，未听取当事人意见且对当事人权利产生实质性影响的”，这一点涉及《专利审查指南》第四部分第三种4.1节部分中合议组依职权审查中的第（7）种情形，在当事人请求书中未主张公知常识或者惯常设计的情况下，合议组可以依职权引入，但引入的前提是需要满足“听证原则”，即必须听取当事人的意见，否则将视为违反法定程序。

《规定》第二十六条指出，对于发回重审的案件，如果重新作出的无效决定所依据的是行政诉讼司法程序中法院已经审理过的事实和理由，则这种情况下，当事人将不能就该重新作出的无效决定提起行政诉讼，已经受理的，裁定驳回起诉。其实质就是法院不会针对相同的事实和理由进行二次审理，与行政程序中的“一事不再理”原则相同。

3. 明确了公知常识和惯常设计的举证责任分配以及“新的证据”的接受情形。

《规定》第二十八条明确法院可以要求提出“公知常识或惯常设计”主张的当事人（包括被告专利行政部门）提交相关证据证明其主张，这也为在当事人未提交证据的情况下，法院可以据此作出不利于该当事人的结论提供了依据，但并未排除在当事人未举证的情况下法院认可该主张的可能性。

《规定》第二十九条和第三十条中对于是否接受专利授权确权程序中未提供、但在司法程序中提供的“新的证据”作出了明确规定，其中对于申请人和专利权人所提交的“新的证据”采取了“接受是常态，不接受是例外”的相对宽容的态度，只要与专利授权和维持专利权有效有关，一般都予以接受；这是考虑到，在不接受申请人和专利权人提交的“新的证据”的情况下，其将无法获得其他救济。而对于无效请求人而言，则采取了“不接受是常态，接受是例外”的态度，给出了五种特别的可以接受的情形：用于证明主张过的公知常识或惯常设计、证明本领域技术人员或一般消费者水平、证明设计空间或现有设计整体状况、补强证据、反驳证据，除此以外的证据，一般不予接受；这是考虑到，请求人可以通过提起新的无效程序，在新的程序中使用“新的证据”来获得救济，在现有的司法程序中不接受“新的证据”不会实质性损害其利益。

与发明和实用新型专利实体审查相关的条款

1.民事程序和行政程序中权利要求保护范围确定的异同。

在最高人民法院民三庭负责人就该《规定》答记者问中提到“权利要求解释是各界最为关注的问题之一”，而民事程序和行政程序中在解释权利要求时的不同点在多个案例、多篇文章中都曾涉及，在最高人民法院（2010）知行字第53-1号判决书中曾对两个程序中对权利要求进行解释的差异性作出论述：“无论在专利授权确权程序还是在专利民事侵权程序中，客观上都需要明确权利要求的含义及其保护范围,因而需要对权利要求进行解释。在上述两个程序中，权利要求的解释方法既存在很强的一致性，又存在一定的差异性…在专利授权确权程序中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围,对专利权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断…在专利民事侵权程序中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对被诉侵权技术方案是否落入专利保护范围作出认定…前述两个程序中权利要求解释方法的差异突出体现在当事人意见陈述的作用上，在专利授权确权程序中,申请人在审查档案中的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考,而不是决定性依据。而在专利民事侵权程序中解释权利要求的保护范围时，只要当事人在专利申请或者授权程序中通过意见陈述放弃了某个技术方案，一般情况下应该根据当事人的意见陈述对专利保护范围进行限缩解释”。

此次出台的《规定》对于专利确权程序中权利要求保护范围的确定，刻意的采用了“界定权利要求的用语”的说法，而没有采用“权利要求解释”的说法，笔者推测其是特别的为了与专利民事侵权程序中“权利要求解释”区分开。特别的，在《规定》第三条中明确“已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述”对于专利确权程序中“界定权利要求的用语时”也仅仅是可以参考，而非限定。这也暗示，确权程序是独立的承载着对权利要求确定出一个的合理的保护范围的使命。

2. 与《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》对齐。

虽然上文提到民事程序和行政程序中权利要求保护范围确定存在的区别，但很多其他规则在两个程序中又是一致的。此次《规定》的第四条、第九条、第十四条第一款，都是与在先2016年公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》保持统一，其涉及权利要求中的明显错误、功能性限定、设计空间等的认定。

3. 对于药品专利中提交的补充实验数据的审查放开，但接受程度尚需进一步观察。

2017年4月1日，国家知识产权局发布《关于修改专利审查指南的决定》，删除了第二部分第十章3.4.2“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”；增加了“3.5关于补交的实验数据判断说明书是否公开，以原说明书和权利要求记载的内容为准。对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所述技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。此次指南修改之后，在审查实践中，对于补交实验数据所证明的技术效果是否是所述技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到，存在很多争议，一些案件中审查员认为相关的技术效果并不能从专利申请公开的内容中得到，因此不接受所提交的实验数据。

《规定》第十条规定“药品专利申请人在申请日以后提交补充实验数据，主张依赖该数据证明专利申请符合《专利法》第二十二条第三款、第二十六条第三款等规定的，人民法院应予审查”，删除了原来征求意见稿中关于“本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认该技术效果的，在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认该技术效果的”等的限定，也比《专利审查指南》的上述修改更进一步。但是《规定》的第十条只是规定应予以审查，但审查之后是否被接受，这一点未做规定，交由法院来最终确定和把关。

从《规定》第十条可以看出司法层面对于药品专利补充实验数据的态度有逐渐放宽的趋势，这也是对社会上强烈的促进药品创新、加强药品保护的需求的一种回应。但这样的规定是否会引发进一步的问题，特别是在研发尚未得到验证就申请专利争抢申请日的这种情况，是否会有所抬头，这依赖于后续司法实践来进一步验证。

4. 与确权程序中最常用无效理由“说明书公开不充分、权利要求得不到说明书支持、权利要求不清楚、缺乏创造性”相关的条款。

在专利确权程序中，使用频率最高的就是《专利法》第二十二条第三款涉及的权利要求缺乏创造性，其次还有《专利法》第二十六条第三款的说明书公开不充分、《专利法》第二十六条第四款的权利要求得不到说明书支持和权利要求不清楚。《规定》第六、七、八、十二、十三条中对于涉及上述条款的审理标准做了进一步规定，这是对历年来审查实践的总结，基本属于业界共识，但是对于争议较大的《专利法》第三十三条“修改超范围”的问题，《规定》没有涉及。

需要特别说明的是，《规定》第十三条涉及创造性判断，其中规定了在案件审理过程中常常会遇到的情形，即，专利与现有技术的区别技术特征的技术效果在专利中未记载。技术效果的认定是创造性判断的重要考量因素，在个别案件的审理中，出现了因没有记载技术效果而被直接认定权利要求缺乏创造性的情形。第十三条明确规定“可以结合所属技术领域的公知常识，根据区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系，区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等，认定所属技术领域的技术人员所能确定的该权利要求实际解决的技术问果而直接否定权利要求的创造性题”，虽然实践中在结合公知常识对区别技术特征实际解决技术问题的判断还存在主观性和不确定性，但至少该条款明确了不能因为说明书没有记载技术效。

与外观设计专利实体审查相关的条款

《规定》从第十四条开始到第二十二条，共9条，均与外观设计专利相关，可见外观设计专利在《规定》占据较大份量。

1. 对《专利法》二十三条二款中“设计启示”做了进一步细化。

《规定》第二十条具体细化了七种存在设计启示的情形，吸收了《专利审查指南》第四部分第五章6.2.2节规定的转用和6.2.3节规定的组合的情形，又做了进一步的限制，要求“将特定种类产品的设计特征转用于外观专利产品”、“将不同的特定种类产品的外观设计特征进行拼合”时，必须满足在现有设计中公开了这种转用和拼合。这也对外观设计专利的无效程序中，采用不同种类产品的外观设计作为现有技术进行转用或拼合的启示提出了更高的要求，这一点与目前在确权程序中专利行政部门把握的标准基本一致。

2. 统一了《专利法》二十三条一款中“属于现有设计”、“抵触设计”以及《专利法》第九条“同样的发明创造”的判断标准。

《专利法》第二十三条第一款规定了“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”，《专利法》第九条规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”。对于上述三处出现的不同的概念“属于现有设计”、“抵触设计”、“同样的发明创造”的判断标准，很容易引发不同的认识。此次《规定》第十七条、十八条和十九条明确上述三个概念的判断都应遵循同一个标准，即“整体视觉效果相同或者属于仅具有局部细微区别等实质相同”。

3. 明确提出了设计空间的概念，并且给出了确定设计空间考虑的因素

设计空间最早出现在一些判例和文章中，2016年，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十四条首次把设计空间的概念写入司法解释中。此次《规定》保持了与该司法解释（二）一致的表述，但明确对于授权确权案件而言，与侵权判断不同，判断时间应以申请日为准。同时列举了五个设计空间认定中需要考虑的因素：产品功能用途；现有设计的整体状况；惯常设计；法律、行政法规的强制性规定；国家、行业技术标准；并给出了兜底条款。在实践中，与上述因素相关的证据都可以用作确定设计空间的依据。

4. 明确《专利法》第二十三条第三款“合法权利”中包含“合法权益”，删除了关于依据权利冲突为由提起外观设计专利无效的请求人身份的相关条款。

《专利法》第二十三条第三款规定了“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”，此处限定的是“合法权利”。权利是一种由法律赋予个人的权利力量，其目的旨在满足人的利益[1]。如果对“合法权利”做狭义理解，将会排除一些虽然未由法律直接赋予但是可以为个人带来利益的权益。此次《规定》第二十二条明确在先权利包括“作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像，以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益”，将合法权利或者权益纳入权利冲突的范畴，可以更好保护其他主体的合法在先权利和权益，避免权利冲突。

对于依据《专利法》第二十三条第三款权利冲突提起无效的请求人的身份的争议一直存在，之前曾有多个相互冲突的判例。一部分观点认为不应当限制提起无效的请求人的身份，只要能够证明存在在先权利存在权利冲突即可；一部分观点认为无论从证明在先权利的能力的角度，还是从权利冲突所导造成后果的角度，都与他人无关，需要将提起无效的请求人的身份限制为在先权利人或利害关系人。在之前发布的《征求意见稿》第二十四条第二款规定“专利权人以无效宣告请求人并非在先合法权利人或者利害关系人为由，主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院不予支持”，但是在最终发布的版本中删除了该条款。这是默认提起无效的请求人的身份必须是在先权利人或利害关系人？还是进行了开放性的设置？这一点有待后续司法实践的进一步确认。

适用规定

该《规定》于2020年9月10日公布，自2020年9月12日起实施，对于正在审理中的一、二审案件，《规定》直接适用，对于已经生效的案件，将不再适用。

[1]参见《民法总则研究》，王利明