禁止反悔原则在限制专利等同侵权中的运用

一、专利等同原则的基本含义

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定：等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。该款规定，等同原则的判断主体为本领域的普通技术人员，而不是水平较高的技术人员或研发团队，是否能够联想到要以本领域普通技术人员的标准来判断。

确切的说，等同原则是指专利权的保护范围不仅包括权利要求记载的必要技术特征，而且包括与该必要技术特征实质上等同的技术特征。尽管被控侵权物不具备专利权利要求全部的技术特征，但是其不具备的技术特征在被控侵权物上能够找到该特征的等同替换物，此种情况下，被控侵权物判定为侵权。其中，必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于现有技术中所述的其他技术方案，独立权利要求记载的所有技术特征都是必要技术特征。

例如，一项专利的权利要求为：一种动态物理屏蔽净化器，其特征在于，包括中心盘和数根圆形辐条，所述辐条一端呈径向辐射地固接在所述中心盘上，设置在同一平面内的辐条的直径与辐条的根数的积的值满足大于等于46，小于等于460，计算时，辐条的直径以毫米为单位，且辐条的直径大于或等于0.3毫米。该发明专利的说明书载明：“本发明与圆形板状净化器相比，由于本发明辐条是圆形的，故其正面和侧面均为曲面，不存在圆形板状净化器的阻风等问题，故其净化率高。”

被诉侵权产品的产品特征为：包括中心盘和140根正六边形辐条外加四根宽度为五毫米，厚度为两毫米左右的扇叶呈十字连接在中心盘上，并且将整个中心盘分割成四块扇形结构，所述六边形辐条一端呈径向辐射的固结在所述中心盘上。

将被诉侵权产品的技术特征和涉案专利的全部必要技术特征进行比对，被诉侵权产品包括中心盘和140根正六边形辐条，所述辐条一端呈径向辐射的固接在所述中心盘上，设置在同一平面内的正六边形辐条的外接圆和内切圆直径均大于0.3毫米（分别是1.65毫米和1.49毫米），外接圆和内切圆直径与辐条的根数（140）的积的值（分别为231,208.6）满足大于等于46，小于等于460。两者不同之处在于：涉案专利的技术特征辐条的横截面为圆形，而被控侵权产品辐条的横截面为正六边形，其他技术特征相同。本领域普通技术人员在看到涉案专利的圆形辐条时很容易想到与之接近的六边形辐条，并且认为二者在油烟净化效果上没有差异，所以被控侵权产品构成等同侵权。

等同原则的运用扩大了专利的保护范围，即使是权利要求的字面含义未涉及的非实质性变体，但该变体也构成专利侵权，该原则在侵权诉讼中的运用极大的增加了被控侵权方的侵权风险，但禁止反悔原则可有效抗辩等同原则的运用，降低被诉侵权方的侵权风险。

二、禁止反悔原则的基本含义及其具体应用

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。禁止反悔原则是指专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。

禁止反悔原则的具体应用方式存在如下几种情况：

1、在涉案专利的申请过程中，为了使其权利要求书得到说明书的支持，对涉案专利的权利要求书进行修改。

案例：湖北某药业公司与某外资公司及专利权人侵犯专利权纠纷

涉案专利的权利要求1为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4～8份，葡萄糖酸锌0.1～0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8～1.2份。”专利权人将该涉案专利独占许可某外资公司实施。2006年某外资公司诉湖北某药业公司侵犯上述专利权。

涉案专利原本的独立权利要求为可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。在第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其他的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改。申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

被控侵权产品的成分为：每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、盐酸赖氨酸100mg。

该案争议的焦点之一为：活性钙与葡萄糖酸钙是否等同。因专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。

2、在涉案专利的申请过程中，为了使涉案专利获得授权，对涉案专利的权利要求进行修改。

案例：某专利权人与深圳某公司侵害发明专利权纠纷

涉案专利记载的技术特征为：一种电子琴用键盘，包括：顶部衬垫，该顶部衬垫有多个第一键和第二键，这些第一键和第二键与顶部衬垫的顶表面形成一体，并布置在该顶表面上；底部衬垫，该底部衬垫的宽度相对延伸，且从形状上看，该底部衬垫的顶表面与顶部衬垫的底表面相对应，这样，顶部和底部衬垫的边缘彼此粘接，以及柔性印刷电路板，该柔性印刷电路板插入顶部和底部衬垫之间，通过粘接顶部和底部衬垫的边缘而密封在它们之间，并形成有与上述第一和第二键相对应的接触部分，并且在该柔性印刷电路板的长度方向的一端设有接地部分；其中，第一和第二凹口形成于顶部衬垫的底表面上，以便在形状和位置上与第一第二键以及柔性印刷电路板上的接触部分相对应，以及该顶部和底部衬垫以及上述第一和第二键由硅橡胶材料制成，并用颜料着色，且利用墨水进行描绘，从而使该顶部和底部衬垫有预定颜色；而且，上述顶部衬垫还在同上述接地部分对应的一端形成有第一装配部分，该第一装配部分朝着最外端增厚。上述底部衬垫还在同上述接地部分对应的一端的底表面上形成第二装配部分，该第二装配部分与第一装配部分相对应，并沿横向方向向下凸出一定厚度。在组装时，上述第一装配部分与上述第二装配部分能够相对着紧密接触，以便插入并固定到外部的控制器中，使上述柔性印刷电路板的接地部分同上述控制器连接。

专利权人在答复第一次审查意见通知书时，权利要求中增加了新的技术特征：“在该柔性印刷电路的长度方向的一端设有接口部”；以及“上述形成顶部衬垫的步骤还包括在该顶部衬垫的、同上述接口部对应的一端形成第一装配部分的步骤，该第一装配部分朝着最外端增厚；上述形成底部衬垫的步骤还包括在该底部衬垫的、同上述接口部对应的一端的底表面上形成第二装配部分的步骤，该第二装配部分与第一装配部分相对应，并沿横向向下凸出预定长度；在组装时，上述第一装配部分与上述第二装配部分能够相对着紧密接触，以便插入并固定到外部的控制器中，使上述柔性印刷电路板的接口部同上述控制器连接。

专利权人在答复第二次审查意见通知书时将权利要求中记载的“接口部”修改为原说明书中记载的“接地部分”。

本案争议的焦点在于权利要求中记载“插入并固定”的术语解释问题，原告认为“插入并固定”包含了不可拆卸式地插入并固定，而被告认为“插入并固定”应仅指插拔式地插入并固定。从文本解释的角度来看，权利要求中所记载的“插入并固定”连接方式，应包含“可活动式固定”和“不可活动式固定”两种连接方式，但由于专利权人在专利申请过程中，对“插入并固定”技术特征作了限制性解释，应当理解为键盘与控制器之间仅仅为插拔式的连接结构，而非不可拆卸式的连接结构，所以深圳某公司并未侵害该涉案专利。

3、在涉案专利的无效过程中，为了避免涉案专利被无效，对涉案专利的权利要求进行修改。

案例：某专利权人诉上海某公司专利侵权纠纷

涉案专利的独立权利要求为：“一种汽车地桩锁，其特征在于：它由底座（1）、芯轴（2）、活动桩（3）和锁具（4）构成，所述底座（1）固定在地面上，所述活动桩（3）通过芯轴（2）与座（1）相连，活动桩设有供锁具（4）插入的孔。”

案发后，涉案专利经过了无效程序，国家知识产权局复审委宣告上述专利权利要求1无效，在权利要求2、3、4的基础上维持专利权继续有效。

被控侵权产品系一种汽车地桩锁，该地桩锁的底座为一字形零件，固定在地面上，中间有凹槽，底座右端有一锁具固定其中，底座左端通过芯轴连接一个“∧”形零件，该零件左、右杆的上端活动连接，通过折叠，右杆可以嵌入左杆之中，右杆的底端有一通孔，在底座右端锁具锁起时锁舌插入该孔内，使右杆与底座相连，从而构成三角形的装置。

本案的争议焦点为：被控侵权产品有底座、芯轴及锁具，但没有活动桩，只有一个“∧”形零件（即伸缩臂），伸缩臂与两个活动桩是否构成等同侵权。

专利权人在权利要求书中并未对活动桩的结构形状作描述，但在专利无效宣告请求审查程序中，专利权人将活动桩限定为一字形的零件，端部有孔，专利权人对活动桩的前述限定应适用禁止反悔原则，所以被控侵权产品并未落入涉案专利的保护范围。

综上，在专利侵权判断中适用禁止反悔原则及适用等同原则，分别是对专利权的缩小与扩大，适用禁止反悔原则有效避免因适用等同原则引起的专利权过分扩大，如果不适用等同原则，则也没有运用禁止反悔原则的基础。在具体专利侵权诉讼中，被诉侵权方应灵活运用禁止反悔原则以有效限制等同替代原则的适用。